22.12.2020

Vaatimukset

Mindmax Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että tavaramerkki auto1 on viimeistään vuonna 2015 vakiintunut Suomessa Mindmax Oy:n tavaramerkiksi autoilmoitus- ja autonvälityspalveluille

2. kieltää Auto 1 Group GmbH:ta ja Autowholesale Automotive Finland Oy:tä 500.000 euron sakon uhalla käyttämästä Suomessa ajoneuvojen ostoon, myyntiin, muuhun vaihdantaan ja niihin liittyviin palveluihin nimeä tai merkkiä, johon sisältyy AUTO1

3. velvoittaa Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n estämään pääsyn Suomesta Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven suomen-, ruotsin- ja englanninkielisille sivustoille ja palveluihin siltä osin kuin näillä sivustoilla esiintyy merkki AUTO1.com

4. velvoittaa Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Mindmax Oy:lle kohtuullisen hyvityksen Mindmaxin tavaramerkin ja aputoiminimen loukkauksesta sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut.

Lisäksi Mindmax Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 37.030 eurolla, josta palkkion osuus on 34.980 euroa, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Asiassa on kysymys Mindmax Oy:n (jäljempänä myös Mindmax) tavaramerkin auto1 ja aputoiminimen Auto 1 sekä Auto 1 Group GmbH:n (jäljempänä myös Auto 1 Group) ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n (jäljempänä myös Autowholesale Automotive) käyttämän merkin AUTO1.com välisestä samuudesta tai sekaannusvaarasta.

Mindmaxilla on 30.1.2009 rekisteröity aputoiminimi Auto 1, jonka toimiala on "autoilmoituspalvelu".

Mindmaxin kansallinen tavaramerkki numero 271145 auto1 on rekisteröity tavaroille ja palveluille luokissa 16, 35 ja 38. Mindmax käyttää tavaramerkkiä verkkosivuilla auto1.fi tarjotakseen erilaisia vaihtoautoja ja niihin liittyviä palveluita autoliikkeille sekä kuluttajille. Mindmaxin asiakkaita ovat autoliikkeet, jotka maksavat siitä, että niiden myymät autot näkyvät Mindmaxin palvelussa. Mindmax myy myös mainostilaa ulkopuolisille mainostajille.

Mindmax on hakenut tavaramerkin numero 271145 auto1 rekisteröintiä 6.10.2017, mutta on käyttänyt tavaramerkkiä ja myös aputoiminimeä Auto 1 yhtäjaksoisesti 5.3.2009 alkaen. Tavaramerkki auto1 on myös käytön perusteella vakiintunut Mindmaxin autoilmoitus- ja autonvälityspalveluiden tavaramerkiksi jo ennen kuin Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive ovat ottaneet merkin AUTO1.com käyttöönsä Suomessa. Mindmaxilla on näin ollen aikaisempi oikeusperuste sekä tavaramerkin että aputoiminimen osalta.

Auto 1 Group GmbH on 27.8.2015 pyytänyt Mindmaxin suostumusta sille, että konsernin suomalainen tytäryhtiö saa ottaa käyttöönsä nimen Auto1.com Finland Oy. Mindmax on kieltänyt nimen käytön. Tästä huolimatta Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive ovat kesällä 2017 ottaneet käyttöön merkin AUTO1.com verkkosivustolla auto1.com/fi/ ja jatkavat sen käyttöä edelleen. Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive käyttävät merkkiä tarjotakseen asiakkaille erilaisia vaihtoautoja ja niihin liittyviä palveluita. Mindmaxin käsityksen mukaan Auto 1 Group on verkkosivuston auto1.com ja siihen sisältyvien erikielisten osioiden ylläpitäjä. Autowholesale Automotive puolestaan kuuluu samaan konserniin kuin Auto 1 Group ja käyttää merkkiä AUTO1.com Suomessa.

Suomessa oikeusperusteen tavaramerkkiin voi saada joko vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä tavaramerkin. Pelkkä merkin käyttöönotto ei tuo merkin käyttöönottajalle Suomessa mitään oikeuksia. Merkin tulee olla vakiintunut Suomessa, jotta sitä voitaisiin pitää oikeusperusteena pelkkään käyttöön perustuen. Tässä asiassa Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive eivät ole edes väittäneet merkkinsä vakiintuneen Suomessa.

Auto 1 Group GmbH:n saksalaisella toiminimirekisteröinnillä ja siihen perustuvalla toissijaisella tunnuksella Auto 1 ei ole merkitystä arvioitaessa aikaisinta oikeusperustetta Suomessa. Pariisin yleissopimuksesta ei seuraa Auto 1 Group ja Autowholesale Automotivelle aikaisempaa oikeusperustetta Suomessa. Tunnus Auto 1 ei ole tullut Suomen asianomaisissa elinkeinopiireissä tunnetuksi ennen Mindmaxin tavaramerkkirekisteröinnin hakemispäivää.

Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven käyttämä merkki AUTO1.com on käytännössä sama ja joka tapauksessa hyvin samankaltainen kuin Mindmaxin tavaramerkki auto1 ja aputoiminimi Auto 1. Kohdeyleisö ymmärtää merkin AUTO1.com päätteen .com viittauksena siihen verkkotunnukseen, jossa kysymyksessä oleva verkkosivusto sijaitsee. Verkkotunnuksen pääte ei ole yksilöivä tavaramerkin ja verkkotunnuksen sekaannusvaaraa arvioitaessa.

Lisäksi merkkiin AUTO1.com sisältyvä kuvio koostuu kahdesta tavanomaisesta väristä sekä kahdesta vinoneliöstä, jotka ovat yksinkertaisia geometrisia kuvioita. Nämä eivät vaikuta merkin erottamiskykyyn. Näin ollen vertailtavien merkkien ainoat eroavaisuudet eivät ole riittäviä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa. Lisäksi Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive käyttävät merkkiään myös sanamuodossa AUTO1.com, jolloin mainitut vähäisetkin eroavaisuudet poistuvat.

Sekä Mindmax että Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive käyttävät tunnuksia vaihtoautojen välittämiseen internetissä ja siihen liittyviin palveluihin, joten tarjottavat palvelut ovat samoja.

Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive käyttävät merkkiä AUTO1.com ainakin seuraaville palveluille, jotka sisältyvät Mindmaxin tavaramerkin numero 271145 auto1 luokissa 35 ja 38 kattamiin palveluihin:

- luokka 35: Luokiteltuihin ilmoituksiin liittyvät palvelut; Mainonta; Mainostilan vuokraus; Mainontapalvelujen tarjoaminen sähköisillä ilmoitustauluilla; Online-hintavertailupalveluiden tarjoaminen; moottoriajoneuvojen myyntiin liittyvät mainontapalvelut; Autojen myyntiä koskevien tietojen tarjoaminen internetissä.
- luokka 38: Kaukoviestintä; Elektroniset ilmoitustaulupalvelut; Tietokoneistetut ilmoitustaulupalvelut.

Mindmaxin aputoiminimen Auto 1 toimiala on puolestaan "autoilmoituspalvelu". Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive käyttävät merkkiä AUTO1.com myytävistä autoista ilmoittamiseen, joten ne tuottavat autoilmoituspalvelua. Palvelut ovat myös tältä osin samat tai samankaltaiset.

Mindmax tarjoaa merkillä ja aputoiminimellä Auto1 palveluita yrityksille ja kuluttajille. Autoliikkeet ostavat Mindmaxilta näkyvyyttä auto1.fi-sivustolla ja toisaalta kuluttajat löytävät autoja palvelun avulla.

Edellä todetuin tavoin tunnukset ovat samoja ja tarkoittavat samoja tavaroita sekä palveluita. Tällöin sekaannusvaaraa ei ole tarpeen arvioida, vaan merkin käyttö on suoraan lain nojalla kiellettyä. Joka tapauksessa merkkien välillä on ainakin sekaannusvaara.

Tavaramerkin tuottama yksinoikeus sisältää kielto-oikeuden myös toiminimen käyttöön. Merkin AUTO1.com käyttö on kiellettävä ja kiellon tehosteeksi on määrättävä uhkasakko. Uhkasakon on oltava riittävän suuri ollakseen tehokas, kun otetaan huomioon loukkauksen tahallisuus ja Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven konsernin liikevaihto. Kiellon tehokkuuden varmistamiseksi Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven tulee estää pääsy Suomesta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisille verkkosivustoille. Englanti on Suomessa laajalti osattu ja käytetty kieli, minkä johdosta kiellon käyttää merkkiä Suomessa voisi helposti kiertää tarjoamalla Suomeen englanninkielistä sivustoa.

Vaatimukset

Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus hylkää Mindmax Oy:n kanteen.

Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat vastakanteessaan vaatineet, että markkinaoikeus

1. kumoaa Mindmax Oy:n aputoiminimen Auto 1 rekisteröinnin ja

2. mitätöi Mindmax Oy:n tavaramerkin numero 271145 auto1 rekisteröinnin.

Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat lisäksi vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Mindmax Oy:n korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut yhteensä 102.048,10 eurolla, josta palkkion osuus on 98.985 euroa, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive eivät ole loukanneet Mindmaxin tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia.

Kanteen perusteena oleva Mindmaxin tavaramerkki numero 271145 auto1 ei ole erottamiskykyinen ja se on siten rekisteröity tavaramerkkilain vastaisesti ja tulee mitätöidä. Asiassa ei ole myöskään näytetty, että auto1 olisi käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi tai vakiintunut Mindmaxin tavaramerkiksi.

Kohdeyleisö ei miellä tavaramerkin auto1 osoittavan Mindmaxin tavaroiden ja palveluiden alkuperää, vaan se mielletään yleiskieliseksi ilmaisuksi hyvälaatuisille ja tasokkaille autoihin liittyville tavaroille ja palveluille. Tavaramerkissä sana "auto" ilmaisee palveluiden kohteena olevat tavarat ja sen perässä on numero 1, joka mielletään kohdeyleisön keskuudessa viittaukseksi muun ohella ensimmäiseen, parhaaseen ja ylivoimaiseen. Numeroa 1 käytetään lisäksi yleisesti osoittamaan markkinajohtajuutta. Suomalainen keskivertokuluttaja mieltää tunnuksen olevan "auto ykkönen". Kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ilman mitään päättelyketjua, että tavaramerkki viittaa autoihin liittyviin tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat hyvälaatuisia ja parempia kilpailijoihin nähden sekä mahdollisesti markkinajohtajia tuote- tai palvelukategoriassaan.

Muissa maissa rekisteröidyillä Auto 1 Groupin tavaramerkeillä ei ole merkitystä arvioitaessa tavaramerkin auto1 erottamiskykyä Suomessa suomalaisen kohdeyleisön kannalta. Myöskään se, että Auto 1 Groupilla on EU-tavaramerkit numero 017885462 AUTO1.COM, numero 017885465 AUTO1 GROUP ja numero 017885469 AUTO1, ei osoita tässä asiassa kysymyksessä olevien Mindmaxin auto1-tunnusten olevan erottamiskykyisiä. Kuvailevan tekstiosan sisältävien kuviomerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa nimenomaan kuvioelementeillä on ratkaiseva merkitys. Auto 1 Groupin toissijaisella tunnuksella Auto1 on Pariisin yleissopimuksen mukainen etuoikeus Mindmaxin tavaramerkkirekisteröintiin nähden ja se on näin ollen tavaramerkin rekisteröinnin este ja mitätöintiperuste.

Jos tunnus auto1 olisi erottamiskykyinen ja yksilöivä, Mindmaxilla voisi ylipäätänsä olla aikaisempi oikeus ainoastaan edellä mainitun vuonna 2009 rekisteröidyn aputoiminimen perusteella. Aputoiminimi Auto 1 ei kuitenkaan ole yksilöivä. Aputoiminimen Auto 1 yksilöivyyttä on arvioitava rekisteröityyn toimialaan eli autoilmoituspalveluihin nähden. Aputoiminimi ilmaisee, että liiketoiminta liittyy hyvälaatuisia tai hyväkuntoisia autoja koskeviin ja laadultaan korkeatasoisiin autoilmoituspalveluihin. Aputoiminimi Auto 1 mielletään siten näihin liittyväksi yleiskielen ilmaisuksi. Aputoiminimi on rekisteröity toiminimilain vastaisesti ja rekisteröinti tulee kumota. Lisäksi aputoiminimeä Auto 1 ei ole käytetty rekisteröidyssä muodossaan, vaan muodossa Auto1.fi sanallisesti tai logona. Näin ollen aputoiminimeä ei ole tosiasiallisesti käytetty aputoiminimen toimialalla ja rekisteröinti tulee kumota myös käyttämättömyyden perusteella. Edellä todetuin perustein Mindmaxilla ei ole yksinoikeuksia kanteen perusteina oleviin tunnuksiin.

Mindmax on hakenut tavaramerkkinsä rekisteröintiä Suomessa vasta 6.10.2017, kun taas Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive ovat ottaneet käyttöön Auto1 Groupin toiminimeen perustuvan tunnuksen Auto1 osana AUTO1.com-tunnustaan Suomessa jo vuonna 2014 ja käyttäneet sitä jatkuvasti siitä lähtien. Lisäksi Auto1 Groupin toiminimi on rekisteröity Saksassa 26.8.2015. Toiminimen hallitseva osa on Auto1, joka on toiminimilain mukainen toissijainen tunnus. Tällä toissijaisella tunnuksella on Pariisin yleissopimuksen mukainen etuoikeus Mindmaxin tavaramerkkirekisteröintiin nähden ja se on myös tavaramerkin rekisteröinnin este. Toissijainen tunnus on tullut Suomessa vakiintuneeksi ja joka tapauksessa tunnetuksi asianomaisissa elinkeinopiireissä ennen Mindmaxin tavaramerkin auto1 hakemisajankohtaa 6.10.2017. Verkkosivusto www.auto1.com on ollut saatavilla suomenkielisenä jo viimeistään 6.1.2015 lähtien. Suomenkielinen sivusto on siten ollut saatavilla, kun Autowholesale Automotive on 27.8.2015 pyytänyt Mindmaxilta suostumusta toiminimen AUTO1.com Finland Oy:n rekisteröinnille Suomessa.

Tavaramerkki auto1 ei ole myöskään tullut käytössä erottamiskykyiseksi tai vakiintunut, koska tavaramerkkiä ei ole käytetty kyseisessä muodossa. Tunnus auto1 ei ole voinut vakiintua Mindmaxin tavaramerkiksi, koska Mindmax ei ole käyttänyt tunnusta kyseisessä muodossa. Tunnusta on käytetty ainoastaan muodossa auto1.fi. Tunnusta ei ole myöskään käytetty tavaramerkinomaisella tavalla. Kohdeyleisö mieltää, että Mindmaxin kaupallinen tunnus on verkkotunnuspäätteen sisältävä auto1.fi, jota on käytetty useissa eri logomuodoissa tavaramerkinomaisella tavalla. Tunnuksen auto1 kuvailevuuden vuoksi sen vakiintuminen tavaramerkiksi edellyttäisi, että auto1 on irronnut sananmukaisesta yleismerkityksestään ja tullut tunnetuksi sekä kuluttajien että autojen jälleenmyyjien keskuudessa nimenomaan Mindmaxin erityisenä tunnuksena. Kohdeyleisö ei erota logokuviosta sanaosaa auto1, vaan mieltää sen verkkotunnuksen sisältävänä logona.

Siinäkin tapauksessa, että Mindmaxilla katsottaisiin olevan aikaisemmalla etusijalla olevat tavaramerkki- ja toiminimioikeus, kokonaisuutena arvioiden sekä AUTO1.com-tunnus että AUTO1.com-logo eroavat loukatuksi väitetyistä auto1-tunnuksista. Kohdeyleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa. Loukatuiksi väitetyt tunnukset ovat niin heikosti erottamiskykyisiä tai yksilöiviä, että sekaannusvaaraa ei ole. Sana "auto" ilmaisee myytäviä ja mainostettavia tuotteita ja numero 1 tavaroiden tai myyntipalveluiden laatua ja paremmuutta. Näistä osista muodostettuja tunnuksia on pidettävä ajoneuvojen huutokauppapalveluja ja autoilmoituspalveluja kuvailevina ja niiden suoja-ala on enintäänkin hyvin kapea.

Sekaannusvaaran arvioinnissa tulee keskittyä kuviollisiin osiin ja verkkotunnuspäätteisiin. Sekaannusvaaran poistaa myös se seikka, että Mindmax on käyttänyt auto1-tunnuksiaan ainoastaan verkkotunnuspäätteen sisältävässä muodossa auto1.fi ja täysin erilaisessa logomuodossa kuin missä Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive ovat käyttäneet logoaan auto1.com. Logojen kuvioelementeissä ja väreissä ei ole mitään samankaltaisuuksia.

Asian arviointi ei muuttuisi, vaikka Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive käyttäisivät merkkiään AUTO1.com sanamuodossa. Verkkotunnuspääte .com erottaa merkin Mindmaxin tavaramerkistä auto1 tai aputoiminimestä Auto 1. Pääte on merkin olennainen osa. Merkkiä käytetään yksilöimään Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive ja lisäksi sitä käytetään taivutetussa muodossa kuten toiminimeä.

Kaupallisissa tunnuksissa verkkotunnuspäätteitä .fi ja .com ei mielletä pelkästään viittauksena tiettyyn verkko-osoitteeseen. Kaupallisten tunnusten yhteydessä verkkotunnuspäätteet mielletään osaksi kyseistä kaupallista tunnusta, jolloin niiden käytöllä on merkitystä sekä sekoitettavuusarvioinnissa että yksinoikeuksien vakiintumis- ja käyttöarvioinnissa. Verkkotunnuspääte on verkko-osoitteen välttämätön osa. Sen sijaan verkkotunnuspäätteet eivät ole tavaramerkin välttämättömiä osia eikä niitä mielletä teknisluonteisiksi päätteiksi tavaramerkkien yhteydessä, vaan ne ovat osa tavaramerkkiä.

Verkkotunnuspäätteellä on merkitystä sekaannusvaaran arvioinnissa erityisesti heikosti erottamiskykyisten merkkien osalta. Tavaramerkkien välinen vertailu tehdään niiden antaman kokonaisvaikutelman perusteella, eikä merkkejä tule keinotekoisesti jaotella eri osiin. Kun vertailtavat merkit ovat hyvin heikosti erottamiskykyisiä, vähäisilläkin merkkien välisillä eroilla on merkitystä merkkien välisessä kokonaisarvioinnissa.

Loukatuiksi väitettyjen auto1-tunnusten ja AUTO1.com-tunnuksen sekä AUTO1.com-logon välillä ei ole sekaannusvaaraa senkään vuoksi, että tunnuksilla tarjotut palvelut eivät ole samankaltaisia. Mindmaxin ja Auto 1 Groupin sekä Autowholesale Automotiven liiketoimintamallit eroavat selkeästi toisistaan.

Mindmaxin autoilmoituspalvelut koskevat mainostilan ja -alustan tarjoamista kolmansille osapuolille verkkosivustolla www.auto1.fi. Kyseisen sivuston kautta sekä yritykset että yksityishenkilöt voivat tehdä ajoneuvon myynti-ilmoituksen. Mindmax tarjoaa siten vain verkkoalustaa autojen myynti-ilmoituksille eikä se itse myy autoja tai toimi yksittäisten autojen välittäjänä. Mindmax tarjoaa autoliikkeille alustan, jonne autoliikkeet saavat omia vaihtoautojaan näkyviin. Alustan kautta ostajat voivat löytää eri autoliikkeiden myymiä autoja ja ostaa ne kultakin liikkeeltä. Palvelut on suunnattu autoalalla toimiville yrityksille ja jälleenmyyjille.

Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive taas tarjoavat autoliikkeille autoja ostettavaksi suoraan auto1.comilta eli harjoittavat autojen tukkukauppaa. Niillä on oma autovarasto ja ne ylläpitävät omaa verkkokauppaa, jossa ne myyvät autoja seuraavalle jälleenmyyntiportaalle. Kyseinen autokauppa on suunnattu yksinomaan vaihtoautojen jälleenmyyjille, eikä se ole tarjolla kuluttajille. Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven harjoittama autojen tukkukauppa oman verkkokauppasivuston välityksellä ei ole samankaltaista liiketoimintaa kuin autoilmoituspalvelujen ja mainospalveluiden tarjoaminen.

Tosiasiallisen sekoitettavuuden mahdollisuuden sulkee pois sekin seikka, että AUTO1.com-tunnuksella ja -logolla tarjottavat palvelut ovat saatavilla ainoastaan Auto1 Groupin ja Autowholesale Automotiven rekisteröidyille yritysasiakkaille ja edellyttävät kirjautumista palveluun. Palveluiden ja liiketoiminnan suuntaaminen yritysasiakkaille on erittäin kohdennettua juuri tälle kohderyhmälle.

Asiassa merkityksellinen kohdeyleisö koostuu yritysasiakkaista eli autoalan ammattilaisista. Tällaisen kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on huomattavasti korkeampi kuin keskivertokuluttajan. Ei ole vaaraa, että kohdeyleisö mieltäisi, että tunnuksella www.auto1.fi toimiva myynti-ilmoitusten verkkoalusta ja tunnuksella www.auto1.com toimiva puhdas autojen tukkukauppa olisivat peräisin samasta lähteestä, kun palveluiden erilaisuuden lisäksi otetaan huomioon merkkien yhtenäisten osien "Auto1" kuvailevuus ja heikko erottamiskyky sekä käytössä olevien logojen erilaisuus.

Kiellon tehosteeksi määrättävää uhkasakkoa koskeva vaatimus on perusteeton ottaen muun ohella huomioon, että asianosaiset eivät harjoita kilpailevaa toimintaa ja tarjottavat palvelut ovat erilaisia. Joka tapauksessa tavaramerkin tuottama yksinoikeus ei sisällä oikeutta kieltää toiminimen käyttämistä tavaroiden tunnuksena, jos toiminimen mainitunlainen käyttö on ollut hyvän liiketavan mukaista. Auto 1 Groupilla on ollut oikeus käyttää toiminimeään ja siihen sisältyvää toissijaista tunnusta Auto1 sekä yritystunnuksenaan että palveluidensa tunnuksena Suomessa hyvän liiketavan mukaisesti myös siinä tapauksessa, että ulkomaisen toiminimirekisteröinnin perusteella ei katsottaisi olevan aikaprioriteettia. Tunnusta Auto1 on käytetty johdonmukaisesti Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven liiketoiminnassa Mindmaxin tunnuksesta poikkeavalla ulkoasulla ja tunnuksen yhteydessä on aina käytetty päätettä ".com" erottamaan se Mindmaxin tavaramerkistä auto1, jota taas on käytetty muodossa auto1.fi.

Mindmax on vaatinut Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven velvoittamista estämään pääsyn Suomesta niiden suomen-, ruotsin- ja englanninkielisille sivustoille ja palveluihin siltä osin kuin näillä sivustoilla esiintyy merkki AUTO1.com. Vaatimus on kohtuuttoman laaja eikä saa tukea kanteen perusteluista. Jos kieltoa koskeva kannevaatimus hyväksyttäisiin, kiellon toteuttamiseksi olisi riittävää, että loukkaavaksi katsottavien merkkien käyttö verkkosivuston www.auto1.com suomenkielisessä versiossa lopetetaan tai ne muutetaan.

Vaatimukset

Mindmax Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vastakanteen ja velvoittaa Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.060 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Auto 1 Group on hakenut rekisteröitäväksi EU-tavaramerkit numero 017885462 AUTO1.COM, numero 017885465 AUTO1 GROUP ja numero 017885469 AUTO1. Vaikka rekisteröintejä vastaan on tehty väitteet, rekisteriviranomainen on kuitenkin katsonut kyseiset merkit erottamiskykyisiksi. Lisäksi Auto 1 Group on hakenut ja saanut rekisteröinnit merkille AUTO1.COM ainakin Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Benelux-maissa sekä Puolassa. Kaikki rekisteröinnit sisältävät muun ohella palvelut luokassa 35.

Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven merkin kuvioelementti koostuu kahdesta vinoneliön muotoisesta yksinkertaisesta geometrisestä kuviosta, jotka eivät vaikuta merkin erottamiskykyyn. Siten merkin ainoa erottamiskykyinen osa on sen sanaelementti AUTO1.COM.

Mindmaxin tavaramerkki auto1 on erottamiskykyinen. Se ei kuvaile suoraan merkin haltijan toimintaa, koska tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota merkin kokonaisvaikutelmaan, eikä sen eri osien itsenäiseen erottamiskykyyn. Vaikka sana "auto" ja numero 1 olisivatkin erikseen erottamiskyvyttömiä, voi niiden yhdistelmä silti olla erottamiskykyinen.

Merkki auto1 ei ilmaise, että autoilmoituspalvelut koskisivat erityisen hyvälaatuisia tai laadukkaita autoja. Mindmaxin palvelussa on kaikenlaisia ja kaiken laatuisia autoja. Mindmaxin merkin merkityssisältö luo ennemminkin mielikuvan siitä, että Mindmaxin tarjoama palvelu on ensisijainen muihin palveluntarjoajiin nähden eli että se on palvelu, mistä autoa kannattaa ensimmäisenä hakea, esimerkiksi valikoiman laajuuden perusteella. Se ei siten kuvaile Mindmaxin palveluita, vaan luo mielikuvan siitä, että palvelu on jollain tavoin parempi kuin kilpailevien palveluntarjoajien palvelut. Siten merkki on suggestiivinen eli erottamiskykyinen, mistä ovat osoituksena sekä Mindmaxin että Auto 1 Groupin tavaramerkkirekisteröinnit. Yhdistelmällä auto1 ei siten ole mitään yleismerkitystä Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven väittämin tavoin. Kohdeyleisö ei pysty merkistä suoraan päättelemään tarjottavien tavaroiden ja palvelujen laatua, vaan sen merkityksen mahdollinen ymmärtäminen vaatii vähintäänkin päättelyketjun. Tämä tekee merkistä erottamiskykyisen.

Tavaramerkki auto1 on joka tapauksessa tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi. Tunnusta on käytetty yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 saakka autoilmoituspalveluille. Tavaramerkkiä ei saa erottamiskyvyn puutteen vuoksi mitätöidä, jos se on tullut käytössä erottamiskykyiseksi ennen mitätöintiä koskevan kanteen vireilletulopäivää.

Verkkotunnuspäätteet .fi tai .com ovat teknisesti välttämättömiä asianosaisten verkkosivujen löytämiseksi. Asianosaiset tarjoavat palveluitaan nimenomaan internetissä. Kohdeyleisö ymmärtää verkkotunnuspäätteiden viittaavan tiettyyn internet-osoitteeseen. Niillä ei ole vaikutusta erottamiskyvyn tai sekaantumisvaaran arviointiin.

Auto 1 Group ja Autowholesale Automotive ovat vaatineet Mindmaxin aputoiminimen Auto 1 rekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden perusteella. On sinänsä riidatonta, että aputoiminimen rekisteröinti on yli viisi vuotta vanha ja se voitaisiin kumota, jos sitä ei olisi käytetty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ennen kumoamisvaatimuksen tekemistä eli 13.2.2015 — 13.2.2020. Aputoiminimeä on kuitenkin käytetty mainittuna ajanjaksona Mindmaxin palvelussa, mainoskampanjoissa ja laskuissa yksilöimään kyseisellä aputoiminimellä harjoitettua liiketoimintaa. Mindmaxin verkkosivuilla on vuosina 2015 — 2019 käynyt yhteensä yli viisi miljoonaa käyttäjää.

Asiakirjatodistelu

Mindmax Oy

1. Ote tavaramerkkirekisteristä
2. Tuloste Mindmaxin Internet-sivuilta
3. Mindmaxin kaupparekisteriote
4. Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven suostumuspyyntö 27.8.2015
5. Mindmaxin kielto 7.9.2015 käyttää merkkiä AUTO1.com

6. Tuloste Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven Internet-sivuilta
7. Autowholesale Automotiven kaupparekisterinote
8. Kaupparekisterin korjauskehotus 27.8.2015
9. Tuloste Auto 1 Groupin englanninkieliseltä Internet-sivuilta
10. Tuloste Auto 1 Groupin ruotsinkieliseltä Internet-sivuilta
11. Auto 1 Groupin ja Autowholesale Automotiven emokonsernin lehdistötiedote maaliskuulta 2019
12. Mindmaxin mainoskulut 2009 — 2015
13. Mindmaxin sivuston Auto1.fi sivuston kävijämäärät 2009 — 2015
14. Otteita Mindmaxin sivuilta 2012 ja 2014
15. Esimerkkejä viesteistä, joita Mindmax lähetti kohderyhmälleen 2009
16. Otteet Auto 1 Groupin kansallisista tavaramerkkirekisteröinneistä Saksassa, Ranskassa, Benelux-maissa, Espanjassa ja Puolassa
17. Käyttönäyttöä aputoiminimestä ja tavaramerkistä Auto 1
18. Tiedot Mindmaxin aputoiminimellä ja tavaramerkillä Auto 1 toteuttamista mainoskampanjoista
19. Laskuja Mindmaxin asiakkaille 2017 — 2019
20. Tietoja Mindmaxin verkkosivujen auto1.fi kävijämääristä 2015 — 2019
21. Vertailu neljän Suomessa toimivan autoilmoituspalvelun kävijämääristä 2019
22. Mindmaxin verkkosivujen kehitys
23. Erehdyksessä Mindmaxille tullut Auto 1 Groupille ja Autowholesale Automotivelle tarkoitettu sähköpostiviesti
24. Otteet Wayback Machine -sivustolta

Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy

1. Otteet sivustoilta www.auto1.com ja www.auto1.com/fi
2. Ote Saksan kaupparekisteristä
3. Ote WhoIs -tietokannasta
4. Tietokantaote saksalaisesta tavaramerkkirekisteröinnistä DE302015054825 AUTO1.com
5. Otteita verkkosivustolta www.auto1.fi
6. Listaus Patentti- ja rekisterihallituksen tietokannassa olevista tavaramerkeistä
7. Listaus avoimista yhtiöistä, kommandiittiyhtiöistä ja julkisten osakeyhtiöiden toiminimistä ja aputoiminimistä, joiden nimeen sisältyy numero 1
8. Ote MOT-sanakirjasta osoitteessa https://mot.kielikone.fi
9. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1.10.2004, nro 2485, diaarinumero 1760/3/03
10. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.1.2006
11. Euroopan unionin teollisoikeusviraston päätös 1.9.2017 prosessikielellä saksa ja epävirallisena käännöksenä
12. Ote kielitoimiston verkkosanakirjasta osoitteessa www.kielitoimistonsanakirja.fi
13. Remus Toman sähköpostiviestit 6. — 8.1.2015
14. Otteet Wayback Machine -sivustolta 13.1.2015 ja 18.4.2016
15. Ostosopimukset WKDA Holding GMBH — ST-Autokeskus Oy 7.11.2014 ja WKDA Holding GMBH — Fikos Oy 25.9.2014, 17.12.2014 sekä 7.1.2015
16. Sähköpostit ST-Autokeskus Oy:lle 11.11.2014 ja 12.11.2014
17. Tilausvahvistus WKDA Holding GMBH — ST-Autokeskus Oy 8.8.2015
18. Verkkosivuston AUTO1.com vierailumäärät vuosina 2015 — 2017
19. Otteet sivustoilta www.auto1.com/fi/, www.auto1.com/sv/ ja www.auto1.com/eng/
20. Ote yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä
21. Otteet EUIPO:n väitejaoston ratkaisuista 23.3.2020 asiassa B 3 076 468 ja 10.6.2020 asiassa B 3 086 097
22. Ote Wayback Machine -sivustolta 11.3.2017
23. Sähköpostiesimerkkejä 21.3.2016 ja 21.10.2016

Henkilötodistelu

Mindmax Oy

1. JN, Mindmax Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. IL, Mindmax Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa
3. TB, entinen Mindmax Oy:n myyntikonsultti

Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy

1. EW, Autowholesale Automotive Finland Oy:n toimitusjohtajan sijainen, todistelutarkoituksessa
2. OK, tuotantotyöntekijä, aikaisemmin asiakashankkija Autowholesale Automotive Finland Oy:ssä
3. PK, toimitusjohtaja
4. AR, yrittäjä

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Mindmax Oy:n kanteen mukaan Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat loukanneet Mindmax Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia käyttäessään tunnusta AUTO1.com. Mindmax Oy on perustanut kanteensa sen 30.1.2009 rekisteröityyn aputoiminimeen Auto 1 ja rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin numero 271145 auto1, jota koskeva hakemus on jätetty 6.10.2017. Lisäksi Mindmax Oy on perustanut kanteensa siihen, että auto1 on vakiintunut sen tavaramerkiksi ennen kuin Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Oy ovat ottaneet merkin AUTO1.com käyttöönsä Suomessa.

2. Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat kiistäneet tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkaukset ja lisäksi vaatineet vastakanteella Mindmax Oy:n aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista ja rekisteröidyn tavaramerkin mitätöimistä.

3. Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat esittäneet ensinnäkin, että Mindmax Oy:n tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen eikä vakiintunut eikä aputoiminimi ole yksilöivä. Lisäksi niiden mukaan aputoiminimeä Auto 1 ei ole tosiasiallisesti käytetty, koska aputoiminimeä ei ole käytetty rekisteröidyssä muodossaan, vaan yhdessä verkkotunnuspäätteen kanssa muodossa auto1.fi, minkä vuoksi rekisteröinti tulee kumota. Myös tavaramerkin auto1 käytössä saavutettu erottamiskyky ja vakiintuminen on kiistetty muun ohella vastaavalla perusteella. Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat vielä esittäneet, että Auto 1 Groupilla on Saksassa 26.8.2015 rekisteröityyn toiminimeen perustuva toiminimilain mukainen toissijainen tunnus Auto 1. Niiden mukaan tämä toissijainen tunnus on tullut Suomessa vakiintuneeksi ja joka tapauksessa tunnetuksi asianomaisissa elinkeinopiireissä ennen Mindmax Oy:n rekisteröidyn tavaramerkin auto1 hakemisajankohtaa 6.10.2017, jolloin toissijaisella tunnuksella on teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen (SopS 43/1975) mukainen etuoikeus tavaramerkkirekisteröintiin nähden ja se on tavaramerkin rekisteröinnin este.

4. Markkinaoikeus on asian valmistelussa päättänyt, että asiassa ratkaistaan ensin välituomiolla vastakanteeseen perustuvat vaatimukset ja loukkausta koskevan pääkanteen muut kuin hyvitys- ja korvausvaatimukset.

5. Asiassa on ensin arvioitava, tuleeko Mindmax Oy:n aputoiminimen rekisteröinti kumota ja rekisteröity tavaramerkki mitätöidä vastakanteessa esitetyin perustein. Tämä jälkeen on arvioitava, onko Mindmax Oy:llä väittämänsä mukainen vakiintumiseen perustuva tavaramerkkioikeus. Tavaramerkin osalta on tarvittaessa otettava kantaa kysymykseen saksalaiseen toiminimeen perustuvasta toissijaisesta tunnuksesta ja sen väitetystä etusijasta tavaramerkkiin nähden. Siinä tapauksessa, että vastakanne ei joltain osin menesty tai Mindmax Oy:llä vahvistetaan olevan sen kannevaatimuksen 1 mukainen vakiintumiseen perustuva tavaramerkkioikeus, on arvioitava loukkausta koskevaan pääkanteeseen perustettuja vaatimuksia.

2 Vaatimus aputoiminimen Auto1 rekisteröinnin kumoamisesta

2.1 Yleistä

6. Mindmax Oy:n aputoiminimi Auto 1 on rekisteröity 30.1.2009 toimialana "autoilmoituspalvelu". Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat vaatineet aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista ensinnäkin sillä perusteella, että se ei niiden mukaan ole yksilöivä. Lisäksi ne ovat esittäneet, että aputoiminimeä ei ole käytetty toiminimilaissa edellytetyllä tavalla.

7. Asiassa on ensiksi arvioitavana kysymys aputoiminimen Auto 1 yksilöivyydestä. Siinä tapauksessa, että aputoiminimen katsotaan olevan yksilöivä, asiassa on arvioitava myös kysymystä aputoiminimen käytöstä.

2.1.1 Aputoiminimen yksilöivyys

8. Toiminimilain 1 §:n 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan mitä sanotussa laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

9. Toiminimilain 8 §:n mukaan toiminimen tulee yksilöidä haltijansa yritys. Toiminimen yksilöivyyttä arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin ilmeneviin asianhaaroihin. Toiminimeä, joka ilmaisee vain toiminnan laadun taikka tarjottavan tavaran tai palvelun yleisen nimityksen tahi yksistään sisältää yleisesti käytetyn paikannimen tai muun sellaisen nimen, voidaan pitää yksilöivänä ainoastaan, milloin se on vakiintunut. Yksilöivyyttä lisääväksi tekijäksi ei ole katsottava sellaista toiminimen osaa, joka ilmaisee ainoastaan yritysmuodon.

10. Toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminimi on rekisteröity tämän lain tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este, tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin.

11. Markkinaoikeus toteaa, että aputoiminimi Auto 1 koostuu kahdesta erillisestä osasta, joista kumpikaan ei sellaisenaan ole yksilöivä eikä asiassa ole edes muuta väitetty. Sana auto ilmaisee toiminimilain 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla aputoiminimen toimialan eli autoilmoituspalvelujen osalta ilmoituspalvelussa tarjottavan tavaran yleisen nimityksen. Sana auto on siis kuvaileva. Aputoiminimeen sisältyvä numero 1 ei sen sijaan ole edellä todetussa merkityksessä kuvaileva. Kuitenkin toiminimilain esitöissä todetulla tavalla yksilöivyyden käsitteeseen kuuluu lisäksi, että toiminimi voidaan mieltää elinkeinonharjoittajan liikenimeksi (HE 238/1978 vp s. 24). Esitöiden mukaan tämän vuoksi yksinomaan numeroista tai kirjaimista muodostetun toiminimen on tullakseen suojatuksi oltava huomattavan omaperäinen.

12. On kuitenkin mahdollista muodostaa yksilöivä toiminimi yhdistämällä kaksi sanaa tai useampia sanoja, jotka sinänsä eivät ole yksilöiviä (näin esimerkiksi Castrén, Toiminimi, 2005, s. 178). Esimerkiksi toiminimi, joka sisältää toiminnan laatua ja maantieteellistä aluetta koskevien sanojen yhdistelmän, saattaa olla yksilöivä. Rekisterikäytännössä on myös hyväksytty toiminimiä, joissa on etuliitteenä kirjain yhdistettynä kuvailevaan sanaan (Castrén, s. 181). Myös ruotsalaisessa oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on katsottu, että kuvaileva sana voi muuttua yksilöiväksi esimerkiksi lisäämällä siihen kirjaimia (Essén et al., Firmarätt, 2013, s. 89).

13. Markkinaoikeus katsoo, että lähtökohtaisesti toiminimen yksilöivyyttä ei ole perustetta arvioida eri tavoin silloin, kun kuvailevaan sanaan lisätään kirjaimen sijasta numero. Myös Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n asiakirjatodisteesta 7 ilmenee, että rekisterikäytännössä on hyväksytty toiminimiä tai aputoiminimiä, joissa numero 1 on yhdistetty yleissanaan.

14. Kun otetaan huomioon edellä oikeuskirjallisuudesta ja vallitsevasta rekisterikäytännöstä todettu, markkinaoikeus katsoo Mindmax Oy:n aputoiminimen Auto 1 olevan toiminimilain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla yksilöivä siitä huolimatta, että sen osat eivät sellaisinaan ole yksilöiviä. Näin ollen asiassa ei ole tarvetta arvioida, onko aputoiminimi tullut yksilöiväksi vakiintumisen perusteella. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, tuleeko aputoiminimen rekisteröinti kumota käyttämättömyyden perusteella.

2.1.2 Aputoiminimen käyttäminen

15. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko aputoiminimeä käytetty toiminimilaissa tarkoitetulla tavalla. Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

16. Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat perustaneet kumoamisvaatimuksensa sille, että aputoiminimeä ei ole käytetty sen rekisteröidyssä muodossa Auto 1, vaan ainoastaan yhdessä fi-verkkotunnuspäätteen kanssa. Näin ollen asiassa on tältä osin kysymys siitä, mikä on tällaisen käyttötavan merkitys arvioitaessa sitä, onko aputoiminimeä käytetty merkityksellisenä viiden vuoden ajanjaksona ennen vastakanteen vireille tuloa 14.2.2020.

17. Toiminimilain 19 §:ssä ei ole tarkemmin säädetty siitä, katsotaanko pykälässä tarkoitetuksi toiminimen tai aputoiminimen käytöksi myös sellainen käyttö, joka poikkeaa muodoltaan rekisteröidystä toiminimestä tai aputoiminimestä. Myöskään toiminimilain esitöissä (HE 238/1978 vp) ei ole lausuttu asiasta.

18. Tavaramerkin osalta vastaavasta kysymyksestä on säädetty tavaramerkkilain 46 §:n 3 momentin 1 kohdassa, jonka mukaan rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Tavaramerkkilain esitöissä (HE 201/2018 vp s. 147) todetuin tavoin säännöksellä on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) 16 artiklan 5 kohta.

19. Euroopan unionin tuomioistuin on aikaisemmin voimassa olleen vastaavan säännöksen eli jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan osalta todennut, että säännöksen tarkoituksena on antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin asianomaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin (tuomio 25.10.2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, kohta 21).

20. Voimassa olevaa tavaramerkkilakia säädettäessä on samalla muutettu toiminimilain 19 §:n 3 ja 4 momentteja, jotka myös osaltaan koskevat toiminimen rekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden perusteella. Edellä mainittua 19 §:n 2 momentin 3 kohtaa ei kuitenkaan ole muutettu eli toiminimilain säännöstä ei ole muutettu vastaamaan sisällöltään tavaramerkkilakia.

21. Markkinaoikeus toteaa olevan sinänsä mahdollista, että elinkeinonharjoittaja käyttää samaa tunnusmerkkiä sekä aputoiminimenä että tavaramerkkinä, kuten nyt esillä olevassa asiassa. Toiminimen ja tavaramerkin keskeiset tehtävät kuitenkin eroavat toisistaan. Toiminimen ensisijaisena tehtävänä ei ole toimia tavaroiden tai palveluiden tunnuksena, vaan toiminimilain 8 §:n mukaisesti yksilöidä kysymyksessä oleva yritys.

22. Markkinaoikeus katsoo, että toiminimeen on tavaramerkkiä vähäisemmässä määrin tarvetta tehdä muutoksia sen sopeuttamiseksi markkinaolosuhteisiin ottaen huomioon edellä todettu toiminimen keskeinen tehtävä ja lisäksi se, että toiminimeen voi sisältyä vain sanallisia elementtejä toisin kuin tavaramerkkiin, joka voi olla minkälainen tahansa merkki, joka täyttää tavaramerkkilaissa asetetut vaatimukset.

23. Myös Ruotsin korkein oikeus on toiminimen ja tavaramerkin eri tehtäviin perustuen katsonut, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevia oikeusohjeita ei voi sellaisinaan soveltaa toiminimeen, vaikka Ruotsin toiminimilainsäädäntö on kysymyksessä olevilta osin saatettu sisällöltään vastaamaan tavaramerkkilainsäädäntöä. (NJA 2011 s. 918, kohdat 9 — 10).

24. Koska Suomessa toiminimilakia ei ole kysymyksessä olevilta osin muutettu vastaamaan sisällöltään tavaramerkkilakia ja kun lisäksi otetaan huomioon tavaramerkin ja toiminimen eroavuuksista edellä todettu, markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkkilain 46 §:n 3 momentin 1 kohdasta ilmenevä oikeusohje ei ole sellaisenaan sovellettavissa toiminimen käyttöön.

25. Markkinaoikeus katsoo, että toiminimen käyttäminen muodossa, joka poikkeaa vähäisesti ja merkityksettömästi toiminimen rekisteröidystä muodosta, saattaa olla toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua käyttöä. Merkitystä voidaan tällöin antaa esimerkiksi sille, vaikuttaako kirjoitusasuun tehty muutos toiminimen lausumiseen. Esimerkiksi kokonaisen sanan tai muun erillisen osan poistaminen tai lisääminen ei kuitenkaan ole tällainen vähäinen ja merkityksetön poikkeama.

26. Vaatimusta toiminimen käyttämisestä ei ole perusteltua arvioida aputoiminimen osalta eri tavoin kuin varsinaisen toiminimen osalta. Näin ollen verkkotunnuspäätteen lisääminen aputoiminimeen Auto 1 ei ole edellä tarkoitettu vähäinen ja merkityksetön poikkeama sen rekisteröidystä muodosta. Aputoiminimen käyttämistä tässä muodossa ei siten ole pidettävä aputoiminimen käyttönä toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

27. Koska Mindmax Oy:n ei ole näytetty käyttäneen aputoiminimeä Auto 1 viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana eikä Mindmax Oy ole osoittanut siihen hyväksyttävää syytä, aputoiminimen rekisteröinti on kumottava.

3 Tavaramerkin numero 271145 auto1 mitätöintiä koskeva vaatimus

3.1 Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

28. Asiassa on ensin arvioitava, onko tavaramerkki numero 271145 auto1 erottamiskyinen joko sellaisenaan tai käytön perusteella. Tarvittaessa on myös arvioitava Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n väitettä siitä, että niillä on aikaisempi oikeus toiminimilain mukaiseen toissijaiseen tunnukseen Auto1 ja tavaramerkin numero 271145 sekä toissijaisen tunnuksen välillä on sekaannusvaara.

29. Tavaramerkin erottamiskyvyn osalta markkinaoikeus toteaa, että erottamiskykyä arvioidaan osittain eri perustein kuin toiminimen yksilöivyyttä. Toiminimen tarkoituksena on edellä todetusti yksilöidä yritys, kun taas tavaramerkin tarkoitus on erottaa merkinhaltijan tavarat tai palvelut muiden vastaavista tavaroista tai palveluista.

30. Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

31. Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä myöskään merkkiä, jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista.

32. Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla mitätöidä, jos tavaramerkki on ennen mitätöintiä koskevan kanteen vireilletulopäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

33. Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 4 kohdan a) alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskieliseen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen, jonka toimiala on sama tai samankaltainen tavara- ja palveluluettelon sisältämien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

3.2 Tavaramerkin erottamiskyky sellaisenaan

34. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan toisaalta suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin sekä toisaalta suhteessa siihen, miten näiden tavaroiden ja palvelujen kohderyhmä ymmärtää merkin.

35. Erottamiskykyä arvioitaessa on huomioitava, onko kohderyhmän näkökulmasta katsottaessa tavaramerkin ja sen kattamien tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde. Sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

36. Tavaramerkin numero 271145 auto1 rekisteröinti kattaa seuraavat tavarat ja palvelut: "Painotuotteet; Mainosjulkaisut; Mainosjulisteet; Painetut ilmoitukset; Julkaisut (painetut)" luokassa 16, "Ajoneuvojen huutokauppa; Luokiteltuihin ilmoituksiin liittyvät palvelut; Mainonta; Mainostilan vuokraus; Mainontapalvelujen tarjoaminen sähköisillä ilmoitustauluilla; Online-hintavertailupalveluiden tarjoaminen; Mainosmateriaalin ja kaupallisten ilmoitusten jakelu; Moottoriajoneuvojen myyntiin liittyvät mainontapalvelut; Autojen myyntiä koskevien tietojen tarjoaminen internetissä" luokassa 35 ja "Kaukoviestintä; Elektroniset ilmoitustaulupalvelut; Tietokoneistetut ilmoitustaulupalvelut" luokassa 38.

37. Tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut voivat olla kohdistettuja sekä alan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kohderyhmän tarkkaavaisuusaste on tavanomainen tai tavanomaista korkeampi.

38. Kysymyksessä oleva tavaramerkki koostuu sanasta auto ja numerosta 1. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana auto tarkoittaa neli- tai useampipyöräistä maata pitkin kulkevaa moottoriajoneuvoa. Markkinaoikeus katsoo, että numerolla 1 voi olla sama merkityssisältö kuin sanalla ykkönen, joka kielitoimiston sanakirjan mukaan merkitsee muun ohella paremmuusjärjestyksessä ensimmäistä. Lisäksi kielitoimiston sanakirjassa on mainittu esimerkkinä sanan yksi käytöstä "Hän on nykyisin suosikki numero yksi", jonka merkitys on suurin suosikki. Numerolla 1 on näin ollen ylistävä merkityssisältö.

39. Markkinaoikeus katsoo, että kohderyhmä mieltää tavaramerkin muodossa "autoykkönen". Tavaramerkki ilmaisee näin ollen kohderyhmälle, että sen kattamat tavarat ja palvelut liittyvät autoihin ja ovat laadultaan parhaita ja tavaramerkillä on myös kokonaisuutena selkeä ylistävä merkityssisältö.

40. Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan pelkästään se seikka, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin myynninedistämisilmaisuksi ja että muut yritykset voisivat sen ylistävän luonteen vuoksi periaatteessa käyttää sitä, ei kuitenkaan sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky. Sanamerkin ylistävä mielleyhtymä ei sulje pois sitä, että se voi silti soveltua takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Näin ollen kohdeyleisö voi mieltää tällaisen tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi (tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 44 ja 45 kohdat).

41. Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan mainosviestin sisältävä merkki voi olla erottamiskykyinen, kun se mielletään myös muuksi kuin pelkäksi mainosviestiksi, jossa kehutaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Lisäksi merkki on todennäköisesti erottamiskykyinen, kun siihen esimerkiksi sisältyy käsitteellinen ristiriita tai yllätys taikka se saa kohdeyleisössä aikaan ajatteluprosessin tai edellyttää tulkintaa. Myös epätavalliset lauserakenteet sekä kielellisten ja tyylillisten tehokeinojen käyttö voivat myötävaikuttaa siihen, että mainosviestin sisältävä merkki todetaan erottamiskykyiseksi (tuomio 13.4.2011, Smart Technologies v. SMHV, T-523/09, EU:T:2011:175, 37 kohta).

42. Tavaramerkki kattaa erilaisia palveluita, jotka suoraan liittyvät ajoneuvoihin. Lisäksi erilaiset painetut tuotteet ja julkaisut luokassa 16 voivat liittyä autoihin, kuten myös mainontaan ja hintavertailuihin liittyvät palvelut luokassa 35 sekä ilmoitustaulupalvelut luokassa 38. Kaikkia tavaramerkin kattamia palveluita voidaan toimittaa tarjottaessa autoja myytäväksi.

43. Tavaramerkin sanaosa "auto" liittyy tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin ja numero-osalla on yleinen ylistävä merkityssisältö. Tavaramerkillä auto1 on myös kokonaisuutena edellä todetuin tavoin selkeä tavaroiden ja palveluiden laatua ylistävä merkityssisältö. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki ei edellytä tulkintaa tai ajatusprosesseja eikä siihen sisälly edellä mainittuja erottamiskykyä lisääviä ominaisuuksia. Kohderyhmä ymmärtää tavaramerkin kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluita koskevaksi myynninedistämisilmaisuksi eikä miellä sen osoittavan kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden alkuperää edes siltä osin kuin kohderyhmän tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi. Auto 1 Group GmbH:n EU-tavaramerkeistä 017885462, 017885465 ja 017885469 tai muista rekisteröinneistä esitetty ei anna aihetta toisenlaiseen arvioon.

44. Edellä todetusta seuraa, että tavaramerkki auto1 ei ole sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille luokissa 16, 35 ja 38. Tavaramerkin mitätöintivaatimuksen osalta asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava, onko tavaramerkki ennen rekisteröinnin hakemispäivää saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn.

3.3 Tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta 45. Mindmax Oy on esittänyt, että se on käyttänyt tunnusta auto 1 yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 saakka ja että tunnus on tullut käytössä erottamiskykyiseksi sen tavaramerkiksi autoilmoitus- ja autonvälityspalveluille. Asiassa on näin ollen vielä arvioitava, onko tunnus auto 1 tullut kohderyhmän keskuudessa käytössä erottamiskykyiseksi Mindmax Oy:n edellä mainittujen palveluiden merkkinä ennen vastakanteen vireilletulopäivää 14.2.2020, jolloin tavaramerkkiä ei voisi tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin mukaan mitätöidä.

46. Edellä todetuin tavoin tunnusta auto 1 ei ole käytetty sellaisenaan, vaan ainoastaan muodossa auto1.fi. Tavaramerkkilain 46 §:n 3 momentin 1 kohdassa, jonka mukaan rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Markkinaoikeus toteaa, että .fi-verkkotunnuspääte ei ole erottamiskykyinen merkin osa eikä sen lisääminen tavaramerkkiin auto1 vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa tunnuksen auto1.fi käytöstä esitetty näyttö voidaan ottaa huomioon arvioitaessa tavaramerkin auto1 käyttöä ja sen perusteella saavutettavaa erottamiskykyä.

47. Unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä voidaan huomioon ottaa muun muassa tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 60 kohta).

48. Erottamiskyvyttömänä pidetyn merkin on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä katsottu tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi, mikäli asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi. Tulkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä erottamiskykyä ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. Erottamiskyvyn määrittelemiseksi on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C109/97, EU:C:1999:230, 52 ja 54 kohta).

49. Näin ollen mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella. Käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointi suoritetaan ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

50. Mindmax Oy on esittänyt asiakirjatodisteluna tunnuksen auto 1 käytöstä kuvakaappauksia tai tulosteita verkkosivuilta auto1.fi, Google Analytics -raportteja vierailuista kyseisillä verkkosivuilla, analyysin verkkoliikenteestä verkkosivuilla auto1.fi verrattuna kolmeen merkittävimpään kilpailijaan, laskuja Auto1.fi-näkyvyyspalveluista, selvityksen verkkomainonnan kuluista ja autoliikkeille lähetettyjä sähköpostiviestejä.

51. Verkkosivuilta Auto1.fi otetut tulosteet tai kuvakaappaukset ovat vuosilta 2015, 2016 ja 2019. Lisäksi kahdesta kuvakaappauksesta ei käy ilmi päiväystä, mutta niiden tekstisisällöstä on pääteltävissä, että kuvakaappaukset ovat vuosilta 2012 ja 2014. Asiakirjatodisteista ilmenee, että verkkosivuilla on julkaistu käytettyjä henkilöautoja koskevia myynti-ilmoituksia Auto1.fi-tunnuksella ainakin vuosien 2012 ja 2019 välillä.

52. Verkkosivuilla Auto1.fi ajanjaksolla 1.3.2009 — 31.12.2015 tapahtuneita vierailuja koskevan Google Analytics -raportin mukaan verkkosivuilla on kyseisen lähes seitsemän vuoden ajanjakson kuluessa ollut yhteensä noin 5,3 miljoonaa käyttäjää ja noin 9 miljoonaa istuntoa. Näistä istunnoista 37,66 prosenttia on johtanut välittömään poistumiseen verkkosivustolta. Käyttäjien kielistä yli kymmenen prosenttia on ollut muu kuin suomi tai ruotsi. Vastaavan raportin, joka koskee viiden vuoden ajanjaksoa 1.1.2015 — 31.12.2019, mukaan käyttäjiä on ollut edelleen noin 5,3 miljoonaa ja istuntoja noin 10,6 miljoonaa. Istunnoista on johtanut välittömään poistumiseen 40,77 prosenttia. Myös tällä ajanjaksolla käyttäjien kielistä yli kymmenen prosenttia on ollut muu kuin suomi tai ruotsi.

53. Neljän Suomessa toimivan autoilmoituspalvelun kävijämääristä vuodelta 2019 laaditun Semrush-vertailuanalyysin mukaan verkkosivustolla auto1.fi on tammikuussa 2020 käynyt noin 140.000 vierailijaa. Auto1.fi on ollut neljän sivuston välisessä vertailussa kolmanneksi suosituin sivusto. Samana aikana vertailuun otetulla suosituimmalla sivustolla on käynyt noin 1.1 miljoonaa vierailijaa, toiseksi suosituimmalla sivustolla noin 460.000 vierailijaa ja neljänneksi suosituimmalla sivustolla noin 120.000 vierailijaa. Vuonna 2019 vierailijoiden määrät ovat olleet kuukausittain suunnilleen tammikuuta 2020 vastaavalla tasolla muiden sivustojen osalta, mutta suosituimmalla sivustolla on useina kuukausina ollut lähes kaksi miljoonaa vierailijaa. Vuositasolla vuonna 2019 Auto1.fi on ollut vasta neljänneksi suosituin sivusto vierailijoiden määrän perusteella laskettuna. Auto1.fi-sivujen vierailuista valtaosa on tullut hakukoneiden kautta, kun taas esimerkiksi suorien tai verkkomainosten kautta tulleiden vierailujen määrä on ollut vähäinen. Valtaosa vierailuista on tullut Suomesta. Suosituimmalla sivustolla selvästi suurin osa vierailuista on ollut suoria.

54. Sivuston Auto1.fi verkkomainontakulut ovat vuosina 2009 — 2014 olleet alle 10.000 euroa vuodessa. Vuosina 2015 — 2019 vuosittaiset kulut ovat vaihdelleet noin 7.000 euron ja noin 20.000 euron välillä.

55. Lisäksi näyttönä tunnuksen auto1 käytöstä on esitetty Mindmax Oy:n sähköpostiviestejä vuodelta 2009, joissa Mindmax Oy on markkinoinut auto1.fi-palvelua vaihtoautoja myytäviksi tarjoaville autoliikkeille.

56. JN on markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että Mindmax Oy:n perustamisen aikaan vuonna 2009 yhtiö on ollut yhteydessä kaikkiin vähänkään isompiin autoliikkeisiin pyytääkseen suostumuksia siihen, että autoliikkeen autot voivat näkyä auto1.fi-sivustolla. Tämä peruspalvelu on autoliikkeille maksuton ja Mindmax Oy:n tulot koostuvat tältä osin mainostuloista. Myöhemmin vuosina 2014 — 2016 autoliikkeille on alettu tarjota maksullista niin sanottua premium-pakettia, jolla autoliikkeen autot ovat saaneet enemmän näkyvyyttä auto1.fi-sivustolla. Nykyisin sivustolla näkyvät JN:n mukaan noin 450 autoliikkeen autot ympäri Suomea, joista maksullista palvelua käyttää noin 20 autoliikettä.

57. TB on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut työskennelleensä Mindmax Oy:ssä marraskuusta 2014 tammikuuhun 2016 saakka myyntikonsulttina. Tällöin hän on markkinoinut auto1.fi-palvelua merkittävimmille autoliikkeille.

58. PK on markkinaoikeudessa todistajan kuultuna kertonut, että hän on ensimmäisen kerran vieraillut verkkosivustolla auto1.fi syyskuussa 2020 vastatessaan kysymykseen siitä, ovatko verkkosivusto auto1.fi ja Mindmax todistajalle tuttuja. PK on kertonut toimineensa vuodesta 2006 toimitusjohtajana yrityksessä, jonka päätoimiala on moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa ja joka toimii Jyväskylässä, Tampereella sekä Oulussa.

59. Edellä selostettujen JN:n ja TB:n kertomusten perusteella on näytetty, että auto1.fi-sivustoa on aika-ajoin markkinoitu suomalaisille autoliikkeille. Markkinaoikeus toteaa, että Mindmax Oy ei ole kuitenkaan esittänyt markkinatutkimuksia tai muuta vastaavaa näyttöä siitä, kuinka tunnettu auto1 on autoliikkeiden saati muun kohderyhmän keskuudessa. Näyttöä ei ole esitetty myöskään siitä, mikä on Auto1.fi-palvelun markkinaosuus kohderyhmien keskuudessa. PK:n kertomuksen perusteella palvelu ei ole tuttu ainakaan kaikille autoliikkeille. Palvelua käyttävien autoliikkeiden määrän osalta on joka tapauksessa merkitystä sillä, että vain pieni osa käyttää maksullista palvelua. Vierailijoiden määrän perusteella arvioituna sivusto Auto1.fi on ollut vuonna 2019 vähiten suosittu yhteensä neljästä kilpailevasta sivustosta. Kaksi suosituinta sivustoa ovat tällä tavoin mitattuna olleet selvästi suositumpia kuin Auto1.fi. Vaikka sivusto Auto1.fi on ollut käytössä jo vuodesta 2009 lähtien, valtaosa kävijöistä on vieraillut sivustolla verkkohaun perusteella eikä tullut sivustolle suoraan tai esimerkiksi mainoslinkin kautta. Vierailijoista merkittävä määrä on poistunut sivustolta välittömästi. Sivuston markkinointikustannuksia ei ole pidettävä erityisen merkittävinä.

60. Kun lisäksi otetaan huomioon tavaramerkin erottamiskyvystä edellä lausuttu, markkinaoikeus katsoo, ettei Mindmax Oy ole osoittanut, että tavaramerkkiä auto1 olisi käytetty tavaramerkkinä niin kauan ja laajalti, että se olisi tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa autoilmoitus- ja autonvälityspalveluille ennen 14.2.2020.

61. Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua siitä, onko Auto1 Groupilla Saksassa rekisteröityyn toiminimeen perustuva toissijainen tunnus, jolla olisi Pariisin yleissopimuksen mukainen etuoikeus Mindmax Oy:n tavaramerkkirekisteröintiin nähden tai väitetyn toissijaisen tunnuksen merkityksestä käytössä saavutetun erottamiskyvyn arviointiin.

62. Koska tavaramerkki numero 271145 auto1 ei ole sellaisenaan erottamiskykyinen eikä sen ole näytetty tulleen käytössä erottamiskykyiseksi, tavaramerkki on mitätöitävä.

4 Mindmax Oy:n kannevaatimukset

63. Mindmax Oy:n kannevaatimus 1 koskee sen vahvistamista, että tavaramerkki auto1 on viimeistään vuonna 2015 vakiintunut Suomessa sen tavaramerkiksi autoilmoitus- ja autonvälityspalveluille.

64. Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Pykälän esitöiden (HE 201/2018 s. 82) mukaan tavaramerkin vakiintumista koskevassa arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Vastaavasti myös merkin ominaisuudet, kuten esimerkiksi sen erottamiskyvyn aste, voivat vaikuttaa vakiintumisen arviointiin.

65. Edellä todetuin tavoin tavaramerkin vakiintumista arvioitaessa otetaan huomioon samoja seikkoja kuin käytössä saavutettua erottamiskykyä arvioitaessa. Koska tavaramerkki auto1 ei ole tullut käytössä erottamiskykyiseksi, asiassa ei ole myöskään perusteita katsoa sen vakiintuneen Mindmax Oy:n tavaramerkiksi autoilmoitus- ja autonvälityspalveluille. Näin ollen vakiintumisen vahvistamista koskeva Mindmax Oy:n kannevaatimus 1 on hylättävä.

66. Mindmax Oy:n muut kannevaatimukset ovat vakiintuneeksi väitetyn tavaramerkin lisäksi perustuneet mitätöitäväksi määrättävään tavaramerkkiin auto1 numero 271145 ja aputoiminimeen Auto 1, jota koskeva rekisteröinti on kumottava.

67. Edellä todetusta seuraa, että Mindmax Oy:llä ei ole sellaisia tavaramerkki- tai toiminimilakiin perustuvia yksinoikeuksia, joiden perusteella loukkausta koskevat Mindmax Oy:n muut kannevaatimukset voisivat menestyä. Mindmax Oy:n kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

5 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

68. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

69. Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy ovat vaatineet, että Mindmax Oy velvoitetaan korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 102.048,10 eurolla, josta palkkion osuus on 98.985 euroa, viivästyskorkoineen.

70. Mindmax Oy on paljoksunut korvausvaatimuksen määrää palkkion osalta siltä osin kuin se ylittää 50.000 euroa. Korvattavaksi vaadittujen kulujen 3.063,10 euroa osalta sillä ei ole ollut huomauttamista.

71. Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n korvausvaatimus on perustunut palkkion osalta yhteensä 286 työtuntiin Mindmax Oy:n palkkion osalta esittämä korvausvaatimus 39.040 euroa on puolestaan perustunut yhteensä 129,5 työtuntiin.

72. Asianosaisten korvausvaatimukset ovat palkkion osalta huomattavan eri suuruiset. Auto 1 Group GmbH ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n vaatimus on määrältään noin kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin Mindmax Oy:n vaatimus ja siihen sisältyy toimenpiteitä yli 150 työtuntia enemmän.

73. Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n on tullut puolustautuakseen nostaa vastakanne, jonka perusteet ovat olleet samoja kuin pääkanteen vastustamiselle esitetyt perusteet. Kun otetaan huomioon, että todistustaakka pääkanteen osalta on kuulunut Mindmax Oy:lle, markkinaoikeus katsoo kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi palkkion osalta 60.000 euroa. Tämän lisäksi korvattavaksi tulee kulujen osuus 3.063,10 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus

1. kumoaa Mindmax Oy:n aputoiminimen Auto 1 rekisteröinnin

2. mitätöi Mindmax Oy:n tavaramerkin numero 271145 auto1 rekisteröinnin ja

3. hylkää Mindmax Oy:n kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Mindmax Oy:n korvaamaan Auto 1 Group GmbH:n ja Autowholesale Automotive Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 63.063,10 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskoroa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen