15.6.1992

PHARMA NORD A.P.S.:S YRKANDE

Sökanden har med stöd av 1 och 2 § OtillbFörfL yrkat att Oy BioVita Ab vid vite förbjuds att

1. vid marknadsföringen av produkterna BioMix, VitaKalkki, PiiBoori Kalkki och BioKuitu använda förpackningar som efterbildar förpackningarna för sökandens produktserie och som kan förväxlas med dessa förpackningar,

2. använda namnet på sökandens produkt BioKuitu vid försäljningen av andra produkter än sökandens.

Sökanden har yrkat att förbuden meddelas omedelbart temporärt innan ärendet slutligt är avgjort.

Sökanden har dessutom yrkat att Oy Bio-Vita Ab förpliktas ersätta sökandens rättegångskostnader med 120 000 mark jämte 16 procent ränta från dagen för utslaget.

Pharma Nord A.p.S. (Pharma Nord), som tillverkar såväl produkter av läkemedelstyp som naturprodukter har sedan 1986 marknadsfört sina produkter också i Finland via finländska återförsäljare. Till sökandens produktserie har hört bl.a. följande produkter: Influ-Zink, Immuno-Zink, Bio-Selen, Glandin 25, EPA-Glandin, Bio-Karoten, Bio-Marin och Bio-Kuitu.

I alla länder där sökandens produkter marknadsförs är utseendet på förpackningarna enhetligt, känt inom branschen, egenartat och sådant att det klart skiljer sig från andra förpackningar. Avsikten med formen, färgerna och id‚n för de produkter sökanden tillverkar är att sökandens produkter skall skilja sig från andra produkter på marknaden. Utseendet på sökandens förpackningar beror alltså inte på produktens och förpackningens användningsändamål eller på tillverkningsmetoden. De väsentliga delarna av förpackningen är: en guldfärgad bild av en mortel, en silverfärgad ram, ett vågrätt streck och en tablettformad figur i vilken tillverkarens namn ingår.

Oy Bio-Vita Ab introducerade under hösten 1990 på marknaden en produkt benämnd Bio-Mix. Produkten tillverkas av ett engelskt bolag. Efter det har svaranden introducerat på marknaden också produkterna Vita-Kalkki, Pii-Boori Kalkki och Bio-Kuitu. VitaKalkki, som säljs och marknadsförs av Oy Bio-Vita Ab introducerades på marknaden i januari 1991. Denna produkt tillverkas av Valkealan Puhdas Luontaistuote Oy. I mars 1991 kom produkten Pii-Boori Kalkki Oy ut på marknaden. Denna marknadsförs av svaranden.

I mars 1991 lanserade Oy Bio-Vita Ab en produkt benämnd BioKuitu, som annonseras som en ny produkt. Denna nya produkt är inte den samma som den produkt Bio-Kuitu som Pharma Nord tillverkar och sedan 1989 marknadsför. Det oaktat marknadsför Oy Bio-Vita Ab sin egen produkt med namnet Bio-Kuitu, vilket alltså är namnet på en produkt som redan tidigare finns på marknaden och tillverkas av Pharma Nord.

Den allmänna utformningen av, färgerna, bilderna och textningen på förpackningarna för svarandenas produkter bildar en helhet som i så hög grad är identisk med den allmänna utformningen av, färgerna, bilderna och textningen på Pharma Nords förpackningsserie att Oy Bio-Vita Ab måste anses otillbörligt ha efterbildat utseendet på Pharma Nords förpackningsserie. Oy Bio Vita Ab har alltså i sin marknadsföring förfarit otillbörligt med hänsyn till Pharma Nord. Oy Bio-Vita Ab utnyttjar rättsstridigt den goodwill sökandens produkter åtnjuter.

Utseendet på Oy Bio-Vita Ab:s förpackningar är ägnat att hos konsumenterna framkalla förväxling i fråga om produkternas kommersiella ursprung. Kopieringen av produktnamnet är ägnad att framkalla förväxling också mellan själva produkterna.

Förpackningarna för Oy Bio-Vita Ab:s Bio-Mix och Pii-Boori Kalkki skiljer sig från Pharma Nords förpackningsserie enbart genom att bilden av en mortel bytts ut mot en bild av Matti Tolonen och genom att texten ändrats. I övrigt är förpackningarna identiska bl.a. när det gäller figurer, form och delvis också färg. Den tablettformade figuren med tillverkarens namn används på exakt motsvarande sätt och är motsvarande placerat.

När det gäller den ursprungliga förpackningen för produkten Bio-Mix samt Pii-Boori Kalkki efterbildar Oy Bio-Vita Ab Pharma Nords produktförpackning i så hög grad att förpackningens utseende är ägnat att framkalla förväxling i fråga om produktens kommersiella ursprung. Då en köpare ser och köper en förpackningskopia är det sannolikt att köparen tror sig köpa en produkt som hör till Pharma Nords produktserie. Pharma Nords och Oy Bio-Vita Ab:s förpackningar förekommer bredvid varandra och "om varandra" på butikshyllan. Faran för förväxling är alltså ett faktum.

På förpackningen för Oy Bio-Vita Ab:s Vita-Kalkki och förslaget till ny förpackning för produkten Bio-Mix och den nya förpackningen för Bio-Kuitu har ramen delvis ändrats och det lodräta strecket avlägsnats. Ramens färg och placering samt antalet streck och deras tjocklek är alltjämt de samma.

Helhetsintrycket av förpackningarna sammanfaller dock också i fråga om dessa produkter till den grad med helhetsintrycket av Pharma Nords förpackningar att det alltjämt är ägnat att framkalla förväxling i fråga om produkternas kommersiella ursprung. På detta inverkar också att Oy Bio-Vita Oy med sina i föregående stycke nämnda förpackningar redan åstadkommit förväxling. De små förändringar som nämnts i detta stycke eliminerar inte förväxlingen i fråga. Förväxlingen förvärras ytterligare av att Oy Bio-Vita Ab börjat marknadsföra sin fiberprodukt inte blott i en förväxlingsbar förpackning utan också med samma produktnamn.

Pharma Nord och docent Matti Tolonen inledde år 1985 ett samarbete. Inom ramen för detta samarbete förband sig Tolonen att främja försäljningen av Pharma Nords produkter i Finland bl.a. genom att sprida säljfrämjande information. För denna verksamhet har Pharma Nord under åren 1985 - 1989 till Tolonen eller det bolag han anvisat (Espoon Bioterapia Oy) betalat över 5,8 miljoner mark.

År 1989 föreslog Tolonen att vissa av Pharma Nords produkter som då inte marknadsfördes i Finland skulle börja distribueras till naturproduktaffärerna via Oy Bio-Vita Ab, som grundats av Tolonen. Pharma Nord och Oy Bio-Vita Ab inledde ett samarbete år 1989 som gällde produkterna Bio-Vita och Bio-Kuitu. Dessa tillverkades av Pharma Nord. Också dessa av sökanden tillverkade produkter har marknadsförts i förpackningar som motsvarar sökandens förpackningsserie. I återförsäljningsavtalet 22.8.1989 bekräftar Oy Bio-Vita Ab bl.a. att förpackningarnas design med silverkanter osv. alltid hör till Pharma Nord.

För att beskriva själva produkterna eller deras form är det inte nödvändigt att efterbilda det helhetsintryck utseendet på sökandens förpackningar ger. Det är helt möjligt för Oy BioVita Ab att förpacka de produkter bolaget marknadsför så att det inte uppstår fara för förväxling mellan dem och Pharma Nords produkter och så att konsumenterna inte vilseleds. Oy Bio-Vita Ab:s marknadsföring, reklamer och försäljningsinformationsblad ger klart vid handen att bolaget medvetet avsett ge en bild av att Bio-Mix och övriga ovan nämnda produkter hör till den produktserie Pharma Nord tillverkar.

Efterbildningen av produktförpackningar och kopieringen av produktnamnet har skett medvetet och övervägt. Åtgärderna har vidtagits med avsikt att utnyttja och tillägna sig den goodwill sökandens produkter åtnjuter. Oy Bio-Vita Ab:s verksamhet strider klart mot artikel 10 i de internationella grundreglerna för reklam. I denna förbjuds efterbildning av annans reklam t.ex. komposition, text, slogan, illustration, musik och ljudeffekt mm. på ett sätt som är ägnat att vilseleda eller framkalla förväxling. Förfarandet strider också mot artikel 9.2 i sagda regler. Denna förbjuder att utnyttja en annans produktnamn eller kännetecken.

Sökandens yrkanden grundar sig inte på ett avtalsförhållande eller stadgandena i varumärkeslagen utan på OtillbFörfL.

Med beaktande av att Oy Bio-Vita Ab hela tiden utvidgat och accelererat sin verksamhet är det av största vikt att förfarandet nu stoppas. Det är därför nödvändigt att Oy Bio-Vita Ab omedelbart meddelas ett temporärt förbud.

OY BIO-VITA AB:S BEMÖTANDE

Svaranden har i första hand yrkat att ansökan lämnas utan prövning och i andra hand att ansökan förkastas. Svaranden har också yrkat att sökanden förpliktas ersätta svarandens rättegångskostnader med 140 000 mark jämte ränta.

Ansökan gäller frågor i anslutning till förpackningar och produktnamn. De rättsliga relationerna mellan käranden och svaranden har reglerats genom avtal. I 1 § lagen om marknadsdomstolen har marknadsdomstolens behörighet och organisationsform definierats. Tvister som grundar sig på avtal hör inte till marknadsdomstolens behörighet. Avtalstvisten mellan Tolonen och Pharma Nord är också anhängig vid skiljemannadomstol.

Sökanden har vid Helsingfors rådstuvurätt väckt en tala om kränkning av varumärkesrätt. Rådstuvurätten har givit sitt utslag i ärendet 2.12.1991. Sökandens käromål förkastades av rådstuvurätten. Saken är alltså i fråga om varumärkesrätten redan avgjord vid allmän underrätt. Också i rådstuvurätten krävde sökanden att Oy Bio-Vita Ab förbjuds att på Bio-Mixförpackningen samt i övrigt i affärsverksamheten använda kärandens registrerade varumärke eller det utseende på förpackningen som käranden inarbetat.

Marknadsdomstolen är alltså inte riktigt forum då dessa saker skall behandlas.

Pharma Nords och Matti Tolonens samarbete inleddes redan år 1985. Tolonen föreläste i Danmark och ägarna av Pharma Nord var åhörare. De kom senare till Finland för att träffa Tolonen. Man avtalade muntligt att Tolonen skall utveckla ett antal produkter. Som ett resultat av detta samarbete utvecklade Tolonen de produkter som räknats upp i det skriftliga avtalet 15.3.1988. Oy Bio-Vita Ab grundades uttryckligen för att marknadsföra Matti Tolonens produkter och detta känner vardera parten till. I avtalet 22.8.1988 har villkoren för marknadsföringen och begränsningarna i varumärkesrätten definierats skilt. Vardera avtalet ger klart vid handen att produkterna är Matti Tolonens. I avtalet har uttryckligen definierats att Pharma Nord har rätt till sitt varumärke. Enligt avtalet ingår i detta en silverkant och guldmortel. I avtalet hade också avgränsats att Pharma Nord i de nordiska länderna har rätt till produktnamnen för de produkter Matti Tolonen i anslutning till detta samarbete dittills hade utvecklat. Det var inte fråga om någon ensamrätt, inte heller om en rätt att sälja Tolonens produkter. Enligt avtalet mellan parterna betalade Pharma Nord Matti Tolonen royalty på försäljningen av de produkter han utvecklat.

Sökandens varumärke består av i och för sig kända geometriska figurer, dvs. en rektangulär ram och ett lodrätt streck och en bild av en mortel för särskiljningsförmågans skull. Varumärket innehåller inget omnämnande om färgsättning. Ansökan har inlämnats 5.3.1987. Pharma Nord och Matti Tolonen hade då en lång tid i samarbete marknadsfört produkterna.

Pharma Nord har inget varumärkesskydd i fråga om produktnamn med förleden Bio. Inte heller Matti Tolonen har fått ensamrätt till användning av förleden Bio eftersom det redan innan parterna i detta ärende inledde sitt samarbete har funnits rikligt med naturprodukter på marknaden vars namn börjar med Bio.

Bio-Mix är en produkt som Matti Tolonen utvecklat och som såväl i fråga om sammansättning som namn klart avviker från övriga produkter han utvecklat för sin avtalspartner. Vita Kalkki och Pii-Boori Kalkki är kombinationspreparat som utvecklats av Tolonen och som avviker från tidigare avtalsprodukter. BioKuitu är en produkt som Matti Tolonen utvecklat att användas vid avmagring. Den är inte alls samma produkt som sökandens produkt Bio-Kuitu.

Förpackningens form beror på innehållet. Blisterförpackningar har alltid samma form. På samma sätt som kaffeförpackningar, cigarrett- eller kasettförpackningar är av samma form. Marknadsdomstolen har även tidigare i sina avgöranden konstaterat att förpackningens form inte framkallar förväxling på grund av att innehållet är detsamma.

Produkterna skiljer sig från varandra framför allt genom att produkten har ett eget namn och genom att tillverkarens eller försäljarens namn klart angivits på produkten.

Tablettmärket "certified quality" som är en del av förpackningen är ett allmänt använt tillägg som ingen har ensamrätt till. Det har varit i allmänt bruk redan långt innan Pharma Nord började använda det.

Ansökan ger Pharma Nord en helt felaktig bild av Bio-Kuitu. Produkten är uteslutande planerad av Matti Tolonen och Oy BioVita Ab har lämnat in varumärkesansökan 8.9.1989. Oy Bio-Vita Ab lät tillverka Bio-Kuitu vid Pharma Nord 1989-90 men har år 1991 låtit Booker Nutritional Products Ltd. tillverka produkten. Pharma Nord har enbart haft en roll som underleverantör. Enligt avtalet har marknadsföringen skett så att produkten gått att identifiera som Matti Tolonens produkt. Pharma Nord har inte heller på något sätt deltagit i marknadsföringen av Bio-Kuitu. På Pharma Nords egna förpackningar och i deras reklamblad konstateras entydigt att Bio-Kuitu är en fiberprodukt som utvecklats av Matti Tolonen.

Efter det att samarbetsavtalet strandat har svaranden ändrat produktförpackningarna. Ansökan är alltså också av denna orsak för sent gjord.

Konsumenten och köpmannen skiljer Tolonens olika produkter från varandra på basen av produktnamnet och de olika förpackningarna. På förpackningarna för samtliga produkter har marknadsförarens namn klart angivits. Inte heller layouten eller det allmänna intrycket vilseleder konsumenten. Köpbeslutet dikteras framför allt av Matti Tolonens namn. Pharma Nords produkter har under inga omständigheter någon särskild goodwill i Finland.

KONSUMENTOMBUDSMANNENS (KO) STÄLLNINGSTAGANDE

KO har meddelat att han inte vidtar åtgärder med anledning av ansökan.

BEVISNING

I marknadsdomstolen har hörts som av sökanden åberopat vittne kvallitetskontrollant Sten Anders Slettebo och som av svaranden åberopade vittnen verkställande direktör Sten Fallström och faktor Salomon Leinson.

YRKANDET PÅ ETT TEMPORÄRT FÖRBUD

Vid behandlingen av ärendet 16.12.1991 har marknadsdomstolen förkastat sökandens yrkande på ett temporärt förbud.

MOTIVERINGEN TILL MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

De produkter av läkemedelstyp och naturprodukter som sökanden Pharma Nord tillverkar har sedan 1986 sålts i Finland via olika återförsäljare. I sökandens produktserie har bl.a. följande produkter ingått: Influ-Zink, Immuno-Zink, Bio-Selen, Glandin 25, EPA-Glandin, Bio-Karoten, Bio-Marin och Bio-Kuitu.

Utseendet på förpackningarna för sökandens produktserie är enhetlig. På förpackningens framsida förekommer en silverfärgad ram, vars hörn buktar inåt. På insidan av ramen finns ett silverfärgat lodrätt streck. På vänstra sidan av detta streck är en mortelformad figur med en öppning i figuren där själva produkten syns. I nedre kanten till höger på framsidan finns en tablettformad ellips. Till höger på framsidan av förpackningen förekommer alltid produktens namn med stora bokstäver. I sökandens produktserie skiljer sig förpackningarna för olika produkter från varandra närmast i fråga om namn och färgsättning. Färgsättningen är genomgående matt.

Docent Matti Tolonen har sedan år 1985 mot royalty främjat försäljningen av sökandens produkter. I början skedde detta med stöd av ett muntligt avtal och senare på grundval av ett skriftligt avtal undertecknat 15.3.1988. I det skriftliga avtalet har uppräknats alla ovan nämnda sökandens produkter med undantag av Bio-Kuitu. Genom ett 22.8.1989 undertecknat avtal mellan Pharma Nord och Tolonens bolag Oy Bio-Vita Ab (antecknat i handelsregistret 11.10.1989) har sökanden till svarandebolaget överlåtit rätten till marknadsföring av produkterna Bio-Fiber och Bio Chrom. Sökanden har den 20.1.1989 fått sina produktförpackningar registrerade i varumärkesregistret.

Med anledning av svarandenas invändningar konstaterar marknadsdomstolen att den inte prövar ansökan som en avtalsrättslig eller varumärkesrättslig fråga enligt föregående textstycke. Också sökanden har uttryckligen avgränsat ansökan att inte gälla dessa frågor.

Svaranden Oy Bio-Vita Ab började hösten 1990 marknadsföra en produkt benämnd Bio-Mix. I mars 1991 introducerade svarandebolaget på marknaden en produkt benämnd Pii-Boori Kalkki. Vardera produkten tillverkas av ett utomstående bolag. På framsidan av förpackningen för såväl Bio Mixprodukten som för Pii-Boori Kalkki finns en silverfärgad ram, vars hörn buktar inåt. Förpackningarna har också ett lodrätt streck och en tablettformad ellips. På vänstra sidan av strecket finns en bild av Matti Tolonens ansikte.

Svarandebolaget introducerade i januari 1991 på marknaden en produkt benämnd Vita-Kalkki och i mars 1991 en produkt benämnd Bio-Kuitu. Också dessa produkter är tillverkade av ett utomstående bolag. År 1991 började man marknadsföra produkten BioMix i en ny slags förpackning.

Svarandebolagets ursprungliga förpackning för Bio-Mix och förpackningen för Pii-Boori Kalkki avviker från förpackningarna som ingår i sökandens förpackning närmast genom att den mortelbild som förekommer på svarandens produkt har bytts ut mot en bild av Matti Tolonens ansikte. Svarandens produktförpackningar är försedda med en silverfärgad ram som in i minsta detalj, till och med i fråga om hörnen, motsvarar den ram som förekommer på sökandens förpackning. Inne i ramen finns ett silverfärgat lodrätt streck och ett ellipsformat kännetecken. Dessa detaljer förekommer på motsvarande sätt på sökandens förpackningsserie. Också i övrigt påminner kompositionen för förpackningen om kompositionen för sökandens produktserie. Förpackningen för Bio-Mix hade guldgul basfärg och förpackningen för Pii-Boori Kalkki var vit.

Sökanden har inlett försäljningen av sin produktserie i Finland år 1986. Svaranden har inlett försäljningen av sin konkurrerande produktserie år 1990. Svarandens produktserie har till en början varit i så hög grad lik sökandens produktserie att svaranden måste ha efterbildat det allmänna intryck sökandens produktserie ger. Något praktisk orsak till efterbildningen förelåg inte.

Sökandens och svarandens produktserier är på försäljningsställena i minuthandeln dessutom placerade bredvid varandra och om varandra. Det helhetsintryck förpackningarna ger är likartat. I fråga om vardera produktserien förekommer tillverkarens och marknadsförarens namn tydligt enbart i nedre kanten på baksidan.

Marknadsdomstolen anser att oberoende av att bilden av en mortel på svarandens förpackning ersatts med en bild av Matti Tolonens ansikte har de första förpackningarna som ingick i svarandens produktserie varit så likartade förpackningarna i sökandens förpackningsserie att de är ägnade att ge ett intryck av att de hör till samma produktserie. Detta framkallar för sin del förväxling i fråga om produkternas kommersiella ursprung. Genom att på ovan angivet sätt efterbilda sökandens produktserie har svarandebolaget förfarit otillbörligt med hänsyn till sökanden.

Förpackningen för svarandebolagets produkt Vita-Kalkki och den nya förpackningen för Bio-Mix skiljer sig från de ursprungliga förpackningarna bl.a. genom att det lodräta strecket och den tablettformade ellipsen lämnats bort och placeringen av produktnamnet har ändrats. Ramarnas hörn har omformats. Det helhetsintryck dessa förpackningar ger avviker i så hög grad från det helhetsintryck sökandens förpackningar ger att det inte finns fara för förväxling i fråga om produkternas kommersiella ursprung. När det gäller dessa förpackningar anser marknadsdomstolen att svarandebolaget inte förfarit otillbörligt med hänsyn till sökandebolaget.

Sökandebolagets produkt Bio-Kuitu har sedan 1989 marknadsförts i Finland. Under åren 1989-1990 marknadsförde svarandebolaget produkten i fråga i Finland. Produkten marknadsförs i en förpackning som liknar förpackningarna för sökandens ovan beskrivna förpackningsserie och är gul. På vänstra sidan av sökandens förekommer under morteln texten: "Utvecklad av Dr. Matti Tolonen" och samma text på finska.

I mars 1991 började svarandebolaget marknadsföra en produkt benämnd Bio-Kuitu som den lät tillverka i England. Produkten i fråga avviker i fråga om sammansättningen i någon mån från den produkt sökanden framställer. Den marknadsförs i en förpackning som är av samma typ som de ovan beskrivna förpackningarna för produkterna Vita-Kalkki och Bio-Mix. Svarandens förpackning för Bio-Kuitu är gul. På svarandens förpackning för BioKuitu förekommer också texten: "Utvecklad av Dr. Matti Tolonen" och samma text på finska.

Svarandebolagets förpackning för Bio-Kuitu skiljer sig från sökandebolagets förpackningsserie på samma sätt som förpackningen för Vita-Kalkki och den nya förpackningen för Bio-Mix. Utseendet på också dessa förpackningar påminner om utseendet på sökandens produktserie. Svaranden har givit produkten BioKuitu exakt samma namn som sökanden givit sin produkt. Marknadsdomstolen anser att svarandens produktnamn Bio-Kuitu i anslutning till det faktum att svarandens produktförpackning till utseendet påminner om sökandens förpackningsserie framkallar ett intryck av att produkterna hör till samma produktserie. Detta framkallar dessutom en fara för förväxling i fråga om produkternas kommersiella ursprung. Svarandebolaget har alltså till denna del förfarit otillbörligt med hänsyn till sökandebolaget.

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Marknadsdomstolen prövar riktig med stöd av 1 och 6 § OtillbFörfL vid ett vite av etthundratusen (100 000) mark förbjuda Oy Bio-Vita Ab att vid marknadsföringen av produkterna Bio-Mix och Pii-Boori Kalkki använda produktförpackningar som utformats så att helhetsintrycket framkallar fara för förväxling med den produktserie sökanden marknadsför. Svaranden förbjuds också att marknadsföra produkten Bio-Kuitu i en förpackning som på grund av likheter i fråga om produktnamnet och förpackningen framkallar fara för förväxling med den produktserie sökanden marknadsför.

Förbudet skall iakttas omedelbart.

Yrkandena förkastas i övrigt.

Oy Bio-Vita Ab förpliktas ersätta Pharma Nord A.p.S.:s rättegångskostnader med etthundratjugotusen (120 000) mark jämte sexton (16) procent ränta från den dag detta utslag delges.

Närvarande: Huttunen, ordförande, Kurri, viceordförande, Tala, Aaltonen, Henriksson, Maijala, Mustonen, Mäkinen, P och Ollikainen