31.3.2025

Vaatimukset

Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi niin, että Patentti- ja rekisterihallitus tekee päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) ei ole voimassa Suomessa.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 8929952 ZARA.

Kyseiset merkit kattavat valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin samoja palveluita luokissa 35 ja 41. Merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista. Toisaalta kyseessä olevia palveluita voidaan tarjota myös ammattilaisille, joiden tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi. Sekaannusvaara arvioidaan kuitenkin suuren yleisön perusteella, koska sen tarkkaavaisuusaste on alempi.

Valittajan EU-tavaramerkki on yhdestä sanasta muodostuva sanamerkki. Sanamerkki tuottaa laajemman suojapiirin kuin kuviomerkki. Sanamerkin suojapiiri ulottuu sellaisiin ulkoasullisiin muunnelmiin, jotka sisältävät aiemman sanamerkin kanssa saman tai samankaltaisen sanan. Aikaisempi merkki koostuu neljästä kirjaimesta ja kahdesta tavusta ZA-RA.

Vastaajan kansainvälinen rekisteröinti on kuviomerkki, jossa on kirjoitettu sana ZHARA neliön muotoisen laatikon sisään. Sanaosa koostuu viidestä kirjaimesta ja aiemman EU-tavaramerkin tavoin yhdestä sanasta, jossa on kaksi tavua ZHA-RA. Sanan ZHARA kirjaimet on jaoteltu kahteen riviin siten, että kirjaimet on aseteltu vinosti suhteessa toisiinsa. Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti katsonut, että laatikon vasemmassa yläkulmassa oleva kirjain voidaan tulkita Z tai N-kirjaimeksi. Kun kaikki muut kirjaimet ovat merkissä selvästi vaakatasossa hieman vinossa, myös ensimmäinen kirjain hahmotetaan ja luetaan Z-kirjaimena.

Koska länsimaissa lukusuunta on vasemmalta oikealle, suomalainen keskivertokuluttaja tulkitsee merkin muodostuvan sanasta ZHARA. Vastaaja on myös itse tarkoittanut merkin sisältämän tekstin luettavaksi Z-H-A-R-A, mikä ilmenee rekisteröintitiedoista, sekä vastaajan sosiaalisen median julkaisuista.

Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaisia. Ne ovat lähes samanpituisia, ja sisältävät neljä identtistä kirjainta. Toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on esitetty, vastaajan merkki ei ole vahvasti kuviollinen sillä merkki koostuu neliöstä, joka on täysin geneerinen kuvio vailla erottamiskykyä sekä viidestä standardikirjaimin kirjoitetusta kirjaimesta, jotka kuluttaja muodostaa mielessään sanaksi ZHARA.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit ovat käytännössä identtiset. Molemmilla merkeillä on tavutuksen vuoksi sama kaksiosainen rytmi. Suomen kieliopin mukaisesti sanan pääpaino on sen ensimmäisellä tavulla ja vokaalilla. Käytännössä myöhemmässä merkissä toisena oleva H-kirjain jää lausuttaessa mykäksi ja merkki lausutaan samalla tavalla kuin aikaisempi sanamerkki ZARA.

Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu sanan zara tarkoittavan espanjan kielellä maissia, mikä ei pidä paikkansa. Valittajan käsityksen mukaan Zara voi olla eräs maissilajike, mutta tämä ei merkitse sitä, että zara tarkoittaisi maissia. Valituksenalaisen päätöksen mukaan Zara on naisen etunimi Suomessa ja se on lausuntatavaltaan samankaltainen suomalaisen etunimen Sara kanssa. Zara on kuitenkin hyvin harvinainen etunimi Suomessa ja toisaalta, myös Zhara voidaan käsittää naisen nimeksi ja vieraskieliseksi muunnelmaksi etunimestä Sara. Koska kummallakaan vertailtavista merkeistä ei sellaisenaan ole kohderyhmän tuntemaa merkityssisältöä, merkityssisällöllistä vertailua ei ole mahdollista tehdä.

EU-tavaramerkkiä ZARA on pidettävä luontaisesti erottamiskykyisenä, sillä se ei kuvaile rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluita, eikä myöskään viittaa niihin millään tavalla.

Ottaen huomioon palveluiden identtisyys sekä vertailtavien merkkien samankaltainen kokonaisvaikutelma, on merkkien välinen sekaannusvaara ilmeinen. Myös Virossa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Puolassa annetuissa päätöksissä on katsottu, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara.

Valittajan EU-tavaramerkki ZARA on lisäksi laajalti tunnettu Euroopan unionin alueella ja kohdeyleisö yhdistää vastaajan merkin siihen. On ilmeistä, että vastaajan merkki hyödyntää aiemman EU-tavaramerkin mainetta.
EU-tavaramerkin yli 30 vuoden kestoisesta ja laajamittaisesta käytöstä johtuen, se on lisäksi saavuttanut käytön myötä entisestään vahvempaa erottamiskykyä.

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan väitteen katsoen, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) ei aiheuta sekaannusvaaraa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin 8929952 ZARA, sekä ettei valittaja ole toimittanut sellaista näyttöä, joka osoittaisi kyseisen EU-tavaramerkin laajaa tunnetutta Suomessa tai Euroopan unionissa.

Asiassa on markkinaoikeudessa ensisijaisesti kysymys siitä, onko kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406893 ZHARA (kuvio) voimassaololle Suomessa estettä sen vuoksi, että se aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 8929952 ZARA.

2 Sekaannusvaaran arviointi

2.1 Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 107 §:n 1 momentin mukaan lain voimaan tullessa vireillä olevan hallinto- tai hallintolainkäyttöasian sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) on rekisteröity 21.12.2017. Asiaan sovelletaan siten tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin (7/1964) koskevat sovellettavaa lakia mainitussa muodossa.

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain (7/1964) 57 §:n mukaan yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit), jäljempänä yhteisön tavaramerkkivirasto, yhteisön tavaramerkistä (sittemmin ”EU-tavaramerkki”) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 nojalla rekisteröimää tavaramerkkiä.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n (616/2016) 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n (616/2016) 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkkilain (7/1964) 56 d §:n (616/2016) 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdyn väitteen johdosta, jos rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, tehdä päätös, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa. Jos rekisteröinti täyttää tämän lain mukaiset rekisteröinnin edellytykset vain osittain, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee tehdä päätös, että rekisteröinti on voimassa ainoastaan osittain. Patentti- ja rekisterihallituksen on hylättävä väite, jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä.

2.2 Palveluiden vertailu ja kohdeyleisö

Vastaajan kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) kattaa palvelut ”Advertising” luokassa 35, sekä palvelut ”Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities” luokassa 41.

Markkinaoikeus katsoo valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin, että aiemman EU-tavaramerkin 8929952 ZARA kattamat luokan 35 ”Advertisement services” ja luokan 41 ”Education; providing of training; providing amusement services; sporting and cultural activities” ovat identtisiä vastaajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamien palvelujen kanssa.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan.

Vastaajan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat luokan 35 palvelut ”Advertising”, eli mainontapalvelut, on suunnattu ammattilaisille, ja luokan 41 palvelut sekä suurelle yleisölle että ammattilaisille.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan lähtökohtaisesti sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi. Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa luokan 41 palvelujen merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, jonka tarkkaavaisuusaste mainittuja palveluja ostettaessa on tavanomainen.

Luokan 35 palvelujen kohdeyleisönä on kuitenkin pidettävä yksinomaan ammattimaisia toimijoita, joiden tarkkaavaisuusaste näitä palveluja ostettaessa on tavanomaista korkeampi.

2.3 Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien palvelujen kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Tässä tilanteessa kohdeyleisö mieltää tavaramerkin yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Asiassa ovat vertailtavana valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki numero 8929952 ZARA, sekä kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio):

Kuva.Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (vastaajan merkki)

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) on kuviomerkki, joka koostuu leveäreunaiseen neliöön sisällytetystä tyylitellyllä kirjasinlajilla esitetystä kirjainyhdistelmästä Z-H-A-R-A. Kirjaimet Z, H, A ja A on aseteltu neliön kulmiin ja kirjain R neliön keskelle. Kirjaimet ovat lievästi kallellaan suhteessa toisiinsa ja niitä ympäröivään neliöön. Markkinaoikeus katsoo, että kuvion vasemmassa yläkulmassa olevan Z-kirjaimen mieltäminen valituksenalaisessa päätöksessä esitetyin tavoin myös N-kirjaimeksi edellyttäisi sen lukemista muihin kirjaimiin nähden poikkeavassa kulmassa, mitä kohdeyleisö ei todennäköisesti tekisi.

Markkinaoikeus toteaa, että kuluttajat vaistomaisesti etsivät kuviomerkeissä lausuttavia osia, joilla niihin on mahdollista viitata. Jos kuviomerkki sisältää sanaosia, jotka ovat luettavissa eri tavoin, merkkien vertailussa on otettava huomioon mahdolliset vaihtoehtoiset todennäköiset tulkintatavat. Vain selvästi lukukelvottomat sanaosat voidaan jättää ottamatta huomioon sanaosana merkkien vertailussa.

Markkinaoikeus katsoo, että vastaajan merkkiin sisältyvää kirjainyhdistelmää on sinänsä mahdollista lukea järjestyksessä Z-H-A-R-A tai Z-H-R-A-A riippuen siitä, mielletäänkö neliön alakulmien A-kirjaimia hieman ylemmäksi neliön keskelle asetetun R-kirjaimen seuraavan suoraan yläreunan Z ja H kirjaimia, vai vasta neliön vasemmassa alalaidassa olevan A-kirjaimen jälkeen. Muita kirjainyhdistelmiä ei ole muodostettavissa suomalaisen kohdeyleisön ensisijaisesti noudattamassa vasemmalta oikealle etenevässä lukusuunnassa.

Vastaajan merkin hallitsevana ja erottamiskykyisimpänä osana on kokonsa ja sijaintinsa vuoksi pidettävä mainituista kirjaimista muodostuvaa sanaosaa. Sitä ympäröivä neliö on sen sijaan yksinkertainen geometrinen muoto, joka mielletään sanaosan kehykseksi, ja joka on erottamiskyvyltään sekä hallitsevuudeltaan selvästi toissijainen sanaosaan nähden.

Valittajan aikaisempi merkki on sanamerkki ZARA. Markkinaoikeus toteaa, että Zara on ymmärrettävissä etunimeksi, mutta se on toisaalta valittajan esittämän selvityksen perusteella nimenä harvinainen. Merkillä ei ole suomalaiselle kohdeyleisölle ymmärrettävää merkitystä, ja sen luontaisen erottamiskyvyn astetta on joka tapauksessa pidettävä vähintään kohtalaisena.

Ulkoasultaan vertailtavat merkit poikkeavat toisistaan vastaajan merkin kehyksenomaisen neliön, sekä siihen sisältyvän H-kirjaimen osalta miellettäessä vastaajan merkin sanaosan muodossa ZHARA. Tällöin vertailtavat merkit ovat samankaltaisia kumpaankin sisältyvien kirjainten Z, A, R ja A osalta. Ulkoasultaan merkkien samankaltaisuuden astetta on näin ollen pidettävä kohtalaisena.

Suomalaiselle kohdeyleisölle aiemman merkin lausuntatapa on ”tsara”. Miellettäessä vastaajan merkin sanaosan muodossa ZHARA, merkki lausuttaisiin vastaavasti joko ”tsara” tai ”tshara” mikäli H-kirjain äännetään, minkä vuoksi merkit ovat ääntämistavasta riippuen lausuntatavaltaan joko identtisiä tai vahvasti samankaltaisia.

Kun kummallakaan merkillä ei ole suomalaisen kohdeyleisön kannalta ymmärrettävää merkityssisältöä, merkityssisällöllistä vertailua ei ole mahdollista tehdä.

2.4 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.

Kuten edellä on todettu, nyt vertailtavien merkkien kattamat palvelut ovat identtiset ja ne on suunnattu osin suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaisena, osin ammattilaisille, joiden tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi.

Edellä on myös todettu, että aiemman EU-tavaramerkin luontaisen erottamiskyvyn aste on kohtalainen. Luettaessa vastaajan merkin sanaosan kirjainjärjestyksessä Z-H-A-R-A, vertailtavien merkkien on myös katsottu olevan ulkoasultaan kohtalaisen samankaltaisia ja ääntämistavasta riippuen lausuntatavaltaan identtisiä tai vahvasti samankaltaisia, eikä merkityssisältöä ole mahdollista arvioida. Todetun johdosta sekä ammattilaiset että tavalliset kuluttajat saattavat vastaajan merkin kohdatessaan luulla, että kyseessä olevat identtiset palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) aiheuttaa siten sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 8929952 ZARA.

Vertailtavien merkkien välinen sekaannusvaara on edellä esitetyin perustein olemassa siltä osin kuin kohdeyleisö lukee vastaajan merkin sanaosan kirjainyhdistelmää järjestyksessä Z-H-A-R-A. Asiassa ei siten ole tarpeen arvioida sekaannusvaaran edellytyksiä mahdollista vaihtoehtoista kirjainjärjestyksen lukutapaa koskevilta osin, eikä myöskään siltä osin, kuin osa kohdeyleisöstä mahdollisesti tulkitsisi vastaajan merkin Z-kirjaimen N-kirjaimeksi (ks. vastaavasti esim. unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.7.2017, T‑521/15, Diesel v EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (Représentation d'une ligne incurvée et coudée) EU:T:2017:536, kohta 69).

Koska markkinaoikeus on edellä todetuilla perusteilla katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 8929952 ZARA, asiassa ei ole tarpeen arvioida valittajan väitteitä EU-tavaramerkin käytön kautta vahvistuneesta erottamiskyvystä, tai sen laajalti tunnettuudesta.

3 Johtopäätös

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1406893 ZHARA (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 8929952 ZARA. Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on näin ollen kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi siten kuin tämän päätöksen lopputuloksesta ilmenee.