29.11.2024

Yleistä

Frends Technology Oy, 5.2.2024 saakka HiQ Finland Oy, on suomalainen ohjelmistoalalla toimiva yritys. Eräs yhtiön tuotteista on FRENDS-integraatioalusta. Kyseinen tuote on alun perin kehitetty jo vuonna 1988. Tuotteen nimi on alun perin suojattu jo vuosikymmeniä sitten, ja se on ollut käytössä siitä lähtien.

Tunnus FRENDS on käytön perusteella vakiintunut Frends Technology Oy:n tarjoamien tavaroiden ja palveluiden tavaramerkiksi. Frends Technology Oy on myös EU-tavaramerkin numero 17900075 FRENDS (kuvio) haltija. Yhtiö on lisäksi harjoittanut toimintaa 5.2.2024 saakka voimassa olleella aputoiminimellä Frends Technology.

Frends Technology Oy havainnut samalla alalla toimivan yhtiön rekisteröineen toiminimen Frendy Oy 17.6.2021 ja lisäksi ryhtyneen käyttämään tunnusta FRENDY sanamuodossa ja kuviomuodossa erilaisissa väriyhdistelmissä ainakin verkkosivustolla frendy.fi sekä eri sosiaalisen median kanavissa. Frendy Oy:n omistama inDatahouse Oy on rekisteröinyt verkkotunnuksen frendy.fi 15.3.2021. Vielä on tullut esille, että myös Frendy Group Oy on rekisteröitynyt toiminimensä 17.6.2021. Frends Technology Oy ei ole antanut Frendy Oy:lle ja Frendy Group Oy:lle lupaa edellä mainittujen tunnusten käyttämiseen tai rekisteröintiin.

Frendy Oy on FRENDY-tunnuksia käyttäessään loukannut Frends Technology Oy:n yksinoikeutta sen aikaisempiin FRENDStavaramerkkeihin ja aputoiminimeen Frends Technology, koska tunnusten välillä on sekaannusvaara.

Tunnuksen FRENDS vakiintuminen tavaramerkiksi

Tunnusta FRENDS on käytetty niin pitkään Frends Technology Oy:n tarjoamien tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, että se on tullut Suomessa kohderyhmässään tunnetuksi Frends Technology Oy:n tavaroiden ja palveluiden merkkinä. Vakiintuminen on tapahtunut ennen kuin FRENDY-tunnuksen käyttö on alkanut ja verkkotunnus frendy.fi sekä Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n toiminimet on rekisteröity.

FRENDS on yleisesti tunnettu erityisesti Frends Technology Oy:n tarjoaman integraatioalustan ja siihen liittyvien palveluiden tunnuksena. FRENDS-integraatioalustan avulla yhteisöt voivat hoitaa esimerkiksi tiedonsiirtoon ja hyperautomaatioon liittyviä tehtäviä sekä sovellusten toteutukseen ja hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi Frends Technology Oy tarjoaa FRENDS-integraatioalustaan liittyen muun ohella seurantaa, valvontaa ja monitorointia, palveluarkkitehtuurin ja integraatiotarpeen kartoitusta sekä erilaisia tutkimus-, suunnittelu- ja analysointitehtäviä. Frends Technology Oy tarjoaa myös erilaisia FRENDS-koulutuksia sekä neuvontaa ja konsultointia sekä harjoittaa FRENDS-tuotteiden ja -palveluiden suunnittelua, kehittämistä, valmistusta, myyntiä, tuontia ja vientiä. Tunnus FRENDS on siten vakiintunut IT-järjestelmän ja erilaisten ITpalveluiden tavaramerkiksi.

Tunnusta on käytetty pitkään frends.com-verkkosivustolla ja sillä julkaistuissa artikkeleissa. Lisäksi tunnus on esiintynyt edellä mainittujen tavaroiden ja palveluiden tunnuksena verkkosivuilla hiq.fi vuosina 2018 — 2021 julkaistuissa artikkeleissa, eri sosiaalisen median tileillä sekä YouTubekanavalla. FRENDS-tunnus on ollut esillä myös erilaisissa alan tapahtumissa, markkinointi- ja muussa aineistossa sekä asiakkaille lähetetyissä laskuissa.

Frends Technology Oy:n liikevaihdosta vuodelta 2021 suuri osa on koostunut FRENDS-integraatioalustan ja siihen liittyvien palveluiden myynnistä. Yhtiö on tehnyt merkittäviä panostuksia FRENDS-brändin markkinointiin vuosien 2017 — 2022 aikana. Mainokset ovat tällä ajanjaksolla tavoittaneet yhteensä miljoonia internetin käyttäjiä. FRENDS-integraatioalustaa ja siihen liittyviä palveluita ovat ostaneet muun ohella lukuisat suuret yritykset. FRENDS-tunnus ja sillä markkinoitava integraatioalusta on myös esiintynyt useissa opinnäytetöissä ainakin vuosina 2003 — 2019, Kauppalehden pörssitiedotteessa ja Ilta-Sanomien artikkelissa.

Koska tunnusta FRENDS on käytetty ainoastaan kirjoitettuna erilaisilla kirjasintyypeillä, jotka eivät ole mitenkään silmiinpistäviä, pääasiassa ilman muita kuviollisia elementtejä tai ainakaan ilman mitään hallitsevaa kuviollista elementtiä, vakiintunut on tunnus FRENDS ilman mitään kuviollisia elementtejä.

Tavaramerkkiloukkaus

EU-tavaramerkki FRENDS (kuvio) on ollut tavaramerkkisäännösten tarkoittamalla tavalla tosiasiallisessa käytössä. Lisäksi EU-tavaramerkki on rekisteröity 30.8.2018, joten se on voinut tulla käyttämättömyyteen perustuvan menettämisuhan alaiseksi aikaisintaan 31.8.2023 alkaen. EU-tavaramerkin loukkaus on kestänyt yli kaksi vuotta kyseiseen ajankohtaan mennessä. EU-tavaramerkin mahdollisella menettämisellä ei olisi taannehtivia oikeusvaikutuksia loukkaukseen liittyen.

Frends Technology Oy:n EU-tavaramerkki FRENDS (kuvio) kattaa seuraavat tavarat ja palvelut:

- Luokka 9: Tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; Liitäntälaitteet tietokoneisiin; Tietokoneohjelmat [tallennetut]; Tietokoneohjelmistot käytettäväksi sovellusohjelmaliittymänä (API); Elektroniset julkaisut [järjestelmästä toiseen poimittavat]; Valvontaohjelmat [tietokoneohjelmat].

- Luokka 35: Tutkimus liittyen liikkeenhoitoon; Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; Yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut.

- Luokka 42: Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; Tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; Graafinen taidesuunnittelu; Tietojen ja dokumenttien muuntaminen fyysisestä tietovälineestä elektroniseen; Graafikkopalvelut; Ohjelmistojen (Tietokone -) vuokraus; Palvelimien (Web -) vuokraus; IT-palvelut; IT-asioihin liittyvät turvallisuus-, suojaus- ja palauttamispalvelut; IT-asioihin liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja tietopalvelut; Tietokoneohjelmiin liittyvät analyysipalvelut; Tietokonejärjestelmien seurantapalvelut.

Edellä todetuin tavoin myös vakiintunut tavaramerkki FRENDS koskee Frends Technology Oy:n integraatioalustaa ja erilaisia IT-palveluita. Frendy Oy käyttää omia tunnuksiaan erilaisten IT-palveluiden ja tietotekniikkaan liittyvien tuotteiden yhteydessä. Vertailtavat tavarat ja palvelut ovat näin ollen identtisiä tai hyvin samankaltaisia.

Myös vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntavaltaan ja merkityssisällöltään.

EU-tavaramerkki FRENDS (kuvio) muodostuu sanaosasta FRENDS sekä kuvioelementistä. Merkin kuviollinen osa on kuusikulmio, joka on yksinkertainen graafinen elementti. Sanaosa on kirjoitettu pelkistetyllä kirjasinlajilla, ja merkin väreistä turkoosi on hallitsevin. EU-tavaramerkin erottamiskykyisin osa on sen ainoa lausuttavissa oleva osa FRENDS. Vakiintumiseen perustuva tavaramerkki FRENDS koostuu sanaosasta FRENDS.

Frendy Oy käyttää tunnusta FRENDY sekä sanallisessa että kuviollisessa muodossa. Kuviomuodossa Frendy Oy:n tunnus sisältää ainoastaan sanan ”frendy” kirjoitettuna pelkistetyllä kirjasinlajilla. Frendy Oy käyttää merkkiään useammissa eri väriyhdistelmissä, usein myös turkoosilla pohjalla.

Vertailtavien tunnusten sanaosat eroavat ainoastaan viimeisen kirjaimen osalta. Kun kohdeyleisö kiinnittää huomiota tunnusten alkuosiin, viimeisen kirjaimen ero on tässä suhteessa merkityksetön. Siten merkkien sanaosat ovat paitsi ulkoasultaan myös lausuntatavaltaan lähes identtisiä.

Myös merkkien kuvio-osat ovat ulkoasultaan erittäin samankaltaisia. Sanaosat on kirjoitettu pelkistetyllä ja muotokieleltään samankaltaisella kirjasinlajilla suuraakkosin. Merkkien värimaailma on usein samankaltainen.

Sanaosat FRENDS ja FRENDY eivät sellaisinaan tarkoita mitään. Kuitenkin kummankin sanan merkityssisällön voidaan katsoa viittaavan ystävään. Kumpikin sana leikittelee samalla tavalla englanninkielisen ystävää tarkoittavan sanan ”friend” väärinkirjoitetuilla muodoilla. Sanaa lausuttaessa ei kuulu i-kirjainta, joka on niin sanottu äänetön vokaali. FRENDS-tunnusten merkityssisällön voi katsoa olevan englanninkielinen monikkomuoto ystävää tarkoittavasta sanasta. Myös Frendy Oy:n merkkien merkitys viittaa englanninkieliseen ystävää tarkoittavan sanaan tai suomenkieliseen puhekieliseen ystävää tarkoittavaan ilmaukseen ”frendi”. Kohdeyleisö ei huomaa sanoja lausuttaessa i-kirjaimen puuttumista tai korkeintaan otaksuu, että molemmat merkit ovat sana ”friend” väärin kirjoitettuna. Vertailtavana olevat merkit ovat merkityssisällöltään identtisiä, sillä kohdeyleisö yhdistää ne molemmat samaan merkitykseen. Frends Technology Oy ja Frendy Oy kumpikin korostavat mainonnassaan sitä, että nimen on tarkoitus viitata ystävään tai kaveriin.

Sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös aikaisempien tunnusten erottamiskyvyn aste. Kun sanaosa FRENDS ei millään tavalla kuvaile kysymyksessä olevia tavaroita tai palveluita, Frends Technology Oy:n aikaisemmat tunnukset ovat tavanomaista erottamiskykyisempiä erityisesti niiden pitkäaikainen käyttö huomioon ottaen.

Myös toiminimet Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat samankaltaisia kuin Frends Technology Oy:n aiemmat merkit. Toiminimet sisältävät sanan ”frendy” lisäksi yhtiömuotoa osoittavan tunnuksen ”Oy”, jolle ei tule antaa painoarvoa tunnuksia vertailtaessa. Lisäksi toinen toiminimistä sisältää sanan ”group”, joka on tavanomainen konserniyhtiöiden nimissä ja jota ei sen vuoksi tule ottaa sekoitettavuusarvioinnissa huomioon. Kummankin toiminimen kaupparekisteriin merkitty toimiala on kaikki laillinen liiketoiminta, mihin sisältyvät kaikki Frends Technology Oy:n tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut sekä aputoiminimen Frends Technology toimiala. Lisäksi osapuolet harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa. Näin ollen tunnusten välillä on sekaannusvaara.

Aputoiminimen käyttäminen

Aputoiminimeä Frends Technology tai sen iskuosaa Frends on johdonmukaisesti käytetty jatkuvasti ja keskeytyksettä useiden vuosien ajan aputoiminimen toimialan mukaisen elinkeinotoiminnan harjoittamisessa. Aputoiminimi Frends Technology on koskenut FRENDS-integraatioalustan ja siihen liittyvien palveluiden tarjoamista. Aputoiminimen käyttötapaa ja laajuutta voidaan pitää toimialalla tavanomaisena, eikä aputoiminimeä ole käytetty vain rekisteröinnin ylläpitämiseksi.

Aputoiminimen käytön valmistelua ei ole aloitettu vasta, kun Frends Technology Oy on tullut tietoiseksi siitä, että sen aputoiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne voidaan tehdä. Frends Technology Oy on saanut tietää mahdollisesta kumoamista koskevasta kanteesta vasta silloin, kun markkinaoikeus on 15.11.2022 asettanut Frendy Oy:lle ja Frendy Group Oy:lle määräajan kumoamista koskevan vastakanteen vireille panemiseksi.

Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat esittäneet väitteen aputoiminimen käyttämättömyydestä 13.12.2022 vireille tulleessa vastakanteessa, ja Frends Technology Oy on saanut sen tiedoksi 20.1.2023. Siten asiassa merkityksellinen viiden vuoden ajanjakso on 20.1.2018 — 20.1.2023. Toissijaisesti ajanjakso tulee laskea kanteen vireilletulosta, jolloin se olisi 13.12.2017 — 13.12.2022.

Aputoiminimi on kysymyksessä olevana ajanjaksona ollut esillä frends.com-verkkosivuston alareunassa ja verkkosivustolla hiq.fi. Lisäksi aputoiminimi tai sen iskuosa ovat esiintyneet useissa artikkeleissa, jotka on julkaistu mainituilla verkkosivustoilla. Frends Technology Oy on eri sosiaalisen median tileillään sekä YouTube-kanavalla johdonmukaisesti käyttänyt Frends Technology liiketoimintayksiköstään joko aputoiminimeä Frends Technology tai sen iskuosaa Frends.

Frends Technology -liiketoimintayksikkö on myös myöntänyt järjestämistään Frends-integraatioalustaan liittyvistä koulutuksista sertifikaatteja, joissa on esiintynyt silloinen aputoiminimi Frends Technology. Aputoiminimeä ja sen iskuosaa on käytetty myös rekrytointiviestinnässä muun ohella duunitori.fisivustolla jaetuissa työpaikkailmoituksissa sekä rekrytointiin liittyvässä kirjeenvaihdossa ja hakijoille toimitetussa esiperehdytysmateriaalissa. Edellä mainittujen materiaalien lisäksi aputoiminimeä on käytetty asiakkaiden kanssa tehdyissä sopimuksissa, jotka ovat koskeneet Frends-integraatioalustaa ja siihen liittyviä palveluita. Frends Technology liiketoimintayksikölle on myös myönnetty kaksi Qvalify AB:n ISO-sertifikaattia, joiden perusteella on selvää, että Frends Technology aputoiminimellä ja sen iskuosalla on tarjottu aputoiminimen toimialaan kuuluvia tavaroita ja palveluita. Liiketoimintayksikkö on ollut myös näytteilleasettajana 14. — 15.9.2022 järjestetyillä Kuntamarkkinoilla.

Toiminimiloukkaus

Aputoiminimen Frends Technology toimiala on ollut ”Tietotekniikkaan liittyvä konsultointi ja siihen liittyvien ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden myynti, tuonti ja vienti”. Frendy Oy käyttää sekoitettavissa olevaa FRENDY-tunnusta identtisten ja hyvin samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden tunnuksena. Aputoiminimellä on ollut oikeusvaikutuksia siihen saakka, kunnes se on 5.2.2024 poistettu rekisteristä. Seuraamuksia voidaan tuomita tältä ajalta, ja näin ollen Frends Technology Oy:llä on asiassa edelleen oikeussuojan tarve.

Aputoiminimen Frends Technology erottamiskykyisin osa on sen ensimmäinen sana ”frends” jälkimmäisen osan viitatessa selvemmin aputoiminimen toimialaan. Vertailussa toiminimen jälkimmäiselle, heikommalle osalle ei tule antaa suurta painoarvoa. Frendy Oy:n toiminimi puolestaan muodostuu yritystunnus Oy:n lisäksi ainoastaan sanasta ”frendy”, ja verkkotunnus frendy.fi maapäätteen .fi lisäksi samoin ainoastaan sanasta ”frendy”. Osapuolten tunnuksia vertailtaessa painoarvoa ei tule antaa osakeyhtiön tunnukselle Oy tai verkkotunnukselle välttämättömälle geneeriselle päätteelle .fi. Näin ollen vertailu tulee suorittaan pelkästään sanaosien FRENDS ja FRENDY välillä.

Yleistä

Frends Technology Oy:n kuviotavaramerkin sanaosa FRENDS ja vastaava aputoiminimen osa ovat vailla erottamiskykyä. Tunnus FRENDS ei ole myöskään käytön perusteella vakiintunut Frends Technology Oy:n tavaramerkiksi. Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n tunnuksista ei aiheudu sekaannusvaaraa Frends Technology Oy:n tavaramerkkiin eivätkä ne ole sekoitettavissa Frends Technology Oy:n aputoiminimeen.

Aputoiminimeä Frends Technology ei ole käytetty viimeiseen viiteen vuoteen. Myöskään EU-tavaramerkkiä 17900075 FRENDS (kuvio) ei ole viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa otettu tosiasialliseen käyttöön.

Tavaramerkin FRENDS väitetty vakiintuminen

Tavaramerkin FRENDS vakiintumisen vahvistamista koskeva vaatimus 1 tulee hylätä. Vakiintuneeksi väitetty merkki FRENDS on vailla erottamiskykyä, koska se viittaa IT-alan tavaroihin ja palveluihin. FRENDS on lyhennys IT-alalla tunnetusta tuotteesta Front End Dialing System.

Frends Technology Oy ei ole osoittanut tunnuksen vakiintuneen yhtiön tavaramerkiksi. Yhtiön verkkosivujen ja sosiaalisen median tilien aineistot koskevat pitkälti samoja uutisointeja. Tulosteita on otettu samalta verkkosivustolta eri kohdista. Yrityksen omat verkkosivut eivät vaadi resursseja, eikä niiden kävijämääristä ole esitetty minkäänlaista selvitystä. Vakiintumisen osoittamiseksi ei ole myöskään esitetty minkäänlaisia tietoja myynti- tai markkinointivolyymeistä taikka markkinatutkimuksia siitä, miten kohderyhmä tunnistaa kysymyksessä olevan tunnuksen. Opinnäytetyöt, muutama laskujäljennös tai yrityksen henkilöstöosaston viestit taikka yrityksen sisäiset esitykset eivät ole tavaramerkin tunnettuutta tai erottamiskykyä vahvistavia aineistoja. Opinnäytetöissä merkkiä on käytetty yleiskielenomaisesti taivuttaen.

Jos FRENDS-tunnuksen kuitenkin katsottaisiin vakiintuneen tavaramerkiksi, vakiintuminen koskee ainoastaan integraatioalustaa. Tunnusta ei ole käytetty mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin viittaamaan tähän ohjelmistotuotteeseen.

Frends Technology Oy on esittänyt, että FRENDS-tunnus on vakiintunut jo ennen kuin Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat aloittaneet FRENDY-tunnuksen käytön. Vakiintumisnäyttö tulee siis ottaa huomioon ainoastaan ajalta ennen 15.3.2021.

Väitetty tavaramerkkiloukkaus

FRENDS on integraatioalusta eli ohjelmistotuote, joka verkkosivustolla www.frends.com esitetyn mukaan mahdollistaa digitalisaation ja prosessiautomaation. Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n liiketoiminta keskittyy IT-ulkoistuspalveluihin sisältäen muun ohella IT-tuen, verkkoratkaisut, IT-infran ja -laitteet, pilvipalvelut, konesalipalvelut, tietoturvaratkaisut ja tulostusratkaisut. Frendy Oy:llä ja Frendy Group Oy:llä ei ole omia, FRENDS-ohjelmistoon verrattavia ohjelmistotuotteita. Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n liiketoiminta ja palvelut ovat siis käytännössä hyvin erilaisia verrattuna Frends Technology Oy:n tarjoamaan ohjelmistotuotteeseen.

Asianosaisten tavarat ja palvelut on tarkoitettu yritysasiakkaille. Kohderyhmä koostuu IT-alan ammattilaisista, jotka erottavat kyseisiä tavaroita ja palveluita tarjoavat yritykset toisistaan.

Vertailtavat merkit eivät ole ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia. Samankaltaisuuden arviointi FRENDY- ja FRENDS-tunnusten ja välillä tulee tehdä vertailemalla niiden erottamiskykyisiä osia. EU-tavaramerkki numero FRENDS (kuvio) koostuu kuvailevasta sanaosasta FRENDS ja värillisestä kuvioelementistä. EU-tavaramerkin erottamiskykyinen osa on kyseinen värillinen kuvioelementti. Sanaosan FRENDS heikkoa erottamiskykyä IT-alan tavaroille ja palveluille osoittaa se, että FREND-alkuisia tavaramerkkejä on rekisteröity EU-alueella erittäin laajasti luokissa 9 ja 42 oleville tavaroille ja palveluille. Kyseessä olevan kuvioelementin sisältävää EU-tavaramerkkiä ei edes ole käytetty rekisteröinnin kattamille tavaroille tai palveluille viiden vuoden aikana ennen vastakanteen vireille tuloa, eikä käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä.

Kun kysymyksessä olevat tavarat sekä palvelut eroavat toisistaan ja myös merkit ovat erilaisia, merkkien välillä ei ole kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaraa.

Väitetty toiminimiloukkaus

Aputoiminimi Frends Technology on poistettu kaupparekisteristä 5.2.2024. Aputoiminimen väitetyn loukkauksen perusteella ei voi siten enää aiheutua minkäänlaisia seuraamuksia, ei edes 5.2.2024 saakka. Frends Technology Oy:llä ei siten ole oikeussuojan tarvetta esittää mainittuun aputoiminimeen perustuvia vaatimuksia.

Joka tapauksessa FRENDY-tunnuksen käyttö ei ole loukannut aputoiminimeä Frends Technology, jonka toimiala on ”Tietotekniikkaan liittyvä konsultointi ja siihen liittyvien ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden myynti, tuonti ja vienti”. Aputoiminimi koostuu kokonaisuudessaan tietotekniikka-alan palveluita kuvaavista osista Frends ja Technology. Kysymyksessä on Frends-teknologiaan perustuva palvelu.

Lisäksi aputoiminimeä ei ole käytetty toiminimilain edellyttämällä tavalla eikä aputoiminimen toimialan mukaisille palveluille ainakaan viimeiseen viiteen vuoteen. Käyttämättömyydelle ei ole ollut hyväksyttävää syytä. Ellei aputoiminimeä olisi poistettu rekisteristä, sen rekisteröinti olisi tullut kumota.

Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat 30.8.2022 vastanneet Frends Technology Oy:n kanteeseen ja esittäneet vastauksessa väitteen aputoiminimen käyttämättömyydestä sekä samana päivänä Patentti- ja rekisterihallitukseen jätetyllä hakemuksella ryhtyneet toimenpiteisiin aputoiminimen kumoamiseksi. Käyttämättömyyden arvioinnissa merkityksellinen ajanjakso on siten lähtökohtaisesti käyttämättömyysväitettä ja kumoamishakemusta edeltävä viiden vuoden ajanjakso eli 30.8.2017 — 29.8.2022. Näin ollen aputoiminimen käyttöä koskevaa näyttöä ei tulee ottaa huomioon käyttämättömyysväitettä ja kumoamishakemusta edeltäneiden kolmen kuukauden ajalta 29.5. — 29.8.2022.

Frends Technology Oy:n esittämän käyttönäytön perusteella aputoiminimeä ei ole käytetty ainakaan 2016 lukien. Aputoiminimeä ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käytetty rekisteröidyssä muodossa Frends Technology. Tunnusta FRENDS on käytetty lähes poikkeuksetta ilman sanaa ”technology”. ”Frends” on Frends Technology Oy:n myymän integraatioalustan eli ohjelmistotuotteen nimi. Tunnusta on käytetty ainoastaan näiden ohjelmistotuotteiden yhteydessä. Kysymyksessä ei ole käyttö aputoiminimenä. Frends Technology Oy on lisännyt tekstin ”Frends Technology 2022” verkkosivuilleen vasta tultuaan tietoiseksi siitä, että aputoiminimi voidaan kumota käyttämättömyyden perusteella.

Frends Technology Oy

1. Ote frends.com verkkosivuilta 22.6.2022
2. Tuloste Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien kansallista tavaramerkkirekisteröintiä numero132574 FRENDS
3. Tuloste Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston tavaramerkkitietokannasta koskien EU-tavaramerkkirekisteröintiä numero 7032981 FRENDS (kuvio)
4. Entisen Frends Technology Oy:n kaupparekisteriote
5. Entisen HiQ Finland Oy:n kaupparekisteriote
6. Tuloste EUIPO:n tavaramerkkitietokannasta koskien EU-tavaramerkkirekisteröintiä numero 17900075 FRENDS (kuvio)
7. Frendy Oy:n kaupparekisteriote
8. Ote Traficomin Fi-verkkotunnushaun tuloksista koskien verkkotunnusta frendy.fi
9. Frendy Group Oy:n kaupparekisteriote
10. Otteita Frendy Oy:n verkkosivuilta 14. — 23.6.2022
11. Otteita Frendy Oy:n Facebook-tililtä 15.6.2022
12. Otteita Frendy Oy:n Instagram-tililtä 21. — 23.6.2022
13. Otteita Frendy Oy:n LinkedIn-tililtä 15.6.2022
14. Otteita Frendy Oy:n YouTube-tililtä 15.6.2022
15. Frendy Oy:n ja pääomasijoittajan tiedote 16.6.2021
16. Ote Webarchive.org-sivustolta Frendy Oy:n verkkosivuilta 16.6.2021
17. Ote HiQ Finland Oy:n verkkosivuilta 20.6.2018
23. Otteita FRENDS-tuotteen lisenssiä tarjoavien kumppaneiden verkkosivuilta
24. Ote frends.com verkkosivuilta
29. Ote web.archive.org-verkkosivustolle tallentuneesta otteesta frends.com -verkkosivuston ulkoasusta 9.8.2022
30. Otteita frends.com-verkkosivustolla julkaistuista artikkeleista
31. Ote listauksesta frends.com-verkkosivustolla julkaistuista artikkeleista ja niiden julkaisuajankohdista
32. Otteita HiQ.fi-verkkosivuston Ajankohtaista-osiossa julkaistuista artikkeleista
33. Ote listauksesta HiQ.fi-verkkosivustolla Ajankohtaista-osiossa julkaistuista artikkeleista ja niiden julkaisuajankohdista
34. Otteita Facebook-tilillä HiQ Finland julkaistuista julkaisuista
35. Ote Facebook-tililtä HiQ Finland
36. Otteita LinkedIn-tilillä HiQ Finland julkaistuista julkaisuista
37. Ote LinkedIn-tililtä HiQ Finland
38. Otteita Instagram-tilillä HiQ Finland julkaistuista julkaisuista
39. Ote Instagram-tililtä HiQ Finland
40. Otteita Facebook-tilillä Frends Eipaas julkaistuista julkaisuista
41. Ote Facebook-tililtä Frends Eipaas
42. Otteita Instagram-tilillä Frends Eipaas julkaistuista julkaisuista
43. Ote Instagram-tililtä Frends Eipaas
44. Otteita LinkedIn-tilillä Frends Enterprise iPaaS julkaistuista julkaisuista
45. Ote LinkedIn-tililtä Frends Enterprise iPaas
46. Otteita Frends Technology -liiketoimintayksikön myöntämistä sertifikaateista
47. Otteita LinkedIn-palvelussa julkaistuista julkaisuista koskien Frends Technology -liiketoimintayksikön myöntämiä sertifikaatteja
48. Otteita YouTube-kanavalla frends eiPaaS — Video julkaistuista videoista
49. Otteita duunitori.fi-verkkosivustolta HiQ:n Frends Technology liiketoimintayksikön työpaikkailmoituksista
50. Otteita julkaisuista Facebook-tilillä Startup Jobs in Finland koskien duunitori.fi-verkkosivustolla julkaistuja HiQ:n Frends Technology liiketoimintayksikön työpaikkailmoituksia
51. Ote Facebook-tililtä Startup Jobs in Finland
52. Otteita julkaisuista LinkedIn-tilillä Startup Jobs in Finland koskien duunitori.fi-sivustolla julkaistuja HiQ:n Frends Technology liiketoimintayksikön työpaikkailmoituksia
53. Ote LinkedIn-tililtä Startup Jobs in Finland
54. Ote Google-haun tuloksista aikavälillä 7.1.2017 — 2.2.2023 hakusanoilla ”frends technology”
55. Otteita kantajan työntekijöiden ja työnhakijoiden välisestä kirjeenvaihdosta
56. Frends Presentation 2022
57. HiQ:n työntekijän sähköpostiviesti työnhakijalle, 15.9.2021
58. HiQ:n työntekijän työnhakijalle 15.9.2021 sähköpostiviestin liitteenä lähettämä Pre-Boarding-materiaali
59. HiQ:n työntekijän sähköpostiviesti työnhakijalle (Service Manager), 15.9.2021
60. HiQ:n työntekijän työnhakijalle 15.9.2021 sähköpostiviestin liitteenä lähettämä Pre-Boarding-materiaali (Service Manager)
61. Otteita Frends Professional Services Agreement -sopimuksesta numero 88122, 19.10.2022 ( salassa pidettävä )
62. Otteita Support Service Delivery Agreement -sopimuksesta numero 88128, 26.10.2022 ( salassa pidettävä )
63. Ote Purchase Order for Frends Services -sopimuksesta (liittyy sopimukseen numero 88122), 22.12.2022 ( salassa pidettävä )
64. Otteita Frends Professional Services Agreement -sopimuksesta numero 88138, 23.12.2022 ( salassa pidettävä )
65. Otteita Frends Purchase Orded Agreement -sopimuksesta numero 88137, 23.12.2022 ( salassa pidettävä )
66. Otteita Frends Support Service Agreement -sopimuksesta numero 88139, 23.12.2022 (salassa pidettävä )
67. Otteita Frends Purchase Orded Agreement -sopimuksesta, 31.12.2022 (salassa pidettävä)
68. Otteita Frends Purchase Orded Agreement -sopimuksesta, 2.1.2023 ( salassa pidettävä )
69. Otteita Frends Reseller Partner Agreement -sopimuksesta, 17.1.2023 ( salassa pidettävä )
70. Ote sähköpostikirjeenvaihdosta HiQ:n työntekijän ja asiakkaan välillä, 15.9.2022
71. Ote sähköpostikirjeenvaihdosta HiQ:n työntekijän ja asiakkaan välillä, 17.10.2022
72. Todistus Qvalify AB:n HiQ:lle ja Frends Technologylle myöntämästä ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015-sertifikaatista, 14.6.2022
73. Otteita HiQ:n työntekijän) kolmansilta tahoilta saamista yhteydenotoista
74. Ote vuoden 2022 Kuntamarkkinoiden näytteilleasettajaluettelosta
75. Ote vuoden 2022 Kuntamarkkinoiden osallistumisohjeista
76. Ote Tivi-lehden artikkelista ”HiQ ostaa integraatio-osaaja Frends Technologyn”, 5.11.2010
77. Ote verkkosivuilta hiq.fi artikkelista ”Kotimainen Frends integraatioalusta”
78. Ote verkkosivuilta frends.com/services
79. Otteita web.archive.org-verkkosivustolta frends.com-verkkosivuston etusivusta vuosilta 2010 — 2017 ja 2019 — 2020
80. Otteita HiQ.fi -verkkosivustolla julkaistuista artikkeleista
81. Ote listauksesta HiQ.fi-verkkosivustolla julkaistuista artikkeleista ja niiden julkaisuajankohdista
82. Otteita HiQ.fi-verkkosivustolla julkaistuista artikkeleista
83. Ote listauksesta HiQ.fi-verkkosivustolla julkaistuista artikkeleista ja niiden julkaisuajankohdista
84. Otteita julkaisuista Facebook-tilillä HiQ Finland
85. Otteita julkaisuista Instagram-tilillä HiQ Finland
86. Otteita julkaisuista Twitter-tilillä HiQ Finland
87. Ote Twitter-tililtä HiQ Finland
88. Otteita YouTube-kanavalla HiQ Finland julkaisuista videoista
89. Otteita Frends Enterprise iPaas LinkedIn -tilillä julkaistuista julkaisuista
90. Otteita Frends Eipaas Twitter-tilillä julkaistuista julkaisuista
91. Ote Frends Eipaas Twitter-tililtä
92. Otteita Frends Eipaas — Video YouTube-kanavalla julkaisuista videoista
93. Otteita YouTube-videosta “Hybrid Inteqration Platform and API Management, AU, HiQ Finland”, 24.7.2019
94. Otteita laskuista koskien Frends-integraatioalustaa ja siihen liittyviä palveluita vuodelta 2017 ( salassa pidettävä )
95. Otteita laskuista koskien Frends-integraatioalustaa ja siihen liittyviä palveluita vuodelta 2018 ( salassa pidettävä )
96. Otteita laskuista koskien Frends-integraatioalustaa ja siihen liittyviä palveluita vuodelta 2019 ( salassa pidettävä )
97. Otteita laskuista koskien Frends-integraatioalustaa ja siihen liittyviä palveluita vuodelta 2020 ( salassa pidettävä )
98. Otteita laskuista koskien Frends-integraatioalustaa ja siihen liittyviä palveluita vuodelta 2021 ( salassa pidettävä )
99. Ote Asiakastiedosta koskien HiQ Finland Oy:n taloudellisia tunnuslukuja
100. Ote Google Ads -palvelusta koskien Frends-brändin markkinointiin käytettyjä varoja
101. Frends-brändin mainosten tavoittavuuslukuja vuosilta 2017 — 2022
102. Ote opinnäytetyöstä 15.4.2018
103. Ote opinnäytetyöstä 12.5.2019
104. Tuloste opinnäytetyön tiivistelmästä vuodelta 2003
105. Ote opinnäytetyöstä vuodelta 2019
106. Ote opinnäytetyöstä vuodelta 2017
107. Kuvia eri henkilöiden opinnäytetöistä vuosilta 2000 — 2020
108. Kuvia Frends-tunnuksen sisältämästä markkinointi- ja muusta materiaalista
109. Ote HiQ:n pörssitiedotteesta 17.7.2018
110. Ote Iltasanomien artikkelista 15.1.2004
111. Otteita Frendy Oy:n verkkosivuilta 22.1.2024

Frendy Oy ja Frendy Group Oy

1. Tuloste EUIPO:n tavaramerkkitietokannasta koskien EU-tavaramerkkirekisteröintiä numero 18436974 FRENDY
2. Frendy Oy:n ja pääomasijoittajan tiedote 16.6.2021 (sama kuin kantajan todiste 15)
3. Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n kaupparekisteriotteet (sama kuin kantajan todisteet 7 ja 9)
4. Entisen HiQ Finland Oy:n kaupparekisteriote (sama kuin kantajan todiste 5)
5. Frendy Oy:n asiamiehen kirje kantajan asiamiehelle 8.7.2021
6. Frendy Oy:n asiamiehen sähköpostiviesti kantajan asiamiehelle 13.8.2021
7. Frendy Oy:n asiamiehen sähköpostiviesti kantajan asiamiehelle 23.12.2021
8. EU-tavaramerkkihakemusta FRENDY koskeva EUIPO:n tutkimuskertomus 25.3.2021
9. Kantajan asiamiehen kirje Frendy Oy:lle 24.6.2021
10. Otteita kantajan FRENDS-tuotteen käytöstä (sama kuin kantajan todiste 23)
11. Kantajan asiamiehen sähköpostiviesti Frendy Oy:n asiamiehelle 12.7.2021
13. Ote verkkosivuilta frends.com ”Frends iPaaS About us” 17.8.2022
15. Tuloste TMView-hakutuloksista 10.8.2022 hakusanalla ”FREND”
16. Tuloste Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien kansallista tavaramerkkirekisteröintiä numero 132574 FRENDS (sama kuin kantajan todiste 2)
17. Tuloste EUIPO:n tavaramerkkitietokannasta koskien EU‑tavaramerkkirekisteröintiä numero 7032981 FRENDS (kuvio) (sama kuin kantajan todiste 3)
18. Entisen Frends Technology Oy:n kaupparekisteriote (sama kuin kantajan todiste 4)
19. Otteita Frendy Oy:n verkkosivuilta 14. — 23.6.2022 (sama kuin kantajan todiste 10)
21. Hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle 30.8.2022 aputoiminimen Frends Technology kumoamiseksi
23. Haastehakemus asiassa diaarinumero 286/2022
24. Haasteen tiedoksiantotodistus asiassa diaarinumero 286/2022
25. Ote frends.com-verkkosivuilta 21.6.2022
26. Ote frends.com-verkkosivuilta 29.8.2022
27. Aputoiminimen Frends Technology kumoamista koskevaa sähköpostikirjeenvaihtoa Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa
28. Markkinaoikeuden sähköpostiviesti 15.11.2022 asianosaisille asiassa diaarinumero 286/2022

Frends Technology Oy

1. AT, Business Development Director, Frends Technology Oy

2. AU, Chief Technology Officer, Frends Technology Oy

3. TV, Chief Operating Officer, Frends Technology Oy

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Frends Technology Oy:n (5.2.2024 saakka HiQ Finland Oy) vireille saattamassa loukkauskanteessa on esitetty nyt ratkaistavina olevat tavaramerkin vakiintumista sekä tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkausta koskevat vahvistusvaatimukset 1 ja 2 (diaarinumero 286/2022). Tässä asiassa vastaajina olevat Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat puolestaan vastakanteillaan vaatineet, että aputoiminimen Frends Technology rekisteröinti kumotaan (diaarinumero 585/2022) ja että EU-tavaramerkki FRENDS (kuvio) julistetaan menetetyksi (diaarinumero 444/2023), molemmat tosiasiallisen käytön puuttumisen perusteella.

2. Markkinaoikeus on asian valmistelun kuluessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että loukkausasiassa 286/2022 esitetyt tavaramerkkilakiin ja toiminimilakiin perustuvat vaatimukset käsitellään samassa oikeudenkäynnissä. Lisäksi asiassa 286/2022 esitetty aputoiminimeen Frends Technology perustuva loukkauskanne ja aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskeva vastakanne asiassa 585/2022 on päätetty oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 20 §:n 2 momentin nojalla käsitellä samassa oikeudenkäynnissä. Myös EU-tavaramerkkiin FRENDS (kuvio) perustuvat vaatimukset asiassa 286/2022 ja kyseisen EU-tavaramerkin menettämistä koskeva vastakanne asiassa 444/2023 on viimeksi mainitun säännöksen nojalla päätetty käsitellä samassa oikeudenkäynnissä.

3. Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat ennen EU-tavaramerkkiä FRENDS (kuvio) koskevan vastakanteen nostamista saattaneet vireille Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (jäljempänä myös EUIPO) samaa EU-tavaramerkkiä koskevan menettämishakemuksen. Markkinaoikeus on tämän johdosta päättänyt lykätä asian 444/2023 käsittelyä, kunnes EUIPO:ssa esitettyä menettämisvaatimusta koskeva päätös on lopullinen tai vaatimus peruutetaan.

4. Frends Technology Oy:n asiassa 286/2022 esittämässä vaatimuksessa 2 on vaadittu vahvistettavaksi, että 30.8.2018 rekisteröityä EU-tavaramerkkiä FRENDS (kuvio) on loukattu 29.8.2023 asti. Vaatimus koskee siten yksinomaan rekisteröinnin jälkeistä viiden vuoden ajanjaksoa, jonka osalta EU-tavaramerkin haltija voi vaatia kieltoa ilman, että sen tarvitsee osoittaa EU-tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä (unionin tuomioistuimen tuomio 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, 29 kohta). Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa antamassaan välipäätöksessä katsonut, että tavaramerkkiloukkauksen vahvistamista koskevan vaatimuksen ratkaiseminen asiassa 286/2022 ei johda ristiriitaisen ratkaisun vaaraan siinäkään tapauksessa, että loukkauskanteen perusteena oleva EU-tavaramerkki myöhemmin julistettaisiin menetetyksi. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon menettämisvaatimuksen käsittelyyn EUIPO:ssa kuluva aika, markkinaoikeus on katsonut asiassa olevan olemassa Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EU-tavaramerkkiasetus) 132 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä syitä jatkaa EU-tavaramerkkiin perustuvan loukkauskanteen käsittelyä EU-tavaramerkkiin kohdistuvasta menettämisvaatimuksesta huolimatta.

5. Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa vielä päättänyt ratkaista oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 5 §:n mukaisella osatuomiolla tavaramerkin vakiintumisen vahvistamista koskevan vaatimuksen 1 ja loukkauksen vahvistamista koskevan vaatimuksen 2 asiassa 286/2022 sekä aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskevan asian 585/2022 ennen asioiden ratkaisemista muilta osin.

6. Aputoiminimi Frends Technology on poistettu rekisteristä oikeudenkäynnin aikana, ja Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat tämän jälkeen peruuttaneet vastakanteessaan asiassa 585/2022 esittämänsä aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskevan pääasiavaatimuksen. Näin ollen osatuomiolla ovat ratkaistavina enää vaatimukset 1 ja 2 asiassa 286/2022 sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset asioissa 286/2022 ja 585/2022.

7. Asiassa 286/2022 on ensiksi arvioitava, onko tavaramerkki FRENDS vakiintunut Frends Technology Oy:n tunnukseksi vaatimuksessa 1 tarkoitetulla tavalla. Tämän jälkeen on arvioitava, ovatko Frendy Oy ja Frendy Group Oy loukanneet vaatimuksessa 2 mainittuja Frends Technology Oy:n tavaramerkki- tai toiminimioikeuksia.

2 Tavaramerkin vakiintumista koskeva vahvistusvaatimus

2.1 Vakiintumisen arvioinnin lähtökohdat

8. Frends Technology Oy:n mukaan tavaramerkki FRENDS on vakiintunut sen seuraavien tavaroiden ja palveluiden tunnukseksi viimeistään 14.3.2021: tietokoneohjelmistot; tietokoneohjelmistojen suunnittelu, kehittäminen, valmistus, räätälöinti, myynti, vuokraus, tuonti ja vienti; IT-palvelut; IT-asioihin liittyvät analyysi-, tutkimus-, suunnittelu-, seuranta-, valvonta- ja monitorointipalvelut; Palveluarkkitehtuurin ja integraatiotarpeen kartoituspalvelut; IT-asioihin liittyvät konsultointi-, koulutus-, neuvonta, tiedotus- ja tietopalvelut; Verkkosovelluspalvelut [SaaS]; Sovellusalusta palveluna (PaaS); Tietokonejärjestelmien integrointipalvelut; Tietokonejärjestelmien ja tietokoneverkkojen integrointi; integrointialusta palveluna [IPaas]; integrointi palveluna [IaaS].

9. Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

10. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan, jotta merkki katsotaan vakiintuneeksi, sen ei tarvitse olla kaikkien tuntema. Ratkaisevaa on tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä. Asianomaisessa kohderyhmässä kaikkien ei sinänsä tarvitse tuntea merkkiä, jotta sitä pidettäisiin vakiintuneena. Vaikka merkki olisi ulkomailla tunnettu, ei tällä periaatteessa ole merkitystä arvioitaessa vakiinnuttamista Suomessa. Ulkomailla käytössä oleva merkki voidaan kuitenkin tehdä myös Suomessa tunnetuksi esimerkiksi ulkomaisten lehtien, internetin tai television välityksellä. Merkkiä pidetään yleisesti tunnettuna, kun niin huomattava osa kohderyhmästä tuntee merkin, että sille on muodostunut merkittävä goodwill-arvo. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Vastaavasti myös merkin ominaisuudet, kuten esimerkiksi sen erottamiskyvyn aste, voivat vaikuttaa vakiintumisen arviointiin (HE 201/2018 vp s. 81 ja 82).

11. Markkinaoikeus toteaa, että vakiintumista arvioitaessa tavaramerkin kohderyhmä määräytyy niiden tavaroiden ja palvelujen perusteella, joille tavaramerkin esitetään vakiintuneen. Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden kohderyhmänä ovat pääosin ammattimaiset käyttäjät, mutta erityisesti tietokoneohjelmistojen, IT-palveluiden sekä IT-asioihin liittyvien konsultointi-, koulutus-, neuvonta-, tiedotus- ja tietopalveluiden osalta myös suuri yleisö.

12. Näyttötaakka tavaramerkin vakiintumisesta on siihen vetoavalla taholla eli tässä asiassa Frends Technology Oy:llä.

2.2 Vakiintumista koskeva näyttö

13. Frends Technology Oy on vaatinut vahvistettavaksi, että tavaramerkki FRENDS on vakiintunut viimeistään 14.3.2021. Näin ollen vakiintumista koskevassa arvioinnissa otetaan huomioon lähtökohtaisesti vain tätä edeltävää aikaa koskeva näyttö. Myöhemmältä ajalta oleva näyttö voidaan kuitenkin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ottaa huomioon sikäli kuin sen perusteella on mahdollista tehdä päätelmiä tavaramerkin tunnettuudesta ennen 14.3.2021.

14. Tavaramerkin vakiintumista koskevana asiakirjatodisteluna Frends Technology Oy on esittänyt muun ohella julkaisuja HiQ Finland ja Frends Enterprise iPaaS (tai eiPaas) -tileiltä eri sosiaalisen median palveluissa sekä frends.com ja hiq.fi-verkkosivuilta, lehtiartikkeleita, otteita laskuista, tietoja markkinointiin käytetyistä varoista, kuvia markkinointimateriaaleista, otteita aikaisemmin voimassa olleista tavaramerkki- ja toiminimirekisteröinneistä, opinnäytetöitä sekä taloudellisia tunnuslukuja koskevan raportin.

15. Asiassa on esitetty lukuisia Facebook-tilillä HiQ Finland, Instagramtilillä HiQ Finland, LinkedIn-tilillä Frends Enterprise iPaaS, Twitter-tileillä HiQ Finland ja Frends eiPaaS sekä YouTube-kanavilla HiQ Finland ja Frends eiPaaS olleita julkaisuja, joissa on käytetty Frendstunnusta integraatioalustan tunnuksena tai kyseisestä palvelusta puhuttaessa. Julkaisut ovat koskeneet esimerkiksi asiakastilaisuuksia ja webinaareja, rekrytointia, yksittäisiä asiakasprojekteja sekä muuta yleisempää markkinointitiedottamista. Pääosa julkaisuista ajoittuu selkeästi 14.3.2021 edeltävälle ajalle, mutta erityisesti Facebook- ja LinkedIn -julkaisuista osa on selvästi tämän jälkeiseltä ajalta ja suuresta osasta LinkedIn-julkaisuja ei ole mahdollista luotettavasti päätellä ainakaan tarkkaa julkaisuajankohtaa.

16. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainituilla sosiaalisen median tileillä tai kanavilla on maaliskuussa 2023 ollut kullakin muutamasta sadasta noin tuhanteen seuraajaan lukuun ottamatta Facebook-tiliä HiQ Finland ja LinkedIn-tiliä Frends Enterprise iPaaS, joista ensiksi mainitulla on ollut noin 8.000 seuraajaa ja viimeksi mainitulla noin 9.000 seuraajaa. Seuraajamääristä vuoden 2021 alussa tai sitä ennen ei ole esitetty näyttöä. Markkinaoikeus katsoo, että vuoden 2023 seuraajamäärien perusteella ei voida riittävän luotettavasti tehdä päätelmiä tilanteesta vuonna 2021. Etenkään siltä osin kuin tilit tai kanavat ovat englanninkielisiä, tietoa ei ole esitetty myöskään siitä, missä määrin seuraajat ovat Suomesta ja missä määrin muista maista.

17. Asiassa on esitetty myös verkkosivuilla frends.com ja hiq.fi vuodesta 2010 alkaen julkaistuja artikkeleita, joissa Frends-tunnus on esiintynyt. Suuresta osasta artikkeleita ei ole mahdollista päätellä julkaisuajankohtaa tai ajankohta on 14.3.2021 jälkeen. Jonkin verran on kuitenkin ollut myös artikkeleita, jotka on selvästi julkaistu ennen mainittua ajankohtaa. Nämä artikkelit ovat koskeneet pääasiassa erilaisia asiakasreferenssiprojekteja. Asiakirjatodistelussa ei ole esitetty selvitystä näiden verkkosivujen kävijämääristä. Todistajana kuullun Frends Technology Oy:n työntekijä AU:n mukaan Frends.com-verkkosivuilla on vuodessa noin 300.000 uniikkia kävijää, joista noin 60 — 70.000 kävijää tulee suoraan kirjoittamalla osoitekenttään oikean verkko-osoitteen ja he siten tuntevat osoitteen jo valmiiksi. Todistelua ei ole kuitenkaan esitetty siitä, mitä vastaavat luvut ovat olleet alkuvuonna 2021.

18. Google Ads -palvelusta esitetyn raportin mukaan Googlemarkkinointiin on ajanjaksolla 2.11.2017 — 16.11.2022 käytetty noin 238.000 euroa ja mainoksilla on ollut noin 33,6 miljoonaa näyttökertaa sekä noin 324.000 klikkausta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan ylivoimaisesti suurin osuus edellä mainituista luvuista on kohdistunut vuoden 2021 ensimmäiselle vuosineljännekselle tai sen jälkeiselle ajalle. Asiakirjatodistelusta ei ilmene, mikä osuus mainosten näyttökerroista ja klikkauksista on ollut peräisin Suomesta. Todistaja AU on kertonut, kuinka paljon rahaa Frends-brändin mainontaan on pari-kolme vuotta sitten vuositasolla käytetty. Todistaja ei ole kuitenkaan kertonut tilanteesta ennen alkuvuotta 2021. Todistaja AU:n mukaan Frends-brändiä markkinoidaan erityisesti yhtiön verkkosivuilla ja siihen liittyen Google-hakusanamainonnan kautta sekä erilaisissa tapahtumissa ja jaettavien markkinointituotteiden avulla. Myös Frends Technology Oy:n työntekijä AT on häntä todistajana kuultaessa kertonut yleisellä tasolla Frends-brändiä koskevasta markkinoinnista.

19. Suomen Asiakastieto Oy:n entistä HiQ Finland Oy:tä koskevasta raportista ilmenee yhtiön taloudellisia tunnuslukuja vuosina 2018 — 2021 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on ollut noin 35 — 41 miljoonaa euroa. Raportista ei ilmene liikevaihdon jakautumista Frends-integraatioalustaa koskevan ja muun liiketoiminnan välillä eikä niiden maiden välillä, joissa yhtiö harjoittaa liiketoimintaa. Todistajana kuullun Frends Technology Oy:n työntekijä TV:n mukaan vuonna 2020 yhtiön liikevaihto on jakautunut puoliksi edellä mainittujen liiketoimintojen välillä. Myös todistaja AT on esittänyt tästä jakautumisesta samansuuntaisen arvion. Todistaja TV:n mukaan integraatioalustojen markkina on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosien ajan.

20. Lisäksi asiakirjatodisteluna on esitetty muun ohella kopioita Frends-tuotteita tai -palveluita koskevista yksittäisistä laskuista suomalaisille yritysasiakkaille vuosina 2017 — 2021, kuvia Frends-markkinointimateriaaleista, ennen vuotta 2021 julkaistut lehtiartikkeli ja blogikirjoitus sekä HiQ Finland Oy:n pörssitiedote, joissa mainitaan Frends-tuotteita tai -palveluita, rekisteröintiotteita aiemmin voimassa olleista ja sittemmin lakanneista Frends-tunnuksista sekä otteita Frends-tuotteita tai -palveluita jollain tavalla käsittelevistä tai mainitsevista opinnäytetöistä vuosilta 2000 — 2020.

21. Todistajat AT, AU ja TV ovat kukin kertoneet käsityksenään, että Frends-integraatioalusta on Suomessa hyvin tunnettu ja alan markkinajohtaja. Erityisen vahva asema palvelulla on energiasektorilla, ja myös muilla toimialoilla on merkittäviä asiakkaita. Todistaja AU:n mukaan asiakkaita on Suomessa yhteensä useita satoja. Asiakastapaamisia ja erilaisia tapahtumia järjestetään runsaasti. AT:n ja AU:n esittämät arviot Frends-integraatioalustan markkinaosuuksista Suomessa ovat vaihdelleet välillä 50 — 90 prosenttia, kun taas todistaja TV ei ole pystynyt esittämään arviota markkinaosuudesta. AU:n mukaan markkinaosuuksista ei ole saatavilla tutkittua tietoa. Todistajien esittämät markkinaosuusarviot ovat koskeneet nykytilannetta, eikä todistajien kertomusten perusteella ole selvää, mikä markkinaosuustilanne on ollut vuoden 2021 alkupuolella tai sitä ennen. Todistaja TV on nimenomaisesti todennut, että hän ei osaa sanoa, mistä lähtien Frends-integraatioalusta on ollut alan markkinajohtaja.

22. Todistajat AT ja TV ovat kertoneet Frends-liiketoiminnan kansainvälisestä laajenemisesta Pohjoismaissa, Euroopassa ja Aasiassa. Liiketoimintaan kuuluu myyntiyhtiöt neljässä maassa. Kaksi yhtiötä on perustettu vuoden 2021 jälkeen. Toimintaa ja asiakkaita on kuitenkin tätä laajemmin, yhteensä 18 maassa ja on ollut jo ennen myyntiyhtiöiden perustamista.

23. Todistajien mukaan Frends-integraatioalusta on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan mainittuna kansainvälisessä Gartner-julkaisussa, jossa on esitelty alan kansainvälisesti johtavat toimijat. Näitä julkaisuja tai muitakaan markkinatutkimuksia ei kuitenkaan ole esitetty asiakirjatodisteluna.

2.3 Vakiintumisen arviointi

24. Edellä todetuin tavoin vakiintumisen arviointi on kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, joihin kuuluvat esimerkiksi markkinaosuus, markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Vakiintumista arvioidaan kohderyhmän näkökulmasta ja arvioinnissa on merkitystä nimenomaan suomalaisella kohderyhmällä. Lisäksi vakiintuminen on edellä todetuin tavoin arvioitavana 14.3.2021 tilanteen mukaan.

25. Asiassa kuullut todistajat, jotka kaikki ovat Frends Technology Oy:n palveluksessa, ovat yhdenmukaisesti kertoneet, että Frendsintegraatioalusta on Suomessa markkinajohtaja ja sillä on hyvin vahva asema varsinkin eräillä toimialoilla. Asiakkaita on Suomessa useita satoja, ja markkinointi- sekä myyntipanostukset ovat olleet merkittäviä. Edelleen todistajien mukaan Frends-integraatioalusta on jo yli kymmenen vuotta ollut mainittuna kansainvälisessä Gartner-julkaisussa, jossa on listattu alan johtavia toimijoita kansainvälisesti. Erityisesti nämä seikat puoltaisivat sitä, että tunnus FRENDS olisi suomalaisen kohderyhmän keskuudessa vakiintunut tavaramerkiksi ainakin osan vaatimuksessa 1 tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden osalta.

26. Frends-integraatioalustan markkinaosuuden osalta markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että asiassa kuultujen todistajien kertomusten perusteella ei ole mahdollista tehdä riittävän luotettavia päätelmiä markkinaosuuksista vuoteen 2021 mennessä. Todistajien arviot markkinaosuuksista ovat vaihdelleet huomattavasti, eivätkä arviot edes ole koskeneet tilannetta alkuvuonna 2021, vaan nykytilannetta. Markkinaosuuksista tai edes kokonaismarkkinan koosta ei ole esitetty eikä ilmeisesti ole saatavilla tutkimustietoa. Asiassa kuullut todistajat ovat viitanneet osoituksena tavaramerkin tunnettuudesta myös vuosittaiseen Gartner-julkaisuun, mutta julkaisua ei ole esitetty asiakirjatodisteluna yhdeltäkään vuodelta. Julkaisun tarkempi sisältö ja siinä käytetty metodologia ovat jääneet epäselviksi.

27. Tiedot Suomessa olevista asiakkaista ja myyntipanostuksista Suomessa ovat jääneet pääosin todistajankertomusten varaan, eikä todistelun perusteella ole selvää, mikä asiakastilanne on ollut ennen maaliskuuta 2021, vaikka joidenkin yksittäisten asiakkaiden osalta on esitetty myös myyntilaskuja asiakirjatodisteluna. Myöskään selvitys yhtiön liikevaihdon jakautumisesta eri liiketoimintojen välillä sekä ajallisesti että maantieteellisesti ei ole ollut sellaista, että sen perusteella olisi mahdollista tehdä johtopäätöksiä kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden myynnistä nimenomaan Suomessa ennen 14.3.2021 etenkin, kun otetaan huomioon, että kysymyksessä oleva liiketoiminta on kohdistunut useisiin eri maihin.

28. Markkinointipanostukset FRENDS-merkillä ovat pääosin kohdistuneet päivityksiin sosiaalisessa mediassa, julkaisuihin omilla verkkosivuilla, Google-markkinointiin, erilaisiin asiakastilaisuuksiin ja erilaisiin markkinointimateriaaleihin.

29. Valtaosa vakiintumista koskevasta asiakirjatodistelusta koskee julkaisuja erilaisilla sosiaalisen median tileillä. Julkaisuja on sinänsä ollut melko runsaasti, mutta edellä todetuin tavoin osa julkaisuista on 14.3.2021 jälkeiseltä ajalta ja osasta ei ole mahdollista luotettavasti päätellä julkaisuajankohtaa. Sosiaalisen median tilien kanavien seuraajamäärät on esitetty maaliskuulta 2023 eli noin kaksi vuotta vakiintumisajankohdan jälkeen. Asiassa ei ole mahdollista luotettavasti arvioida seuraajamääriä maaliskuussa 2021. Seuraajamäärät eivät joka tapauksessa ole erityisen suuria, vaikka otettaisiin huomioon se, että kysymys on pääosin yrityksille suunnatuista palveluista eikä suurelle yleisölle suunnatuista palveluista. Tiedossa ei myöskään ole, kuinka suuri osa seuraajista on Suomesta ja kuinka suuri osa muista maista.

30. Frends.com-verkkosivuilla on ollut suhteellisen runsaasti kävijöitä. Kuitenkin asiassa esitetyn näytön perusteella sivuilla on ollut melko vähäinen määrä sellaisia artikkeleita, joiden julkaisu on mahdollista selvästi kohdistaa 14.3.2021 edeltävään aikaan. Kävijämääristä vuoteen 2021 mennessä ja niiden jakautumisesta maittain ei ole esitetty yksiselitteistä näyttöä. Google-mainonnan tavoittavuudesta esitetyt luvut ovat puolestaan painottuneet vuoden 2021 ensimmäiselle vuosineljännekselle tai sen jälkeiselle ajalle. Tätä aikaisemmat luvut ovat olleet selvästi pienempiä, eikä lukujen maantieteellisestä jakautumisesta ole esitetty selvitystä.

31. Asiakirjatodistelussa on esitetty myös kuvia erilaisista asiakaslahjoista ja muista vastaavista markkinointimateriaaleista. Näiltä osin ei ole esitetty tarkempaa selvitystä siitä, kuinka paljon, missä ja milloin materiaaleja on jaettu.

32. Markkinaoikeus toteaa vielä, että tavaramerkin tunnettuutta pyritään tavanomaisesti osoittamaan muun todistelun tukena esitettävillä markkinatutkimuksilla, vaikka markkinatutkimus ei sinänsä ole välttämätön edellytys tunnettuuden osoittamiseksi. Frends Technology Oy ei ole esittänyt minkäänlaisia markkinatutkimuksia, joiden perusteella olisi pääteltävissä tavaramerkin tunnettuus kohderyhmän keskuudessa. Myöskään esimerkiksi vakiintumistodistuksia ei ole esitetty, eikä asiakasyritysten edustajia ole kuultu henkilötodistelussa.

33. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo kokonaisarvionaan, ettei asiassa ole esitetty riittävää näyttöä siitä, että tunnus FRENDS olisi ollut Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu vaatimuksessa 1 tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden merkkinä viimeistään 14.3.2021. Frends Technology Oy:n vaatimus 1 on näin ollen hylättävä.

3 Tavaramerkin loukkausta koskeva vahvistusvaatimus

3.1 Loukkausarvioinnin lähtökohdat

34. Edellä todetun mukaisesti asiassa ei ole näytetty, että FRENDS-sanamerkki olisi vakiintunut Frends Technology Oy:n tavaramerkiksi. Näin ollen myös loukkauksen vahvistamista koskeva vaatimus 2 on hylättävä siltä osin kuin se on perustettu tähän tunnukseen.

35. Asiassa on siten arvioitava, ovatko Frendy Oy ja Frendy Group Oy loukanneet Frends Technology Oy:n rekisteröityä EU-tavaramerkkiä numero 17900075 FRENDS (kuvio; kuva alla) käyttäen FRENDY-tunnuksia eli sanamerkkiä FRENDY, jäljempänä kohdassa 53 kuvattua FRENDY-kuviotunnusta eri värivariaatioissaan, verkkotunnusta frendy.fi sekä toiminimiä Frendy Oy ja Frendy Group Oy.

EU-tavaramerkki numero 17900075 FRENDS (kuvio)

36. Markkinaoikeus toteaa, että Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat kiistäneet vaatimuksen 2 yksinomaan sillä perusteella, että niiden käyttämät FRENDY-tunnukset eivät aiheuta sekaannusvaaraa EU-tavaramerkkiin FRENDS (kuvio). Sen sijaan ne eivät ole kiistäneet käyttäneensä FRENDY-tunnuksia vaatimuksessa 2 tarkoitetulla tavalla. Asiassa ei ole riitaa myöskään EU-tavaramerkin FRENDS (kuvio) aiemmuudesta. Siten mahdollisen loukkauksen toteamiseksi on riittävää, että tunnusten välillä on sekaannusvaara.

37. EU-tavaramerkki FRENDS (kuvio) koskee seuraavia tavaroita ja palveluita:

- luokka 9: ”Tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; Liitäntälaitteet tietokoneisiin; Tietokoneohjelmat [tallennetut]; Tietokoneohjelmistot käytettäväksi sovellusohjelmaliittymänä (API); Elektroniset julkaisut [järjestelmästä toiseen poimittavat]; Valvontaohjelmat [tietokoneohjelmat]”

- luokka 35 ”Tutkimus liittyen liikkeenhoitoon; Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut; Yritystoimintaan liittyvät analyysi-, tutkimus- ja tietopalvelut”

- luokka 42: ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; Tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; Graafinen taidesuunnittelu; Tietojen ja dokumenttien muuntaminen fyysisestä tietovälineestä elektroniseen; Graafikkopalvelut; Ohjelmistojen (Tietokone -) vuokraus; Palvelimien (Web -) vuokraus; IT-palvelut; IT-asioihin liittyvät turvallisuus-, suojaus- ja palauttamispalvelut; IT-asioihin liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja tietopalvelut; Tietokoneohjelmiin liittyvät analyysipalvelut; Tietokonejärjestelmien seurantapalvelut.”

38. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet. Artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

39. Asetuksen artiklan 3 kohdan mukaan edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää erityisesti muun ohella palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen (b alakohta), tunnuksen käyttö toimi- tai liikenimenä taikka toimi- tai liikenimen osana (d alakohta) sekä tunnuksen käyttö liikeasiakirjoissa ja mainonnassa (e alakohta).Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan.

40. Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa arvioidaan vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta ja arviointi perustuu tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä.

41. Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta.

42. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palveluiden vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

3.2 Tavaramerkkiloukkauksen arviointi

43. Kaikkia EU-tavaramerkkiä FRENDS (kuvio) loukkaaviksi väitettyjä tunnuksia yhdistää sanaosa FRENDY. Frendy Oy ja Frendy Group Oy eivät ole kiistäneet sitä, että tunnuksia on käytetty IT-ulkoistuspalveluille, jotka sisältyvät EU-tavaramerkin FRENDS (kuvio) kattamiin luokan 42 IT-palveluihin. Palvelut ovat siten identtiset. Tältä osin ei ole merkitystä Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n väitteellä siitä, että niiden liiketoiminta ja palvelut ovat käytännössä hyvin erilaisia Frends Technology Oy:n tarjoamaan ohjelmistotuotteeseen verrattuna.

44. IT-palveluiden kohderyhmä koostuu alan ammattimaisista käyttäjistä, joiden tarkkaavaisuusaste on keskimääräistä korkeampi, ja osin myös suuresta yleisöstä. IT-ulkoistuspalvelut on tarkoitettu alan ammattimaisille käyttäjille.

45. EU-tavaramerkki FRENDS (kuvio) koostuu sanaosasta FRENDS ja lisäksi sanaosan yläpuolella olevasta kuusikulmaisesta kuvio-osasta. Sanaosa on kirjoitettu tavanomaisella kirjasinlajilla turkoosin värisillä suuraakkosilla. Kuvio-osa on reunoiltaan osittain turkoosi ja osittain oranssi sekä keskeltä valkoinen. Kuvio-osan voi nähdä myös kolmiulotteisena siten, että se esittää valkoista kuutiota isomman turkoosin ja oranssin värisen kuution sisällä. Kuvio-osa koostuu suhteellisen yksinkertaisista geometrisistä perusmuodoista, ja sitä on pidettävä lähinnä koristeellisena elementtinä. Vaikka kuvio-osa on suurehko ja sijaitsee sanaosan yläpuolella, kuvio-osa ei kuitenkaan ole sanaosaa niin paljon suurikokoisempi, että se hallitsisi EU-tavaramerkin ulkoasua.

46. Asiassa ei ole ilmennyt, että EU-tavaramerkin sanaosalla FRENDS olisi sellaisenaan merkityssisältöä. Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat esittäneet, että sanaosa on sanoista ”front end dialing system” muodostettu lyhenne ja siten erottamiskyvytön. Asiassa on sinänsä riidatonta, että EU-tavaramerkin sanaosa on alun perin muodostettu edellä mainituista sanoista. Asiassa on kuitenkin jäänyt näyttämättä, että sanaosalla FRENDS olisi kohdeyleisön keskuudessa yleisesti tunnettu merkitys edellä mainituista sanoista johdettuna lyhenteenä. Näyttämättä on jäänyt myös se, että edes ”front end dialing system” olisi IT-alalla yleisesti käytetty termi. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että sanaosa FRENDS lausutaan samalla tavalla kuin englanninkielinen sana ”friends”, joka on ystävää merkitsevän sanan monikkomuoto ja suomalaisen kohdeyleisön on katsottava ymmärtävän tämän merkityksen. Tältä osin ei ole merkitystä sillä, että sanaosasta puuttuu sanan ”friends” i-kirjain. Sanaosaa ei merkityssisällön perusteella ole pidettävä EU-tavaramerkin kattamia luokkien 9, 35 ja 42 tavaroita tai palveluita kuvailevana taikka muuten erottamiskyvyttömänä.

47. Edellä todetuilla perusteilla ja koska kohdeyleisö viittaa tavaraan tai palveluun helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa, markkinaoikeus katsoo, että EU-tavaramerkin hallitseva ja erottamiskykyisin osa on sanaosa FRENDS.

48. Asiassa ei ole ilmennyt, että myöskään sanamerkin FRENDY muodostavalla sanalla olisi tässä muodossa merkityssisältöä. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisöstä saattaa lausua merkin muodossa ”frendi”, joka on ystävää merkitsevä puhekielinen sana, ja ymmärtää, että kysymys on tarkoituksellisesta kirjoitusvirheestä, jolla leikitellään viimeksi mainitulla sanalla.

49. Edellä todetuin perustein kohdeyleisö yhdistää vertailtavat merkit eli FRENDS (kuvio) ja FRENDY merkityssisällöltään ystävään. Merkit ovat merkityssisällöltään vähintään samankaltaiset. EU-tavaramerkkiin sisältyvä yksinkertainen kuutiomainen kuvio-osa, jota on edellä todetuin tavoin pidettävä lähinnä koristeellisena elementtinä, ei riitä erottamaan merkkejä merkityssisällöltään.

50. Ulkoasultaan ja lausuntavaltaan vertailtavia merkkejä yhdistävät viisi ensimmäistä kirjainta FREND viimeisten kirjainten S ja Y poiketessa toisistaan. Lisäksi ulkoasun osalta merkkejä erottavat EU-tavaramerkin kuviolliset elementit ja värit. EU-tavaramerkissä hallitseva ja erottamiskykyisin osa on edellä todetuin tavoin sanaosa FRENDS kuviollisuuden ollessa lähinnä koristeellista. Tästä syystä ja koska merkeissä viisi ensimmäistä kirjainta yhteensä kuudesta kirjaimesta ovat identtiset, merkit ovat sekä ulkoasultaan että lausuntavaltaan samankaltaiset.

51. Vertailtavat merkit FRENDS (kuvio) ja FRENDY ovat edellä todetuin tavoin merkityssisällöltään, ulkoasultaan että lausuntavaltaan samankaltaiset. Koska myös kysymyksessä olevat palvelut ovat samat, markkinaoikeus katsoo, että sanamerkin FRENDY ja aikaisemman EU-tavaramerkin FRENDS (kuvio) välillä on sekaannusvaara kohdeyleisön tavanomaista korkeammasta tarkkaavaisuusasteesta huolimatta.

52. Asiassa on vielä arvioitava sekaannusvaaraa muiden vaatimuksessa 2 tarkoitettujen FRENDY-tunnusten eli FRENDY-kuviotunnuksen, verkkotunnuksen frendy.fi sekä toiminimien Frendy Oy ja Frendy Group Oy osalta.

53. Markkinaoikeus toteaa, että Frendy-kuviotunnukseen (esimerkki kuvassa alla) eri värimuunnelmineen sisältyy sana ”frendy” suuraakkosin melko tavanomaisella kirjasinlajilla ja taustavärillä. Sanan väritys ja taustan väritys ovat asiassa esitetyn selvityksen mukaan esiintyneet erilaisin muunnelmin. Kuviotunnuksen vähäinen kuviollisuus ja väritys eivät vaikuta sekaannusvaaran arviointiin siten, että sekaannusvaaraa tulisi arvioida toisin kuin edellä FRENDY-sanamerkin osalta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että myös FRENDY-kuviotunnus eri värivariaatioineen aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin FRENDS (kuvio).

Esimerkki Frendy-kuviotunnuksesta

54. Verkkotunnukseen frendy.fi sisältyy sanan ”frendy” lisäksi ainoastaan maatunnus .fi, joka on vailla erottamiskykyä. Näin ollen myös verkkotunnuksen on katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin FRENDS (kuvio).

55. Toiminimiin Frendy Oy ja Frendy Group Oy puolestaan sisältyy iskuosan Frendy lisäksi yritysmuotoa merkitsevä lyhennys Oy sekä toiseen toiminimeen myös sana ”group”, joka viittaa konserniin. Mainitut yritysmuotoa ja konsernia merkitsevät toiminimen osat eivät lisää toiminimen yksilöivyyttä. Näin ollen myöskään toiminimien osalta sekaannusvaaraa ei ole syytä arvioida toisin kuin edellä FRENDY-sanamerkin osalta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että myös mainitut toiminimet aiheuttavat sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin FRENDS (kuvio).

56. Edellä todetuin perustein kaikki vaatimuksessa 2 tarkoitetut Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n IT-ulkoistuspalveluille käyttämät FRENDY-tunnukset aiheuttavat sekaannusvaaran Frends Technology Oy:n aikaisempaan EU-tavaramerkkiin FRENDS (kuvio). Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat siten vaatimuksessa 2 tarkoitetuin tavoin loukanneet EU-tavaramerkkiä numero 17900075 FRENDS (kuvio) ja vaatimus on hyväksyttävä kokonaisuudessaan siltä osin kuin se on perustettu sanotun EU-tavaramerkin loukkaukseen.

4 Aputoiminimen loukkausta koskeva vahvistusvaatimus

4.1 Arvioinnin lähtökohdat ja vaatimuksen tutkiminen

57. Asiassa on vielä arvioitava, ovatko Frendy Oy ja Frendy Group Oy vaatimuksessa 2 tarkoitetuin tavoin loukanneet Frends Technology Oy:n aiemmin voimassa ollutta aputoiminimeä Frends Technology 5.2.2024 saakka.

58. Aputoiminimi Frends Technology on rekisteröity 1.6.2014, ja sen toimiala on ollut tietotekniikkaan liittyvä konsultointi ja siihen liittyvien ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden myynti, tuonti ja vienti. Aputoiminimi on poistettu rekisteristä 6.2.2024 samalla kun Frends Technology Oy on rekisteröity silloisen HiQ Finland Oy:n uudeksi päätoiminimeksi. Frends Technology Oy on tämän jälkeen rajoittanut vahvistusvaatimusta 2 koskemaan aputoiminimen osalta vain aikaa 5.2.2024 saakka.

59. Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat alun perin vastakanteellaan vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa aputoiminimen Frends Technology rekisteröinnin kokonaisuudessaan 1.1.2021 lähtien. Vastakanne on perustunut siihen, että aputoiminimeä ei ole käytetty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Sen jälkeen, kun aputoiminimi on poistettu rekisteristä, Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat peruuttaneet vastakannetta koskevan pääasiavaatimuksensa ja vaatineet, että Frends Technology Oy:n vahvistusvaatimus 2 tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta siltä osin kuin vaatimus perustuu rekisteristä poistettuun aputoiminimeen. Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n mukaan Frends Technology Oy:llä ei ole oikeussuojan tarvetta esittää mainittuun aputoiminimeen perustuvia vaatimuksia, koska aputoiminimen mahdollisen loukkauksen perusteella ei voisi enää määrätä minkäänlaisia seuraamuksia toiminimilain 25 § huomioon ottaen.

60. Toiminimilain 25 §:n mukaan, jos oikeutta rekisteröityyn toiminimeen on loukattu, loukkauksesta ei saa tuomita mainitun lain 22 — 24 §:ssä säädettyä seuraamusta sen jälkeen, kun rekisteröinti on kumottu lainvoiman saaneella tuomiolla. Toiminimilain 22 §:ssä on säädetty toiminimen loukkausta koskevasta rangaistuksesta, 23 ja 23 a §:ssä loukkaukseen perustuvasta hyvitys- ja korvausvelvollisuudesta ja 24 §:ssä turvaamistoimista. Toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä kyseisessä laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

61. Markkinaoikeus toteaa, että toiminimilain 25 § koskee sanamuotonsa mukaisesti tilannetta, jossa toiminimen rekisteröinti on kumottu lainvoiman saaneella tuomiolla. Aputoiminimen Frends Technology rekisteröintiä ei ole sanotulla tavalla kumottu, vaan se on poistettu rekisteristä yhtiön päätoiminimen muutokseen liittyen. Näin ollen toiminimilain 25 § ei sovellu asiassa.

62. Frends Technology Oy on esittänyt hyvitys- ja korvausvaatimuksia, jotka se on perustanut aputoiminimen loukkaukseen rekisteristä poistamista edeltävältä ajalta. Markkinaoikeus katsoo, että Frends Technology Oy:llä on tällä perusteella edelleen asiassa oikeussuojan tarve aputoiminimen rekisteristä poistamisesta huolimatta.

63. Edellä todetuin perustein Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n vahvistusvaatimus 2 on tutkittava myös aputoiminimen loukkauksen osalta.

4.2 Aputoiminimen käyttö

64. Ennen aputoiminimen Frends Technology loukkausta koskevaa arviointia asiassa on arvioitava esikysymyksenä Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n väitettä siitä, että aputoiminimeä ei ole käytetty toiminimilaissa edellytetyllä tavalla.

65. Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Pykälän 4 momentin mukaan 2 momentin 3 kohtaa sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista toiminimen käyttöä, joka on tapahtunut kumoamista koskevan hakemuksen tai kanteen vireilletuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun toiminimen haltija on tullut tietoiseksi siitä, että kumoamista koskeva hakemus tai kanne voidaan tehdä.

66. Kuten korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2022:41 todennut, toiminimiä koskevaa sääntelyä ei ole unionin oikeudessa yhdenmukaistettu, mutta unionin tuomioistuimen tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenevät suuntaviivat voidaan kuitenkin toiminimen ja tavaramerkin välisistä yhtäläisyyksistä johtuen ottaa soveltuvin osin huomioon, kun arvioidaan toiminimen tai aputoiminimen käyttöä. Arvioinnissa on tosin otettava huomioon, että toiminimen ensisijainen tehtävä on yksilöidä kysymyksessä olevaa liiketoimintaa harjoittava elinkeinonharjoittaja, kun taas tavaramerkin tehtävänä on osoittaa tavaroiden ja palveluiden alkuperä (14 kohta).

67. Korkein oikeus on edellä mainitussa ennakkopäätöksessään todennut lisäksi, että kuten toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan esitöistä ja tavaramerkkilain 49 §:n 5 momentin viittaussäännöksestä ilmenee, myös toiminimen ja aputoiminimen käytöllä tarkoitetaan sen tosiasiallista käyttämistä elinkeinotoimintaa harjoitettaessa (15 kohta). Korkein oikeus on edellä mainitussa kohdassa lisäksi todennut, että tosiasiallisena käyttönä ei voida pitää sellaista käyttöä, joka tähtää yksinomaan aputoiminimen rekisteröinnin ylläpitämiseen. Vielä korkeimman oikeuden mukaan aputoiminimen tosiasiallisena käyttönä on otettava huomioon kaikki toimet, jotka hyödyttävät aputoiminimellä suojattua elinkeinotoimintaa ja osoittavat toiminnan harjoittajan. Edelleen korkein oikeus on todennut, että arviointiin vaikuttavat myös esimerkiksi aputoiminimen käytön tapa ja laajuus suhteessa aputoiminimen toimialan mukaiseen elinkeinotoimintaan sekä kysymyksessä olevan elinkeinotoiminnan erityispiirteet. Tapauskohtaisesti aputoiminimen vähäinenkin käyttö voi olla rekisteröinnin ylläpitämiseksi riittävää.

68. Markkinaoikeus toteaa, että näyttötaakka aputoiminimen käytöstä on aputoiminimen haltijalla eli tässä tapauksessa Frends Technology Oy:llä. Frends Technology Oy on esittänyt aputoiminimen Frends Technology käyttöä koskevana asiakirjatodisteluna otteita julkaisuista sosiaalisen median tileillä sekä verkkosivustoilla hiq.fi, frends.com ja duunitori.fi, otteita Google-haun tuloksista hakusanoilla ”frends technology”, otteita sähköpostikirjeenvaihdosta, otteita aputoiminimellä tehdyistä sopimuksista, todistuksen HiQ Finland AB:lle myönnetystä laatusertifikaatista ja otteita yhtiön itsensä myöntämistä Frends-sertifikaateista, selvitystä näytteilleasettajana toimimisesta Kuntamarkkinat-tilaisuudessa, otteita yhtiön lisenssikumppaniyritysten verkkosivuilta sekä yhden verkkoartikkelin.

69. Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat esittäneet, että toiminimilain 19 §:n 4 momentti huomioon ottaen aputoiminimen käyttöä koskevaa näyttöä ei tule ottaa huomioon 29.5.2022 jälkeiseltä ajalta, koska ne ovat 30.8.2022 esittäneet aputoiminimen käyttämättömyyttä koskevan väitteen vastauksessaan markkinaoikeudelle ja lisäksi tehneet Patentti- ja rekisterihallitukselle toiminimen kumoamista koskevan hakemuksen, joka on sittemmin jätetty tutkimatta. Aputoiminimen käytön valmistelut on aloitettu vasta, kun aputoiminimen haltija on tullut tietoiseksi siitä, että kumoamista koskeva hakemus tai kanne voidaan tehdä. Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat lisäksi esittäneet, että aputoiminimeä ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käytetty rekisteröidyssä muodossa Frends Technology vaan että FRENDS-tunnusta on lähes poikkeuksetta käytetty ilman sanaa ”technology”. Tältä osin ei Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n mukaan ole kysymys aputoiminimen käytöstä.

70. Markkinaoikeus toteaa asiakirjatodistelusta ilmenevän, että aputoiminimeä Frends Technology on rekisteröidyssä muodossaan käytetty ennen 29.5.2022 seuraavasti. Aputoiminimeä on ensinnäkin käytetty vuonna 2021 Facebook-tilillä HiQ Finland julkaistussa rekrytointi-ilmoituksessa, jossa on ollut linkit useisiin verkkosivustolla hiq.fi julkaistuihin IT-alan työpaikkailmoituksiin. Lisäksi aputoiminimellä on helmikuussa 2022 julkaistu useita IT-alan rekrytointi-ilmoituksia. Myös hakusanoilla ”frends technology” tehdyn Google-haun hakutulosten mukaan aputoiminimellä Frends Technology on julkaistu useita IT-alan rekrytointi-ilmoituksia jo vuosina 2017 — 2021. Frends Technology -aputoiminimeä on käytetty vuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022 myös työnhakijoiden kanssa käydyssä sähköpostikirjeenvaihdossa. Lisäksi aputoiminimeä on käytetty verkkosivustolla hiq.fi vuonna 2021 julkaistussa tiedotteessa.

71. Markkinaoikeus katsoo, että edellä kuvattu aputoiminimen käyttö on hyödyttänyt aputoiminimellä suojattua elinkeinotoimintaa ja osoittanut toiminnan harjoittajan. Kyseinen käyttö ei ole tähdännyt yksinomaan aputoiminimen rekisteröinnin ylläpitämiseen. Aputoiminimen käyttö rekisteröidyssä muodossaan ei ole ollut kovin runsasta, mutta edellä todetuin tavoin aputoiminimen vähäinenkin käyttö voi tapauskohtaisesti olla riittävää. Kun otetaan huomioon, että asiassa esitetyn henkilötodistelun mukaan Frends-integraatioalusta on tarkoitettu vain tietyn vähimmäiskoon ylittäville yritysasiakkaille eikä käytännössä lainkaan pienille yrityksille tai kuluttaja-asiakkaille, markkinaoikeus katsoo, että jo yksinomaan edellä kuvattua 29.5.2022 edeltävää käyttöä on pidettävä aputoiminimen riittävänä ja siten tosiasiallisena käyttönä. Asiassa ei siten ole tarvetta lausua Frends Technology Oy:n väitteestä, jonka mukaan toiminimilain 19 §:n 4 momentissa tarkoitettu kolmen kuukauden jakso ei ole alkanut vielä 29.5.2022, tai Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n väitteistä, jotka koskevat aputoiminimen käyttöä muussa kuin rekisteröidyssä muodossa, eikä arvioida näyttöä mainituilta osin.

72. Edellä todetuin perustein sittemmin rekisteristä poistetun aputoiminimen Frends Technology rekisteröinti ei olisi tullut kumottavaksi käyttämättömyyden perusteella. Asiassa on siten seuraavaksi arvioitava loukkauksen vahvistamista koskevaa vaatimusta 2 siltä osin kuin se on perustettu kyseisen aputoiminimen loukkaukseen ennen tämän poistamista rekisteristä.

4.3 Toiminimiloukkauksen arviointi

73. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Toiminimilain 5 §:n
1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa. Toiminimilain 6 §:n 1 momentin mukaan ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin, on etusija annettava sille, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen. Edellä todetuin tavoin toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

74. Markkinaoikeus toteaa, että Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat kiistäneet vaatimuksen 2 yksinomaan sillä perusteella, että niiden käyttämät FRENDY-tunnukset eivät ole sekoitettavissa aputoiminimeen Frends Technology. Sen sijaan ne eivät ole kiistäneet käyttäneensä FRENDY-tunnuksiaan vaatimuksessa 2 tarkoitetulla tavalla tai toiminimenomaisesti. Asiassa ei ole riitaa myöskään aputoiminimen Frends Technology aiemmuudesta. Siten mahdollisen loukkauksen toteamiseksi on riittävää, että tunnukset ovat sekoitettavissa.

75. Aputoiminimen Frends Technology iskuosa on sana ”frends”. Aputoiminimen jälkimmäinen sana ilmaisee tietotekniikkaan liittyvän toiminnan laadun eikä lisää toiminimen yksilöivyyttä. Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n toiminimiin puolestaan sisältyy iskuosan Frendy lisäksi yritysmuotoa merkitsevä lyhennys Oy sekä toiseen toiminimeen myös sana ”group”, joka viittaa konserniin. Mainitut yritysmuotoa ja konsernia merkitsevät toiminimen osat eivät lisää toiminimien yksilöivyyttä. Markkinaoikeus on jo edellä katsonut, että toiminimien iskuosat Frends ja Frendy ovat samankaltaiset. Aputoiminimen Frends Technology toimiala koskee tietotekniikkaan liittyvää konsultointia sekä muun ohella siihen liittyvien ohjelmistojen ja laitteiden myyntiä. Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n IT-ulkoistuspalvelut ovat tähän nähden vähintään samankaltaista toimintaa. Markkinaoikeus katsoo, että toiminimet Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat sekoitettavissa aputoiminimeen Frends Technology.

76. Myöskään muut Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n IT-ulkoistuspalveluiden yhteydessä käyttämät vaatimuksessa 2 tarkoitetut FRENDY-tunnukset eli sanamerkki FRENDY ja FRENDY-kuviotunnus eri värivariaatioissaan sekä verkkotunnus frendy.fi eivät sanan ”frendy” lisäksi sisällä muita tunnusten yksilöivyyttä lisääviä elementtejä. Näin ollen myös kyseisten tunnusten on katsottava olevan sekoitettavissa aputoiminimeen Frends Technology.

77. Edellä todetuin perustein vaatimus 2 on hyväksyttävä myös siltä osin kuin se on perustettu aputoiminimen Frends Technology loukkaukseen 5.2.2024 saakka.

5 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

78. Markkinaoikeus katsoo tarkoituksenmukaiseksi ratkaista osatuomiolla myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset niiltä osin kuin ne liittyvät osatuomiolla ratkaistaviin asioihin.

79. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

80. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

81. Tavaramerkin vakiintumisen vahvistamista koskeva Frends Technology Oy:n vaatimus 1 on hylätty kuten myös vakiintuneen tavaramerkin loukkauksen vahvistamista koskeva vaatimus 2. Vaatimus 2 on hyväksytty muilta osin. Siltä osin kuin vaatimus 2 on perustunut aputoiminimen loukkaukseen, vaatimuksen menestyminen merkitsee samalla sitä, että Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n vastakanteessaan esittämä vaatimus aputoiminimen rekisteröinnin kumoamisesta olisi tullut hylätyksi siinä tapauksessa, että vaatimusta ei olisi peruutettu aputoiminimen tultua poistetuksi rekisteristä.

82. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta on arvioitava oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n
1 momentin mukaisena osavoittotilanteena. Tavaramerkin vakiintumiseen perustetuilla vaatimuksilla, jotka Frends Technology Oy on hävinnyt, ei ole ollut vain vähäistä merkitystä asiassa. Toisaalta Frends Technology Oy on voittanut loukkauksen vahvistamista koskevan vaatimuksen, jota on pidettävä asiassa merkitykseltään keskeisenä. Näin ollen Frendy Oy ja Frendy Group Oy on velvoitettava korvaamaan Frends Technology Oy:n oikeudenkäyntikulut osaksi.

83. Frends Technology Oy on vaatinut, että Frendy Oy ja Frendy Group Oy velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen loukkausta koskevassa asiassa kulujen osalta 2.517,93 eurolla ja palkkion osalta 126.892,50 eurolla eli yhteensä 129.410,43 eurolla ja vastakannetta koskevassa asiassa kulujen osalta 146,27 eurolla ja palkkion osalta 74.403,75 eurolla eli yhteensä 74.550,02 eurolla.

84. Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat kiistäneet vaatimukset perusteiltaan ja paljoksuneet palkkiovaatimusten määrää. Korvattavaksi vaadittujen kulujen osalta niillä ei ole ollut huomauttamista.

85Markkinaoikeus toteaa, että loukkausasiassa Frends Technology Oy on valmistelun aikana muuttanut kannettaan siten, että se on esittänyt uuden vakiintumisen vahvistamista koskevan vaatimuksen 1 ja muuttanut vaatimusta 2 perustaen sen osaltaan vaatimuksessa 1 tarkoitettuun väitetysti vakiintuneeseen tavaramerkkiin. Tätä koskeviin toimenpiteisiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja ei tule määrätä Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n korvattavaksi. Lisäksi Frends Technology Oy:n asiakirjatodistelusta suurin osa on koskenut tavaramerkin vakiintumista, mikä tulee ottaa huomioon korvausvelvollisuuden määrää harkittaessa. Markkinaoikeus toteaa vielä, että myöskään aputoiminimen Frends Technology rekisteristä poistamisesta ja tästä välittömästi seuranneista prosessitoimista aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei tule määrätä Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n korvattaviksi.

86. Vastakannetta koskevassa asiassa markkinaoikeus toteaa, että näyttötaakka aputoiminimen käytöstä on ollut Frends Technology Oy:llä. Yhtiön oikeudenkäyntikulujen ei ole katsottava olevan kohtuuttomia ottaen lisäksi huomioon Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n samassa asiassa esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen, joka on määrältään ollut 58.679,87 euroa.

87. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että Frendy Oy ja Frendy Group Oy on velvoitettava korvaamaan Frends Technology Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.664,20 eurolla ja palkkion osalta 160.000 eurolla eli yhteensä 162.664,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n vastakanne jää sillensä siltä osin kuin siinä on vaadittu aputoiminimen Frends Technology Oy kumoamista.

Frends Technology Oy:n vaatimus 1 hylätään.

Markkinaoikeus vahvistaa, että Frendy Oy:n IT-palveluiden yhteydessä käyttämät FRENDY-sanamerkki ja FRENDY-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, verkkotunnus frendy.fi sekä toiminimet Frendy Oy ja Frendy Group Oy ovat loukanneet Frends Technology Oy:n aputoiminimeä Frends Technology 5.2.2024 saakka sekä rekisteröityä EU-tavaramerkkiä numero 17900075 FRENDS (kuvio) 29.8.2023 saakka. Muilta osin vaatimus 2 hylätään.

Markkinaoikeus velvoittaa Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Frends Technology Oy:n oikeudenkäyntikulut 162.664,20 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Frendy Oy:n ja Frendy Group Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.1.2025.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.