12.11.2018

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut markkinaoikeuden pyytämän lausunnon.

Picote Oy Ltd:n vastaus

Vaatimukset

Picote Oy Ltd (jäljempänä myös vastaaja) on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja pysyttää hyödyllisyysmallin voimassa rekisteröidyssä muodossaan.

Perusteet

Hyödyllisyysmallioikeuden suojan kohde

Käsiteltävän hyödyllisyysmallin suojavaatimus 1 ei ole menetelmävaatimus. Kelan asennon määrittelyssä ei ole kyse menetelmästä, vaan hyödyllisyysmallimääräysten 11 §:n sallimasta tavasta määritellä rakenteelliset yksityiskohdat lähemmin esittämällä yksityiskohtien toiminnat tai tehtävät.

Suojavaatimusten täsmällisyys ja selityksen riittävyys

Suojavaatimusten täsmällisyys ei ole mitätöintiperuste (hyödyllisyysmallilain 19 §). Suojavaatimuksessa on hyödyllisyys-mallilain 6 §:n mukaan täsmällisesti määritelty se, mitä halutaan suojata. Sellaisia yksityiskohtia, joita ei haluta suojata, ei ole tarpeen määritellä suojavaatimuksissa.

Lisätty materiaali ja suojavaatimusten laajentaminen

Suojavaatimuksen 1 piirre, jonka mukaan sisään kelattava suojaputki asettuu aina edellisen kierroksen päälle, on mainittu sanasta sanaan etuoikeusjulkaisussa, EP-julkaisussa ja itse hyödyllisyysmallin selitysosan sivulla 5, riveillä 24 — 26. Suojavaatimusta ei siten ole laajennettu rekisteröinnin jälkeen.

Tunnettu tekniikka

Käsiteltävällä hyödyllisyysmallilla on suojattu täysin uusi keksintö, kuten valittajakin toteaa, ja lisäksi se myös eroaa selvästi siitä, mikä on aiemmin tullut tunnetuksi.

Koska hyödyllisyysmallissa ei ole mitään lisättyä asiaa etuoikeusjulkaisuihin nähden, ei hyödyllisyysmallin tekemispäivää ole syytä muuttaa.

Muut lausumat

Kaarinan TR-Työstö Oy on lisälausumassaan esittänyt, että eurooppapatentista hyödyllisyysmalliksi muunnettaessa ei ole noudatettu hyödyllisyysmallilain 19 § 4 momentissa mainitun hyödyllisyysmallilain 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Eurooppapatenttihakemuksesta hyödyllisyysmalliksi muunnettaessa on tehty selvä käännösvirhe. Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksesta 1 puuttuu ilmaus "mainittu väännin on hydraulinen väännin", joka vastaa eurooppapatentti-hakemuksessa esiintyvää ilmausta "said crank is a hydraulic crank".

Koska eurooppapatenttihakemusta ei ole peruttu vaan sille on myönnetty patentti (EP 2539087 B1), ei sen etuoikeudella voi hakea hyödyllisyysmallia Suomeen. Hyödyllisyysmalli on siksi mitätöitävä kokonaisuudessaan.

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Picote Oy Ltd on 20.4.2016 hakenut hyödyllisyysmallia keksinnölle "Voimansiirtolaite". Hyödyllisyysmallihakemus on muunnettu eurooppapatenttihakemuksesta EP 11746914.8, jossa on vaadittu etuoikeutta kahdesta suomalaisesta patenttihakemuksesta FI 20105181 ja FI 20105182. Hyödyllisyysmalli on rekisteröity 30.5.2016 numerolla FI 11263.

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.6.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt Kaarinan TR-Työstön kyseistä hyödyllisyysmallia vastaan 5.9.2016 esittämän mitätöintivaatimuksen ja pysyttänyt hyödyllisyys-mallin voimassa.

Kaarinan TR-Työstö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 13.6.2017 ja julistaa kyseisen hyödyllisyysmallin mitättömäksi.

Picote Oy Ltd on vaatinut, että valitus hylätään ja hyödyllisyysmalli pysytetään voimassa rekisteröidyssä muodossaan.

Sovellettavat oikeusohjeet

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (hyödyllisyysmallilaki) 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksintö on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään. Hyödyllisyysmallilain 1 § 4 momentin mukaan hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada menetelmiin.

Hyödyllisyysmallilain 2 §:n 1 momentin mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin mukaan hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittaessa kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Samaisen pykälän samassa momentissa on lisäksi säädetty, että selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Hyödyllisyysmallilain 8 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi.

Hyödyllisyysmallilain 8 a §:n mukaan, jos Euroopan patenttisopimuksen mukaista eurooppapatenttia koskeva hakemus on katsottava peruutetuksi sen johdosta, ettei se määräajassa ole saapunut Euroopan patenttivirastoon hakemuksen vastaanottaneelta Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltion kansalliselta rekisteriviranomaiselta, se on hakijan pyynnöstä muunnettava hyödyllisyysmallihakemukseksi tietyin edellytyksin. (…) Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus on katsottava peruutetuksi sen johdosta, ettei hakemuksen käännöstä sen käsittelykielellä ole annettu Euroopan patenttivirastolle säädetyssä määräajassa, se voidaan hakijan pyynnöstä muuntaa kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudattaen mitä Euroopan patenttisopimuksen 135 artiklassa määrätään.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos:

1) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä 1 §:n 2 — 4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyä vaatimuksia;
2) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
3) hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta;
4) patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu 8 tai 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia; tai
5) suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Hyödyllisyysmallimääräysten 11 §:n mukaan tuote tai laite on yleensä määriteltävä ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohdat. Lähempi määrittely, mikäli keksintöä ei voida sopivasti ilmaista muulla tavoin, voi tapahtua esittämällä sen yksityiskohtien toiminnat tai tehtävät.

Kysymyksessä oleva keksintö

Kysymyksessä olevan rekisteröidyn hyödyllisyysmallin suojavaatimusasetelmaan kuuluu itsenäinen suojavaatimus 1 sekä epäitsenäiset suojavaatimukset 2 — 3. Itsenäinen suojavaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

1. Voimansiirtolaite, joka käsittää, - vaijerin (210) sekä vaijeria ainakin osittain ympäröivän suojaputken (212), - vaijerin (210) sekä vaijeria ainakin osittain ympäröivän suojaputken (212),

- vaijerin (210) sekä vaijeria ainakin osittain ympäröivän suojaputken (212),

- pyöritettäväksi järjestetyn kelan (238), jolla on ulkokehä (232) ja sisäkehä (233), joiden sisäkehän ja ulkokehän väliseen tilaan vaijeri suojaputkineen on kelattavissa, ja mainitun kelan ulkokehän (232) ja sisäkehän (233) säteiden erotus on alle kaksinkertainen käytettävän suojaputken halkaisijaan nähden, ja

- ohjaimen (220) vaijerin syöttämiseksi kelalle ja/tai purkamiseksi kelalta,

joka voimansiirtolaite on tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi

- vaijerin alkupään (211) yhteydessä olevan vääntimen (240) vaijerin pyörittämiseksi, jolloin vaijerin alkupää (211) on järjestetty kiinnitettäväksi vääntimeen (240), jolloin väännin (240) on kiinnitetty kelan sisäosan (231) yhteyteen ja järjestetty pyörimään kelan mukana,

jolloin mainitun kelan pyörimisakseli (236) on järjestetty oleellisesti pystysuoraan siihen alustaan nähden, jolle laite on asetettu laitteen ollessa käyttöasennossa, jolloin sisään kelattava suojaputki (212) asettuu aina edellisen kierroksen päälle.

Tunnettu tekniikka

Käsiteltävässä valituksessa on viitattu seuraaviin julkaisuihin:

D2: Fl 20105181 A hyödyllisyysmallin Fl 11263 etuoikeusjulkaisu (tekemispäivä 24.2.2010)
D3: Fl 20105182 A hyödyllisyysmallin Fl 11263 toinen etuoikeusjulkaisu (tekemispäivä 24.2.2010)

Asian arviointi

Hyödyllisyysmallioikeuden suojan kohde

Valittajan mukaan kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin itsenäinen suojavaatimus 1 kuvaa menetelmää, koska suojavaatimuksessa on määritelty, että kelan pyörimisakseli on pystysuorassa ja että kelattava suojaputki asettuu edellisen kierroksen päälle. Näiden menetelmäpiirteiden takia kyseessä on menetelmävaatimus, jota ei voi suojata hyödyllisyysmallilla.

Picote Oy Ltd:n mukaan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohde ei ole menetelmä, vaan kyse on tavasta määritellä rakenteelliset yksityiskohdat lähemmin esittämällä yksityiskohtien toiminnat ja tehtävät.

Markkinaoikeus toteaa, että itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteena on voimansiirtolaite, joka on määritelty vaijerin, sitä ympäröivän suojaputken, kelan ja ohjaimen avulla. Kelan pystyakseli on järjestetty käyttöasennossa pystysuoraan alustaan nähden, jolloin sisään kelattava suojaputki asettuu aina edellisen kierroksen päälle. Kelan pystyakseli ja suojaputki muodostavat osan itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 määritellystä voimansiirtolaitteesta ja ne on määritelty osittain myös niiden toiminnan kautta, mikä ei tee suojavaatimuksen kohteesta kokonaisuudessaan menetelmää.

Edellä olevilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohde ei ole menetelmä, eikä suojavaatimus ole hyödyllisyysmallilain 1 §:n 4 momentin 3 kohdan vastainen.

Suojavaatimusten täsmällisyys ja selityksen riittävyys

Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentissa on hakemuksen hyväksymisen yhdeksi edellytykseksi asetettu se, että hyödyllisyysmallissa tulee olla täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Suojavaatimuksen puuttuva täsmällisyys ei kuitenkaan ole hyödyllisyysmallilain 19 §:n mukaan peruste julistaa hyödyllisyysmalli mitättömäksi.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momentin mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä (selityksen riittämättömyys).

Valittajan esittämät itsenäistä suojavaatimusta 1 koskevat väittämät koskevat suojavaatimuksen täsmällisyyttä eivätkä keksinnön selityksen riittävyyttä. Valittaja ei ole siten esittänyt seikkoja, joiden perusteella selitystä voitaisiin pitää riittämättömänä.

Lisätty materiaali ja suojavaatimusten laajentaminen

Valittajan mukaan käsiteltävän hyödyllisyysmallin selitysosasta ei löydy suojavaatimuksen 1 tunnusosan määrettä "jolloin sisään kelattava suojaputki (212) asettuu aina edellisen kierroksen päälle". Suojavaatimus 1 sisältää siten lisättyä materiaalia.

Picote Oy Ltd:n mukaan kyseinen piirre on mainittu sanasta sanaan etuoikeusjulkaisussa, EP-julkaisussa ja itse hyödyllisyysmallin selitysosan sivulla 5, riveillä 24 — 26.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta (niin sanottu lisätty materiaali).

Kyseinen piirre on esitetty käsiteltävän hyödyllisyysmallin selitysosan sivulla 6, riveillä 23 — 25. Valittajan tarkoittama määre on siten käynyt ilmi alkuperäisestä julkaisusta eikä hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaista perustetta hyödyllisyysmallin julistamiseksi mitättömäksi ole käsillä.

Valittajan mukaan hyödyllisyysmallin suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallilain 19 §:n vastaisesti, koska hyödyllisyysmallin suojavaatimuksesta 1 on jätetty pois muuntamisen perustana olevan EP-julkaisun sekä suomalaisten etuoikeus-patenttijulkaisujen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa esitetty piirre "mainittu väännin on hydraulinen väännin".

Picote Oy Ltd:n mukaan suojavaatimusta 1 ei ole laajennettu rekisteröinnin jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa keksinnön on pysyttävä samana, mutta suojavaatimusten ei tarvitse olla identtiset alkuperäisten vaatimusten kanssa, vaan riittää, että asialle löytyy tuki alkuperäisistä asiakirjoista. Kiistanalainen "hydraulinen väännin" on yhä määritetty hyödyllisyysmallin selitysosassa.

Markkinaoikeus toteaa, että hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen. Valittajan väittämä suojapiirin laajennus olisi tapahtunut patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa eli se ei olisi tapahtunut hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen. Sen vuoksi perusteita hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamiselle ei nyt tarkasteltavana olevan lainkohdan perusteella ole.

Tunnettu tekniikka

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos hyödyllisyysmallihakemus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Koska käsiteltävä hyödyllisyysmalli pohjautuu eurooppapatenttihakemukseen ja edelleen sen suomalaisiin etuoikeusjulkaisuihin FI 121871 ja FI 121872, tarkasteltavana on valituksenalaisen hyödyllisyysmallin ja sen etuoikeusjulkaisujen vastaavuus.

Markkinaoikeus toteaa, että etuoikeuspatentin FI 121871 patenttivaatimukseen 1 verrattuna hyödyllisyysmallin suojavaatimuksessa 1 ei esiinny määrettä "mainittu väännin on hydraulinen väännin".

Markkinaoikeus toteaa, että etuoikeuspatentin FI 121871 selitysosassa on kuvattu voimansiirtolaite, jonka voimanlähteenä (vääntimenä) oleva moottori voi olla ainakin sähkö- tai hydrauliikkakäyttöinen. Hydraulinen väännin esitetään erityisen edullisena suoritusmuotona, mutta kuitenkin selvästi vain yhtenä mahdollisena voimaanlähteenä eikä keksinnön olennaisena piirteenä. Hydraulinen väännin on piirre, joka ei ole keksinnön toiminnan kannalta välttämätön. Siksi markkinaoikeus katsoo, että hyödyllisyysmallissa esitettyä yleisempää suojavaatimuksen muotoilua, joka kattaa muutkin voimanlähteet kuin hydraulisen vääntimen, voidaan pitää alkuperäishakemuksen mukaisena. Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaiselle hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevalle vaatimukselle ei siten ole perusteita.

Asiaan liittyy myös hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momentin 4 kohta, jonka mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos patenttihakemuksesta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu 8 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Hyödyllisyysmallilain 8 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyys-mallihakemukseksi. Markkinaoikeus katsoo, että käsiteltävä hyödyllisyysmalli koskee samaa keksintöä kuin vastaava eurooppapatenttihakemus, koska hyödyllisyysmallissa esitetty keksintö ei koske sellaista, mikä ei ole käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Markkinaoikeus siten katsoo, että myöskään hyödyllisyysmallilain 19 § 2 momentin 4 kohdan mukaiselle hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevalle vaatimukselle ei ole perusteita.

Edelleen valittajan mukaan hyödyllisyysmallin tekemispäivä 24.2.2010 on virheellinen, sillä etuoikeusjulkaisuissa FI 121871 ja FI 121872 ei mainita määrettä "jolloin sisään kelattava suojaputki asettuu aina edellisen kierroksen päälle". Koska tekemispäivä on virheellinen, hyödyllisyysmallin tekemispäiväksi täytyy muuttaa 20.4.2016. Tämän takia hyödyllisyysmallin suojaama keksintö ei ole uusi eikä keksinnöllinen, sillä etuoikeusjulkaisut muodostavat nyt uutuuden ja keksinnöllisyyden esteen.

Markkinaoikeus toteaa, että julkaisun D2 kuviosta 1 ja julkaisun D3 kuviosta 2 sekä selitysosan sivulta 5, rivit 24 — 26, käy ilmi, että suojaputki asettuu aina edellisen kierroksen päälle. Markkinaoikeus katsoo, että hyödyllisyysmallin tekemispäivän muuttaminen ei ole perusteltua, eikä viitejulkaisuja D2 ja D3 siten ole pidettävä tunnettuna tekniikkana arvioitaessa hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä.

Muut vaatimukset

Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus julistaa hyödyllisyysmallin mitättömäksi, koska patenttihakemuksesta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu hyödyllisyysmallilain 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Valittajan mukaan eurooppapatentista hyödyllisyysmalliksi muunnettaessa on tehty selvä käännösvirhe. Hyödyllisyysmallin 1 suojavaatimuksesta puuttuu ilmaus "mainittu väännin on hydraulinen väännin", joka vastaa eurooppapatentissa esiintyvää ilmausta "said crank is a hydraulic crank". Valittaja on edelleen todennut, että koska eurooppapatenttihakemusta ei ole peruttu vaan sille on myönnetty patentti, ei sen etuoikeudella voi hakea hyödyllisyysmallia Suomeen. Hyödyllisyysmalli on siksi mitätöitävä kokonaisuudessaan.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella nyt ole käsillä sellaista tilannetta, jota tarkoitetaan hyödyllisyysmallilain 8 a §:ssä. Aihetta mainittuun lainkohtaan perustuvien valittajan vaatimusten käsittelylle enemmälti ei siten ole.

Johtopäätös

Edellä mainittuun nähden perusteita hyödyllisyysmallin julistamiseksi mitättömäksi ei ole. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 § mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kaarinan TR-Työstö Oy:n valitus hylätään, joten se saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.