26.1.2011

Kanne ja vastaus Helsingin käräjäoikeudessa

N.V. Organon ja Oy Organon Ab vaativat yhteisessä kanteessaan, että Paranovan vahvistetaan loukanneen N.V. Organonin tavaramerkkejä Mercilon ja Marvelon, että Paranovaa kielletään jatkamasta tai toistamasta loukkausta, että loukkaavat tuotepakkaukset määrätään hävitettäviksi tai muutettaviksi ja että Paranova velvoitetaan maksamaan kantajille 11 568 euroa korvauksena tavaramerkkien käytöstä ja 100 000 euroa korvauksena muusta vahingosta. Kantajilla oli perusteltu syy vastustaa Mercilon- ja Marvelon-lääkkeiden laskemista uudelleen liikkeeseen, koska tuotteet oli pakattu uudelleen ja varustettu alkuperäisin tavaramerkein sekä Paranovan tunnusmerkein. Paranova oli hyödyntänyt Organonin tavaramerkkien goodwill-arvoa. Pakkausten yhteismerkitseminen oli aiheuttanut lääkkeiden kaupallisen alkuperän sekaannusvaaraa ja haittaa Organonin tavaramerkkien maineelle.

Paranova vastusti kannetta. Rinnakkaistuotavien lääkevalmisteiden uudelleen pakkaaminen oli välttämätöntä Suomen markkinoille pääsemiseksi. Tähän pakkaamiseen sisältyi oikeus kiinnittää pakkaukseen valmistajan tavaramerkki, joten kysymys ei ollut tavaramerkkiloukkauksesta. Paranovalla oli toisaalta oikeus käyttää pakkauksissaan omaa tavaramerkkiään. Kun uudessa pakkauksessa oli ilmoitettu selvästi tuotteen valmistaja ja pakkaaja, yhteismerkinnällä ei ollut aiheutettu väitettyä sekaannusvaaraa eikä väärää kuvaa yhtiöiden välisestä liikesuhteesta. Organon oli joka tapauksessa reagoinut Paranovan aloitusilmoituksiin liian myöhään menettäen siten oikeutensa vaatia pakkausten ulkoasun muuttamista. Marvelon-valmisteen kohdalla vastustaminen oli esitetty vasta yli kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Organonin oli toisaalta katsottava hyväksyneen Paranovan pakkauksen myös Mercilon-lääkkeen osalta, koska se oli jo useita vuosia aikaisemmin saanut toisten lääkkeiden osalta tiedon Paranovan tavasta pakata sen lääkkeitä reagoimatta tähän tietoon mitenkään.

Käräjäoikeuden tuomio 5.10.2007

Käräjäoikeus totesi pääsäännön olevan, ettei tavaramerkkioikeuden haltija voinut määrätä tavaramerkillään varustettujen tavaroiden liikkumisesta markkinoilla enää sen jälkeen, kun se oli saattanut nämä tavarat vaihdantaan. Jos tavaramerkin haltijalla kuitenkin oli esimerkiksi tavaroihin tehtyjen muutosten kuten lääkkeiden uudelleen pakkaamisen vuoksi perusteltu syy vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, pääsäännöstä voitiin poiketa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (nykyisin Euroopan unionin tuomioistuin) oli määritellyt ratkaisuissaan edellytykset tavaramerkin haltijan oikeudelle kieltää kertaalleen liikkeeseen laskettujen tavaroiden saattaminen markkinoille uudelleen pakattuina ja alkuperäisellä tavaramerkillä varustettuina. Näiden edellytysten osalta oli ensiksikin riidatonta, että uudelleen pakkaaminen ei ollut muuttanut tuotteita siitä, millaisia ne olivat olleet alun perin, ja että Paranovan pakkauksiin oli merkitty tuotteiden valmistaja ja uudelleenpakkaaja.

Niin sanottua objektiivista välttämättömyyttä koskevan edellytyksen osalta käräjäoikeus totesi, että lääkkeiden rinnakkaistuonti Suomeen edellytti aina lääkelaitokselta saatavaa myyntilupaa ja että lääkelaitoksen määräysten mukaan lääkkeiden myyntipäällysmerkinnät oli esitettävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä. Lääkelaitos oli lisäksi ilmoittanut Paranovalle, ettei se hyväksynyt rinnakkaistuotavien lääkevalmisteiden ulkopakkausten päällystämistä niin kutsutulla tarratekniikalla. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi Paranovan osoittaneen, että sen oli ollut välttämätöntä pakata toisesta jäsenvaltiosta hankkimansa Mercilon- ja Marvelon-lääkkeet uusiin ulkopakkauksiin voidakseen saattaa ne markkinoille Suomessa. Sanottua välttämättömyysedellytystä ei sen sijaan ollut oikeuskäytännön mukaan sovellettava siihen tapaan, jolla uudelleen pakkaaminen oli toteutettu.

Käräjäoikeus totesi Paranovan täyttäneen oikeuskäytäntöön perustuvan velvollisuutensa ilmoittaa tavaramerkin haltijalle etukäteen uudelleen pakkaamansa tuotteen markkinoille saattamisesta. Ilmoittamisjärjestelmän asianmukainen toiminta edellytti, että sekä tavaramerkin haltija että rinnakkaistuoja pyrkivät lojaalisti ottamaan huomioon toistensa lailliset intressit. Rinnakkaistuojan intressissä oli ryhtyä myymään lääkettä mahdollisimman nopeasti saatuaan siihen toimivaltaisen viranomaisen luvan. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä oli Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisujen mukaan arvioida, oliko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan. Eräässä tuomioistuimen ratkaisussa kohtuulliseksi katsotun 15 työpäivän pituisen ajan oli korostettu olevan ohjeellinen.

Paranova oli varannut tavaramerkin haltijalle Mercilon- ja Marvelon-lääkkeitä koskevissa ilmoituksissaan 15 työpäivää aikaa reagoida ilmoituksiin ennen sitä päivää, jolloin lääke oli kulloinkin ollut tarkoitus tuoda markkinoille. N.V. Organon oli vastustanut lääkkeiden pakkaustapaa Mercilon-lääkkeiden kohdalla kahdeksan työpäivän ja Marvelon-lääkkeiden kohdalla 77 työpäivän eli kolmen ja puolen kuukauden kuluttua Paranovan ilmoituksista lukien. Sillä perusteella, että tavaramerkin haltija ei ollut aikaisemmin reagoinut rinnakkaistuojan ilmoituksiin, merkin haltija ei voinut menettää oikeuttaan reagoida rinnakkaistuojan myöhempiin, vastaavanlaista pakkausta koskeviin ilmoituksiin. Organon oli kohtuullisessa ajassa vastustanut Mercilon-lääkkeen uudelleen pakkaamista, joten sen ei voitu tältä osin katsoa hyväksyneen lääkepakkausten ulkoasua.

Organonin reagointi Mercilon-lääkkeen rinnakkaistuontia koskeviin ilmoituksiin osoitti, että jopa vain noin puolet oikeuskäytännössä kohtuullisena pidetystä 15 työpäivän ajanjaksosta oli ollut riittävä aika reagointiin. Vaikka se, että ilmoitus oli tehty hyväksyttävästi tavaramerkin haltijan tytäryhtiölle, saattoi jonkin verran pidentää kohtuullisena pidettävää reagointiaikaa, käräjäoikeus katsoi, ettei Organon ollut Marvelon-lääkkeen kohdalla reagoinut kohtuullisessa ajassa Paranovan tekemään ilmoitukseen. Organonin oli siten katsottava hyväksyneen Paranovan pakkaustavan ja menettäneen oikeutensa vedota pakkaustapaan liittyviin tavaramerkkioikeuksiinsa Marvelon-tunnuksen osalta. Kanne oli näin ollen tältä osin hylättävä.

Tarkasteltuaan seuraavaksi Paranovan Mercilon-lääkettä koskevaa ulkopakkausta ja ulkopakkauksiin liittyvää oikeuskäytäntöä käräjäoikeus katsoi, että lääkkeen nimen sekä uudelleenpakkaajan logon ja tyylitellyn toiminimen esittäminen pakkauksen etusivulla Paranovan toteuttamalla tavalla oli yhdistänyt lääkkeen ja sen uudelleenpakkaajan. Tätä ei ollut riittävällä tavalla selventänyt se, että Paranovan tunnusmerkkien yläpuolella oli ollut rinnakkaistuontia ja uudelleen pakkaamista koskeva merkintä, vaan pakkauksen yhteismerkintä oli luonut olettaman lääkettä valmistavan yhtiön ja uudelleenpakkaajan välisestä liike- tai muusta erityisestä suhteesta. Mercilon-tavaramerkin maineen oli katsottava vahingoittuvan yhteismerkinnän seurauksena, minkä vuoksi Organonilla oli oikeus kieltää merkin käyttäminen kysymyksessä olevalla tavalla.

Käräjäoikeus totesi Paranovalla olleen mahdollisuus estää Mercilon-lääkevalmisteen tuomisen kauppaan saatuaan Organonilta kohtuullisessa ajassa ilmoituksen pakkaustavan vastustamisesta. Paranovan oli siten katsottava valinneen toimintalinjansa tietoisesti ja loukanneen tavaramerkin haltijan oikeuksia tahallaan. Käräjäoikeus otti huomioon Paranovan lääkemyynnistä saadun selvityksen ja katsoi kannevaatimuksista 40 000 euron osuuden vastaavan väitettyä myyntivoiton menetystä Mercilon-lääkkeen osalta. Asiassa ei ollut selvitetty, että kysymyksessä oleva reseptilääkevalmiste olisi ollut lääkevaihdon puitteissa vaihdettavissa johonkin kolmanteen tuotteeseen. Kantajien menettämää myyntiä ja saamatta jäänyttä voittoa arvioitaessa perusteena voitiin siten käyttää rahamäärää, jonka Paranova oli saanut Mercilon-lääkkeen myynnistä. Tämän lisäksi kantajilla oli oikeus korvaukseen Mercilon-tavaramerkin goodwill-arvon menetyksestä.

Käräjäoikeus näillä perusteilla vahvisti Paranovan loukanneen N.V. Organonin rekisteröityä tavaramerkkiä Mercilon yhteismerkitsemällä Mercilon-lääkevalmisteen ulkopakkaukset maahantuonnissa, markkinoinnissa ja myynnissä ajalla 1.1.2004 - 31.7.2005. Käräjäoikeus kielsi Paranovaa aloittamasta mainittua tavaramerkin loukkausta uudelleen. Kysymyksessä olevat Mercilon-lääkkeen ulkopakkaukset määrättiin hävitettäviksi tai muutettaviksi. Käräjäoikeus velvoitti vielä, kanteen enemmälti hyläten, Paranovan maksamaan N.V. Organonille ja Oy Organon Ab:lle yhteisesti korvaukseksi vahingosta 45 000 euroa korkoineen.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomarit Marjatta Berg, Tuula Ruikka ja Riitta Savolainen.

Helsingin hovioikeuden tuomio 21.10.2008

N.V. Organon ja Oy Organon Ab sekä Paranova Oy valittivat hovioikeuteen. Kantajat toistivat kanteensa Marvelon-tavaramerkin loukkaukseen perustuvilta osin. Paranova Oy vaati käräjäoikeuden tuomion kumoamista ja kanteen hylkäämistä myös Mercilon-tavaramerkin loukkaukseen perustuvilta osin.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Antti Kuningas, Matti Rintala (eri mieltä) ja Olli Mäkinen. Esittelijä Pasi Lilja.

Eri mieltä ollut hovioikeudenneuvos Rintala katsoi, että myös Paranovan Marvelon-lääkkeen kohdalla käyttämä ulkopakkaus oli luonut olettaman Organonin ja Paranovan välisestä suhteesta ja että Marvelon-tavaramerkin maineen oli katsottava vahingoittuneen yhteismerkinnän seurauksena. Organonilla oli lähtökohtaisesti ollut oikeus kieltää myös Marvelon-merkin käyttäminen kysymyksessä olevalla tavalla.

Suomen tavaramerkkilaissa ei ollut nimenomaista säännöstä rinnakkaistuojan aloitusilmoituksesta eikä tavaramerkin haltijan passiivisuuden merkityksestä. Rintala katsoi hovioikeuden enemmistön tavoin, että Paranova oli voinut aloittaa uudelleen pakkaamiensa Marvelon-lääkkeiden markkinoinnin, koska Organon ei ollut kohtuullisessa ajassa reagoinut niitä koskevaan ilmoitukseen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan Rintalan mukaan voitu päätellä Organonin passiivisuudesta seuraavan, että Organonin voitaisiin katsoa hyväksyneen Paranovan pakkaustavan ja menettäneen sen vuoksi kokonaan oikeutensa vedota pakkaustapaan liittyviin tavaramerkkioikeuksiinsa. Tuomioistuin oli päinvastoin käräjäoikeuden selostamassa käytännössään korostanut, että tavaramerkin haltijalla oli oikeus kieltää merkkinsä käyttäminen, jos yksikin kielto-oikeuden käyttöä rajoittavista edellytyksistä jäi täyttymättä.

Tulkinnalle, jonka mukaan Organonilla oli edelleen oikeus kieltää Marvelon-tavaramerkin käyttäminen kanteessa tarkoitetulla tavalla, voitiin Rintalan mukaan saada tukea myös tavaramerkkilain 10 a §:n 2 momentista sekä asiassa esitetystä ruotsalaisesta oikeuskäytännöstä. Laista tai yleisestä lojaliteettiperiaatteesta ei voitu Organonin passiivisuuden tavaramerkkioikeudellisesti suhteellisen lyhyt kestokaan huomioon ottaen johtaa sellaista sääntöä, että Organonin olisi katsottava menettäneen kokonaan oikeutensa vedota tavaramerkkioikeuksiinsa.

Mainituilla perusteilla Rintala vahvisti Paranovan loukanneen kanteessa tarkoitetulla tavalla myös Organonin rekisteröityä tavaramerkkiä Marvelon, kielsi Paranovaa aloittamasta tätä loukkausta uudelleen ja määräsi kanteessa tarkoitetut ulkopakkaukset hävitettäviksi tai muutettaviksi. Kun Organon oli itse rikkonut lojaliteettivelvollisuuttaan laiminlyödessään vastata Paranovan ilmoitukseen kohtuullisessa ajassa, loukkaus ei ollut ollut tahallinen eikä edes tuottamuksellinen ja Organon oli myötävaikuttanut vahinkonsa syntymiseen. Tästä syystä Rintala hylkäsi kantajien korvausvaatimukset.

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu Korkeimmassa oikeudessa

1. Paranova Oy on niin sanottuna rinnakkaistuojana tuonut Suomeen kahta N.V. Organonin Euroopan unionin alueella liikkeeseen laskemaa lääkevalmistetta ja myynyt niitä täällä uudelleen pakattuina. Paranova Oy on kummassakin tapauksessa merkinnyt myyntipakkauksiinsa sekä N.V. Organonille kuuluvan lääkevalmisteen tavaramerkin että oman tunnusmerkkinsä.

2. Tavaroiden rinnakkaistuonti Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen perustuu unionissa turvattuun tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Rinnakkaistuonti on liiketaloudellisesti kannattavaa, koska tuotteiden hinnat jäsenvaltioiden vähittäiskaupassa poikkeavat toisistaan. Rinnakkaistuoja hankkii tuotteita sellaisesta jäsenvaltiosta, jossa tuotteen hinta on edullinen, vie tuotteen kalliimman hintatason jäsenvaltioon ja markkinoi sitä siellä vaihtoehtona tuotteen valmistajan tai tähän liikesuhteessa olevan jakeluketjun markkinoinnille.

3. Lääkevalmisteiden myyntipäällysmerkinnät on Suomessa esitettävä ainakin suomeksi tai ruotsiksi. Tämän vuoksi lääkevalmisteiden rinnakkaistuoja saattaa joutua tekemään tuotepakkauksiin muutoksia tai pakkaamaan valmisteet uusiin ulkopakkauksiin. Tätä menettelyä kutsutaan tavaramerkkioikeuden alalla uudelleen pakkaamiseksi.

4. Korkeimmassa oikeudessa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko N.V. Organonilla oikeus kieltää tavaramerkkiensä kysymyksessä olevan kaltainen käyttö Paranova Oy:n myyntipakkauksissa. Jos vastaus tähän on myönteinen, kysymys on lisäksi Paranova Oy:n velvollisuudesta suorittaa korvausta N.V. Organonille tavaramerkin käytöstä ja Schering-Plough Oy:lle tavaramerkkiloukkauksen vuoksi Suomessa menetetystä myyntivoitosta.

Kielto-oikeutta koskevista oikeusohjeista ja -käytännöstä

5. Tavaramerkkilain 10 a §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on tätä tavaramerkkiä käyttäen laskenut liikkeeseen Euroopan talousalueella. Yksinoikeus määrätä tavaramerkin käytöstä yksittäisessä tavarassa siis sammuu Euroopan talousalueella, kun tavara on siellä laillisesti laskettu liikkeeseen. Yksinoikeuden haltija ei yleensä voi estää kertaalleen liikkeeseen lasketun tavaran edelleen vaihdantaa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa. Yksinoikeuden sammuminen ei ole kuitenkaan rajoituksetonta, sillä sääntöä ei pykälän 2 momentin mukaan sovelleta, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, erityisesti milloin tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeeseen.

6. Tavaramerkkilain 10 a § on säädetty tavaramerkkilain mukauttamiseksi silloisen Euroopan yhteisön tavaramerkkijärjestelmään Suomen liityttyä Euroopan yhteisöihin 1.1.1995. Säännös vastaa sisällöltään neuvoston jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä antaman ensimmäisen direktiivin (89/104/ETY, ensimmäinen tavaramerkkidirektiivi) 7 artiklaa. Pykälän yksityiskohtaista sisältöä määrittävät siten ennen kaikkea Euroopan unionin tuomioistuimen (aikaisemmin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) sanotun direktiivin tulkinnasta antamat ratkaisut. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä uuden direktiivin (2008/95/EY, kodifioitu toisinto), jonka 7 artikla on samansisältöinen kuin ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 7 artikla.

7. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita ennakkoratkaisuja silloisessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa ja nykyään Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa turvatun tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja teollisoikeudellisten yksinoikeuksien välisestä suhteesta sekä sittemmin myös ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan tulkinnasta. Tässä oikeuskäytännössään (esim. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 ja asia C-348/04, Boehringer Ingelheim ym. II, tuomio 26.4.2007) tuomioistuin on määritellyt edellytykset tavaramerkin haltijan oikeudelle vastustaa tavaramerkkinsä käyttämistä kertaalleen liikkeeseen laskettujen tavaroiden vaihdannassa.

8. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä olevan suojata tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu merkillä. Tähän ydinsisältöön kuuluu oikeus estää kaikenlainen sellainen merkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperän takaamista (edellä mainittu tuomio asiassa Hoffmann-La Roche, kohta 7). Tavaramerkillä varustetun tuotteen muuttaminen, kuten tuotteen kaikenlainen uudelleen pakkaaminen, aiheuttaa tuomioistuimen mukaan jo lähtökohtaisesti todellista vaaraa tavaramerkin tehtäviin kuuluvalle tuotteen alkuperää koskevalle takuulle (edellä mainittu tuomio asiassa Boehringer Ingelheim ym. II, kohta 30).

9. Uudelleen pakatun lääkevalmisteen saattaminen markkinoille on kuitenkin tietyin edellytyksin sallittua, mikä seuraa jo tavoitteesta turvata yhteismarkkinat. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltija ei saa estää lääkevalmisteensa myöhempää markkinoille saattamista kieltämällä tuotteen uudelleen pakkaamisen ja merkkinsä käyttämisen, mikäli kielto-oikeuden käyttäminen johtaisi markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen jäsenvaltioiden välillä. Tällainen seuraus kielto-oikeuden käytöllä on erityisesti silloin, kun uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä tuotteen saattamiseksi markkinoille tuontijäsenvaltiossa (ns. objektiivisen välttämättömyyden kriteeri). Tavaramerkin haltijan suojaamiseksi edellytetään kuitenkin rinnakkaistuojan osoittavan, ettei uudelleen pakkaaminen voi muuttaa tuotetta siitä, millainen se oli alun perin ollut, että uuteen pakkaukseen on merkitty, kuka on valmistanut tuotteen ja kuka pakannut sen uudelleen, sekä ettei uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Rinnakkaistuojan on vielä ilmoitettava kaikissa tapauksissa tavaramerkin haltijalle etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta ja toimitettava tälle pyynnöstä näyte näin pakatusta tuotteesta (ks. mainituista kriteereistä edellä mainitut tuomiot asiassa Bristol-Myers Squibb ym., kohta 79, ja asiassa Boehringer Ingelheim ym. II, kohta 32).

10. Alemmat oikeudet ovat katsoneet Paranova Oy:n esittäneen selvityksen uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä, tuotteen säilymisestä muuttumattomana, tuotteen valmistajan ja uudelleenpakkaajan merkitsemisestä pakkaukseen sekä siitä, että tavaramerkin haltijalle on ilmoitettu tuotteen markkinoille saattamisesta. Näiltä osin asia ei ole enää riitaisa Korkeimmassa oikeudessa. Ratkaistavana on sitä vastoin edelleen kysymys sen edellytyksen täyttymisestä, onko Paranova Oy:n uudelleen pakkaamien lääkkeiden ulkoasu saattanut vahingoittaa N.V. Organonin tai sen tavaramerkkien Mercilon ja Marvelon mainetta.

11. Tavaramerkin tai sen haltijan maineelle voi Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisujen mukaan aiheutua uudelleen pakkaamisesta vahinkoa lähinnä kahdella eri tavalla. Ensiksikin pakkauksen ulkoasu voi olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen (edellä mainittu tuomio asiassa Bristol- Myers Squibb ym., kohdat 75 - 76), minkä lisäksi tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa muutoinkin heikentää tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa tuotteen asiallisuudesta ja laadusta sekä heikentää kohderyhmän luottamusta tuotetta kohtaan (edellä mainittu tuomio asiassa Boehringer Ingelheim ym. II, kohta 43). Tässä asiassa ei ole esitetty tällaisia ulkoasuun kohdistuvia väitteitä. Toiseksi tavaramerkin käytön perusteella voi syntyä virheellinen mielikuva siitä, että tavaramerkin haltijan ja toisen yrityksen välillä olisi liikesuhde tai muu erityinen suhde, kuten erityisesti se, että kyseinen toinen yritys kuuluisi jälleenmyyjänä tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon (asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, kohdat 50 - 52).

12. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että kansallisen tuomioistuimen kuuluu arvioida tosiseikkoja koskevaa kysymystä, muun ohella juuri sitä, saattaako tavaramerkin maine vahingoittua rinnakkaistuojan käyttäessä tuotteen uudessa ulkopakkauksessa tavaramerkin ohella omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan (yhteismerkintä, co-branding) (edellä mainittu tuomio asiassa Boehringer Ingelheim ym. II, kohdat 45 - 47). Tätä vahingoittumismahdollisuutta arvioitaessa huomioon on otettava myös tuotteen luonne ja ne markkinat, joille tuote on tarkoitettu myytäväksi (edellä mainittu tuomio asiassa Bristol-Myers Squibb ym., kohta 75).

Korkeimman oikeuden arvio Paranova Oy:n pakkauksista

13. Paranova Oy:n yleisölle tarjoamissa lääkepakkauksissa ovat erottuneet sekä Paranova Oy:n oma tunnusmerkki että N.V. Organonin Mercilon- tai Marvelon-tavaramerkki (kuva pakkauksen eri sivuilta liitteenä). Ulkopakkauksen etusivulla on ollut ylimpänä ja suurimmalla kirjasinlajilla N.V. Organonin tavaramerkki (Mercilon tai Marvelon), alimpana Paranova Oy:n värillisen viisikulmaisen kuvion ja tyylitellysti kirjoitetun toiminimen sisältävä tunnusmerkki sekä näiden välissä aivan Paranova Oy:n yhdistelmämerkin yläpuolella tunnusmerkkien tekstiä pienemmällä kirjoituksella nimikkeet "rinnakkaismaahantuoja" ja "uudelleenpakkaaja" sekä suomeksi että ruotsiksi. Tiedot N.V. Organonista lääkkeen valmistajana sekä mainittujen tavaramerkkien haltijana ovat olleet ulkopakkauksen takasivulla tai kapealla sivulla. Pakkauksen näillä sivuilla ei ole ollut Paranova Oy:n tavaramerkkejä.

14. Euroopan unionin tavaramerkkioikeuteen kuuluvaa niin sanottua objektiivisen välttämättömyyden periaatetta sovelletaan vain ratkaistaessa sitä, vaativatko tuontijäsenvaltiossa sovellettavat säännökset tai menettelyt uudelleen pakkaamista sen edellytyksenä, että tuote voidaan saattaa markkinoille tuossa valtiossa. Sen sijaan tuota periaatetta ei sovelleta siihen tapaan tai tyyliin, jolla uudelleen pakkaaminen on toteutettu (edellä mainittu tuomio Boehringer Ingelheim ym. II, kohdat 38 ja 39, ja asia C-276/05, Wellcome, tuomio 22.12.2008, kohdat 25 - 30). Paranova Oy:n velvollisuutena ei siten ole ollut osoittaa, että yhteismerkintä olisi ollut välttämätöntä lääkkeiden uudelleen pakkaamisen kannalta.

15. Korkein oikeus toteaa, että lääkkeiden rinnakkaistuonti on laillista liiketoimintaa ja että rinnakkaistuojalla on velvollisuus ja oikeus tuoda osuutensa tuotteen maahantuonnissa esiin. Tavaran jälleenmyyjällä on edellytysten täyttyessä oikeus käyttää alkuperäistä tavaramerkkiä ilmoittaakseen asiakkaille näiden tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle, eikä pelkästään se seikka, että jälleenmyyjälle koituu alkuperäisen tavaramerkin käyttämisestä etua tavaramerkillä varustettujen tavaroiden asianmukaisen markkinoinnin antaessa jälleenmyyjän omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ole tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa alkuperäisen tavaramerkin käyttämistä (asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997, kohta 38, ja edellä mainittu tuomio asiassa BMW, kohta 53). Säännöksistä tai oikeuskäytännöstä ei liioin ilmene, ettei lääkkeiden rinnakkaistuoja voisi käyttää uusissa pakkauksissaan myös omaa erottamiskykyistä tunnusmerkkiään. Ratkaisevaa on pakkauksista välittyvä kokonaisvaikutelma, jota arvioitaessa on otettava huomioon, mitä tietoja rinnakkaistuoja esittää pakkauksissaan ja millä tavoin tietoja ja käytettäviä tunnusmerkkejä painotetaan pakkausten eri puolilla.

16. Paranova Oy:n värillisen kuvion ja tyylitellyn toiminimen sisältävä yhdistelmämerkki on N.V. Organonin tavaramerkin lisäksi ollut pakkauksen etusivulla ainoa selvästi erottuva tunnusmerkki. Paranova Oy:n toiminimi on tässä tunnusmerkissä kirjoitettu suuremmin kirjaimin kuin tunnusmerkin yläpuolella ollut merkintä rinnakkaismaahantuojasta ja uudelleenpakkaajasta. Etusivulla ei ole ollut lainkaan mainintaa N.V. Organonista lääkkeen valmistajana ja tavaramerkin haltijana. Paranova Oy:n yhdistelmämerkin yläpuolella olleet sinänsä asianmukaiset nimikkeet "rinnakkaismaahantuoja" ja "uudelleenpakkaaja" eivät tavalliselle kuluttajalle ole käsitteinä merkitykseltään niin tunnettuja, että ne yksin olisivat riittäneet osoittamaan Paranova Oy:n todellisen osuuden lääkkeiden maahantuonnissa. Kerrotunlaisen näkyvän ja erottamiskykyisen tunnusmerkin käyttäminen pakkauksen etusivulla yhdessä lääkkeen alkuperäisen tavaramerkin kanssa on ollut omiaan antamaan lääkkeen ostamista harkitsevalle samoin kuin lääkettä jo ostaneelle yleisölle sen tosiasioita vastaamattoman mielikuvan, että Paranova Oy:n ja kysymyksessä olleiden lääkevalmisteiden välillä on jokin muu erityinen suhde kuin vain se, että Paranova Oy tuo lääkettä Suomeen.

17. Korkein oikeus näin ollen katsoo samoin kuin alemmat oikeudet, että N.V. Organonin ja Paranova Oy:n tavaramerkkien esittäminen lääkepakkauksen etusivulla edellä kerrotuin tavoin yhdessä on ollut omiaan yhdistämään lääkkeen ja sen uudelleenpakkaajan. Tästä on voinut syntyä kuluttajille tosiasioita vastaamaton mielikuva lääkkeen kaupallisesta alkuperästä tai lääkkeen valmistajan ja rinnakkaistuojan välisestä suhteesta.

18. Asiassa on kysymys suoraan kuluttajille eikä esimerkiksi terveydenhoitoyksiköihin myydyistä lääkevalmisteista, minkä vuoksi tuotteen ja sen pakkauksen ulkoasulla on ollut merkitystä lääkkeen käyttäjälle (edellä mainittu tuomio asiassa Bristol-Myers Squibb ym., kohta 77). Koska kyseiset lääkevalmisteet ovat olleet niin sanotun lääkevaihdon piiriin kuuluvia reseptilääkkeitä, kuluttajat ovat tosin käytännössä perehtyneet lääkevalmisteeseen ja tehneet ensimmäisen ostopäätöksensä apteekin esittämien tietojen perusteella lääkepakkausta vielä näkemättä. Tällaisetkin kuluttajat ovat kuitenkin viimeistään lääkkeen saatuaan voineet tehdä havaintoja lääkepakkauksesta siinä olevine merkintöineen, eivätkä apteekista saadut tiedot ainakaan kaikissa tapauksissa ole saattaneet torjua edellä todettua virheellistä mielikuvaa ja siitä aiheutuvan vahingon vaaraa.

19. Edellä kerrotuilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, ettei Paranova Oy ole osoittanut, ettei N.V. Organonin tavaramerkkien maine ole saattanut vahingoittua ja niiden arvo heikentyä puheena olevien lääkepakkausten ulkoasun johdosta. N.V. Organonilla on näin ollen lähtökohtaisesti ollut oikeus kieltää Mercilon- ja Marvelon-tavaramerkkiensä käyttö Paranova Oy:n sille ilmoittamissa ja Suomen markkinoille tuomissa myyntipakkauksissa.

N.V. Organonin oikeudesta vedota kielto-oikeuteensa

20. Rinnakkaistuojan on edellä kohdassa 9 todetuin tavoin ilmoitettava tavaramerkin haltijalle rinnakkaistuontiaikomuksestaan aina ennen uudelleen pakkaamansa tuotteen markkinoille saattamista. Ilmoituksen saatuaan tavaramerkin haltija voi varmistua muun ohella siitä, ettei tuotteen ulkoasu uudelleen pakkaamisen jälkeen vahingoita tavaramerkin mainetta, ja tarpeen vaatiessa ilmoittaa vastustavansa pakkaustapaa. Rinnakkaistuojan intressissä puolestaan on ryhtyä mahdollisimman nopeasti myymään lääkettä toimivaltaisen viranomaisen annettua siihen luvan. Järjestelmän asianmukainen toiminta edellyttää, että osapuolet pyrkivät puolin ja toisin lojaalisti ottamaan huomioon toistensa lailliset intressit. Euroopan unionin tuomioistuin on pitänyt 15 työpäivän pituista ajanjaksoa ohjeellisesti sellaisena aikana, jonka kuluessa tavaramerkin haltijalla on ollut kohtuullisesti aikaa reagoida rinnakkaistuojan esittämään suunnitelmaan tuotteiden uudelleen pakkaamiseksi (asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002, kohdat 61 - 67).

21. Tavaramerkkilaista ja tavaramerkkiä koskevista direktiiveistä ei löydy nimenomaista säännöstä siitä, mitä seuraamuksia tavaramerkin haltijalle voi aiheutua laiminlyönnistä vedota kielto-oikeuteensa ja vastustaa rinnakkaistuojan ilmoittamaa pakkaustapaa kohtuullisessa ajassa. Myöskään Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuissa ei ole käsitelty sanottua kysymystä. Korkein oikeus toteaa, että kielto-oikeuden menettäminen tällaisessa tilanteessa ei merkitse tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden menettämistä. Kysymys on vain ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa ja tavaramerkkilain 10 a §:n 2 momentissa säädetyn erityisen reklamointimahdollisuuden menettämisestä tilanteessa, jossa oikeus tavaramerkkiin on kyseisen tuotteen liikkeeseen laskemisen vuoksi jo sammunut. Korkein oikeus katsoo, että tavaramerkin haltija voi kuitenkin kieltää saman tuotteen muunlaisen uudelleen pakkaamisen, mikäli edellytykset tälle täyttyvät eikä oikeutta kieltää tuotteen tällaista pakkaamista ole aikaisemmin menetetty. Vastaavasti tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kysymyksessä olevan tunnusmerkin käyttö pakattaessa tuotetta uudelleen tavalla, johon tavaramerkin haltija ei ole aikaisemmin eri tunnusmerkin kysymyksessä ollessa puuttunut.

22. N.V. Organon on esitetyn selvityksen mukaan vastustanut Mercilon-tavaramerkkinsä käyttöä Paranova Oy:n pakkauksissa kahdeksan työpäivän kuluessa siitä, kun Paranova Oy oli loka-marraskuussa 2004 ilmoittanut sille näistä pakkauksista. Rinnakkaistuojan ilmoitusvelvollisuus on edellä kerrotulla tavalla tunnusmerkki- ja pakkaustapakohtainen, joten Paranova Oy:n aikaisemmin toisten lääkevalmisteiden rinnakkaistuonnista tekemillä ilmoituksilla ei ole tässä suhteessa merkitystä. Näin ollen, ja koska N.V. Organon on vedonnut edellä todettuun tavaramerkkioikeuteensa kohtuullisessa ajassa, se on säilyttänyt ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan ja tavaramerkkilain 10 a §:n 2 momentin mukaisen oikeutensa kieltää Paranova Oy:n kysymyksessä olevan menettelyn Mercilon-merkkinsä osalta.

23. Marvelon-tavaramerkkinsä osalta N.V. Organon on sen sijaan vastustanut Paranova Oy:n sille 23.7.2004 ilmoittamia myyntipakkauksia vasta 9.11.2004 eli 77 työpäivää ilmoituksen jälkeen. Sen, että Paranova Oy:n puheena olevat myyntipakkaukset ovat olleet samanlaisia kuin yhtiön N.V. Organonille vuosina 1999 - 2000 toisten lääkevalmisteiden rinnakkaistuonnin toteuttamiseksi ilmoittamat pakkaukset, on täytynyt olla N.V. Organonin kannalta omiaan helpottamaan Marvelon-lääkkeiden myyntipakkauksiin liittyvää harkintaa. Vaikka yhtiön reagointiaikaa arvioitaessa otettaisiin huomioon, että Paranova Oy oli tehnyt ilmoituksensa konsernin suomalaiselle tytäryhtiölle tyypillisen kesälomakauden aikaan, Korkein oikeus katsoo N.V. Organonin viivytelleen vastustamisensa ilmoittamisessa yli sen, mitä siltä on käsillä olleissa olosuhteissa kohtuuden mukaan voitu edellyttää huomioon ottaen Paranova Oy:n perustellut odotukset lääkkeiden markkinoinnin aloittamisessa.

24. Paranova Oy:llä on edellä olevan perusteella ollut oikeus ryhtyä tarjoamaan Suomessa toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta hankkimiaan Marvelon-lääkkeitä uudelleen pakattuina. N.V. Organon ei ole esittänyt hyväksyttävää syytä sille, että sen ilmoitus vastustaa Marvelon-tavaramerkillään varustettujen tuotteiden laskemista uudelleen liikkeeseen on tehty vasta kohtuullisena pidettävän ajanjakson jälkeen. Se ei ole myöskään vedonnut sellaiseen kielto-oikeuden kannalta merkitykselliseen olosuhteiden muutokseen, joka saattaisi antaa aiheen arvioida tavaramerkin haltijan oikeussuojan tarvetta uudelleen ilmoituksen myöhästymisestä huolimatta. Korkein oikeus siten katsoo, ettei N.V. Organon ole 9.11.2004 voinut pätevästi vedota oikeuteensa kieltää Paranova Oy:ltä Marvelon-tavaramerkkinsä käyttöä nyt kysymyksessä olevissa myyntipakkauksissa. Kanne on tämän vuoksi hylättävä Marvelon-tavaramerkin käyttöön perustuvilta osin, niin kuin alemmat oikeudet ovat tehneetkin.

Paranova Oy:n korvausvelvollisuus Mercilon-lääkkeiden osalta

25. Tältä osin Korkein oikeus hyväksyy alempien oikeuksien tuomioiden perustelut ja lopputuloksen.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Gustav Bygglin, Liisa Mansikkamäki, Ilkka Rautio, Timo Esko ja Pekka Koponen. Esittelijä Tommi Vuorialho.

(207 kB) Kuva pakkauksesta (pdf)