13.8.2012 | Ennakkopäätökset | Korkein hallinto-oikeus

KHO:2012:64

Asiasanat: Tavaramerkki, Hymiö, Rekisteröitävyys, Erottamiskyky, Vapaana pitämisen tarve
Tapausvuosi: 2012
Antopäivä: 13.8.2012
Diaarinumero: 4139/2/09,435/2/10,678/2/10
Taltio: 2131

Kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu hymiö :) ei täyttänyt tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä eikä siten ollut rekisteröitävissä luokkien 9, 35 ja 38 tavaroiden ja palveluiden tunnusmerkiksi.

Hymiöt ovat tunnetiloista kertovia kuvailmaisuja, joille ei löydy perinteisestä kielestä suoranaisia vastineita. Hymiö :) on erittäin laajalti tunnettu ja sen sisältämä positiivisuuden viesti on ymmärrettävissä riidattoman yhdenmukaisesti.

Vaikka hymiö ei ole ”käännettävissä” yksiselitteiseksi sanalliseksi ilmaisuksi, katsoi korkein hallinto-oikeus sen olevan rinnastettavissa tietynlaisiin kuvaileviin laatua ilmaiseviin sanoihin, joiden ei ole katsottu olevan rekisteröitävissä tavaramerkeiksi, koska niiden tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä. Iloisuuden ja positiivisuuden tunteen ilmaiseva hymiö liitettynä mihin tahansa tuotteeseen tai palveluun on verrannollinen tuotteiden tai palveluiden sanalliseen kehumiseen.

Hymiöiden ilmaisumuodosta ja käyttöympäristöstä johtuu, että nimenomaan sähköiseen viestintään liittyvien tavaroiden ja palveluiden osalta niihin kohdistuu erityisen suuri vapaana pitämisen tarve.

Koska hymiö :) ei täyttänyt tavaramerkin rekisteröinnille asetettuja edellytyksiä, oli rekisteröinti kumottava.

Tavaramerkkilaki 13 § ja 21 § 1 momentti
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY 3 artikla

Ks. myös KHO 13.8.2012 T 2132, jossa vastaava ratkaisu hymiöstä :-).

Kort referat på svenska

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätös 4.12.2009 nro 2007/T/049 valituksiin nro 2007/T/049, nro 2007/T/072 ja nro 2007/T/098

Asian aikaisempi käsittely

A on 27.10.2005 hakenut rekisteröintiä tavaramerkille, joka muodostuu kaksoispisteestä ja sulkumerkistä :). Rekisteröintiä on haettu tavaroille ja palveluille luokissa 9 'Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet', 35 'Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät' ja 38 'Kaukoviestintä'.

Patentti- ja rekisterihallitus on 31.5.2006 rekisteröinyt haetun tavaramerkin numerolla 236083.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry, Saumeri Oy, Mainos-Pro Oy, Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Rukakeskus Oy, Paul Brück, Viestinnän Keskusliitto ry, Mainostajien Liitto ry, B toiminimen Lakiasiaintoimisto Suomen Oikeusohje haltijana, Content Union Oy ja Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry ovat esittäneet väitteet ja vaatineet tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista.

A on antanut väitteisiin selityksensä.

Patentti- ja rekisterihallitus on 1.3.2007 hylännyt kaikki esitetyt väitteet ja lausunut muun ohella seuraavaa:

Tavaramerkki numero 236083 :) on erottamiskykyinen, eikä siihen kohdistu erityistä vapaana pitämisen tarvetta.

Merkin ei voida katsoa ilmaisevan rekisteröinnin tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen lajia, laatua, käyttötarkoitusta tai muuta seikkaa. Merkin antama viesti on epämääräinen, vihjaileva, mielikuvia luova eli sellaisena arvioitava rekisteröitävissä olevaksi mielikuvaiseksi eli suggestiiviseksi tavaramerkiksi. Kahdesta välimerkistä muodostuvaa merkkiä on pidettävä suoja-alaltaan heikkona merkkinä.

Merkin rappeutumisella eli degeneroitumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki on menettänyt erottamiskyvyn. Tavaramerkki on tällöin käytön kautta muodostunut yleiseksi lajinimitykseksi. Merkin rappeutuminen yhteisön tavaramerkkidirektiivin artiklan 3 kohdan (1)(d) mukaisella tavalla edellyttää, että merkki on tullut yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaiseksi. Rekisteröityä tavaramerkkiä on tavanomaisimmin käytetty tekstin osana ja tehosteena. Rekisteröidyille tavaroille ja palveluille sinänsä merkillä ei ole minkäänlaista vakiintunutta merkitystä. Rekisteröity tavaramerkki ei ole ristiriidassa yhteisön tavaramerkkidirektiivin kanssa.

Merkki ei ole sekoitettavissa väitteentekijöiden rekisteröityihin merkkeihin eikä sellaisiin merkkeihin, joiden olisi osoitettu tulleen tunnetuiksi vakiintumisen kautta.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään viitannut seuraaviin säännöksiin: Tavaramerkkilaki 1 §, 2 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 13 §, 14 §:n 1 momentti kohdat 1, 2, 6 ja 7 sekä yhteisön tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 3 artiklan kohdat (1)(c) ja (1)(d).

Viestinnän Keskusliitto ry, Mainostajien Liitto ry, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry ja B toiminimen Lakiasiaintoimisto Suomen Oikeusohje haltijana ovat valittaneet päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan.

A:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen valitusten johdosta.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lausunnon ja Viestinnän Keskusliitto ry, Mainostajien Liitto ry , sekä B ovat antaneet vastaselityksen Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnon johdosta.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisu

1) Valituslautakunta on hylännyt Viestinnän Keskusliitto ry:n ja Mainostajien liitto ry:n tekemän valituksen ja pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputuloksen.

2) Valituslautakunta on hylännyt Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n tekemän valituksen ja pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputuloksen.

3) Valituslautakunta on hylännyt B:n toiminimen Lakiasiaintoimisto Suomen Oikeusohje haltijana tekemän valituksen ja pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen.

Perusteluinaan valituslautakunta on eri valitusten osalta esittänyt seuraavaa:

1) Rekisteröity merkki on kahdesta välimerkistä, kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu kuvio. Yksittäisiä välimerkkejä, kuten myös kirjaimia ja numeroita, pidetään yleensä vakiintuneessa oikeuskäytännössä erottamiskyvyttöminä siksi, että tällaiset merkit kuuluvat yleiseen käyttöön ja niitä tulee kaikkien saada vapaasti käyttää.

Tällaisista välimerkeistä muodostettu kokonaisuus muodostaa kuitenkin kuvion, jonka kuluttajat käsittävät tavaramerkiksi, kun sitä käytetään tavaramerkinomaisesti tuotteiden tai palvelujen tunnuksena yksilöimään niiden alkuperä ja erottamaan ne muiden vastaavista tavaroista ja palveluista.

Rekisteröity kuviomerkki ei ilmaise rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen lajia, laatua, käyttötarkoitusta, hintaa, valmistuspaikkaa tai -aikaa. Näin ollen yleinen etu ei vaadi, että kyseistä kuviomerkkiä tulisi jokaisen saada vapaasti käyttää nyt kyseessä olevia tavaroita ja palveluja kuvailtaessa.

Välimerkeistä muodostettuja kuvioita, niin sanottuja hymiöitä, käytetään kirjoitetun tekstin yhteydessä osoittamassa mm. erilaisia tunteita. Nyt rekisteröity kuviomerkki ilmaisee lähinnä hymyä, iloa ja positiivisuutta. Merkin ilmaisema sisällöllinen viesti on siten epämääräinen, vihjaileva ja mielikuvia luova. Näin ymmärrettynä merkin merkityssisältökään ei kuvaile nyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia. Näin ollen merkityssisällönkään perusteella vapaana pitämisen tarvetta ei ole.

Valittajat eivät ole osoittaneet, että nyt rekisteröity merkki olisi aikaisemmin rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerkiksi luokan 9 tavaroille tai luokkien 35 ja 38 palveluille ja että tällainen tavaramerkki olisi ajan mittaan käytön kautta muuttunut tavaroiden tai palvelujen lajinimitykseksi ja siten menettänyt erottamiskykynsä eli degeneroitunut.

Vaikka hymiö on tärkeä osa kirjoitettua viestintää ja se on yleinen ja laajalti käytössä esimerkiksi tekstiviesteissä ja sähköposteissa, valittajat eivät ole osoittaneet, että sitä käytettäisiin yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan nyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupassa ja tarjonnassa näihin tuotteisiin ja palveluihin tai niiden ominaisuuksiin yleisesti viittaavana käsitteenä tai merkintänä niin, että sen osalta olisi olemassa vapaana pitämisen tarve.

Näin ollen valittajat eivät ole osoittaneet tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitettua perustetta rekisteröinnin kumoamiseksi. Ei ole myöskään osoitettu, että tavaramerkkilain 13 §:ää olisi tulkittu vastoin yhteisön tavaramerkkidirektiivin 3-artiklan 1 kohdan c) - d) alakohtia (2008/95/EY). Tämän vuoksi ja ottaen huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja siinä saatu selvitys Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa.

2) Rekisteröity merkki on kahdesta välimerkistä, kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu kuvio. Yksittäisiä välimerkkejä, kuten myös kirjaimia ja numeroita pidetään yleensä vakiintuneessa oikeuskäytännössä erottamiskyvyttöminä siksi, että tällaiset merkit kuuluvat yleiseen käyttöön ja niitä tulee kaikkien saada vapaasti käyttää.

Välimerkeistä muodostettuja kuvioita, niin sanottuja hymiöitä, käytetään kirjoitetun tekstin yhteydessä osoittamassa muun muassa erilaisia tunteita. Nyt rekisteröity kuviomerkki ilmaisee lähinnä hymyä, iloa ja positiivisuutta. Merkin ilmaisema sisällöllinen viesti on siten epämääräinen, vihjaileva ja mielikuvia luova. Näin ymmärrettynä merkin merkityssisältökään ei kuvaile nyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia. Näin ollen merkityssisällönkään perusteella vapaana pitämisen tarvetta ei ole.

Vaikka hymiö on tärkeä osa kirjoitettua viestintää ja se on yleinen ja laajalti käytössä esimerkiksi tekstiviesteissä ja sähköposteissa, valittaja ei ole osoittanut, että sitä käytettäisiin yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan nyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupassa ja tarjonnassa näihin tuotteisiin ja palveluihin tai niiden ominaisuuksiin yleisesti viittaavana käsitteenä tai merkintänä niin että sen osalta olisi olemassa vapaana pitämisen tarve.

Näin ollen valittaja ei ole osoittanut tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitettua perustetta rekisteröinnin kumoamiseksi. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja siinä saatu selvitys Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa.

3) Ottaen huomioon asiassa esitetyt vaatimukset, siinä saatu selvitys sekä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä ilmenevät perustelut ja sovelletut lainkohdat Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Viestinnän Keskusliitto ry ja Mainostajien Liitto ry ovat valituksessaan vaatineet, että valituksenalainen päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja tavaramerkin numero 236083 rekisteröinti kumotaan.

Yhdistykset ovat esittäneet perusteluinaan muun ohella seuraavaa:

Valituslautakunta on perustellut merkin rekisteröintikelpoisuutta tavalla, joka on tyypillinen tavallisen kuviomerkin rekisteröitävyyttä arvioitaessa. Se on todennut, että merkki muodostaa kuvion, jonka kuluttajat käsittävät tavaramerkiksi. Valituslautakunta on myös arvioinut merkin merkityssisältöä todeten sen olevan epämääräinen, vihjaileva ja mielikuvia luova. Tällaista argumentointia ei ole ollut tarpeen esittää, koska merkin lähtökohtaista erottamiskykyä ei missään vaiheessa ole kiistetty.

Valituslautakunta on todennut, että hymiö on tärkeä osa kirjoitettua viestintää ja että se on yleinen ja laajalti käytössä esimerkiksi tekstiviesteissä ja sähköposteissa. Sen mukaan valittajat eivät ole kuitenkaan osoittaneet, että väitteen kohteena olevaa hymiötä käytettäisiin rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin liittyen yleisesti käytössä olevana käsitteenä tai merkintänä niin, että sen osalta olisi vapaana pitämisen tarve.

Valituslautakunnan perusteluja on vaikea ymmärtää, kun otetaan huomioon, että rekisteröinti koskee nimenomaan sähköistä viestintää ja sen ydinluokkia 9, 35 ja 38. Se on todennut, että merkkiä käytetään yleisesti, mutta siihen ei kuitenkaan kohdistu vapaana pitämisen tarvetta.

Lautakunta on myös todennut, että degeneroitumisperuste ei tule kyseeseen, koska valittajat eivät ole osoittaneet, että merkkiin olisi kohdistunut aikaisempi tavaramerkkioikeus. Tältä osin valituslautakunnan perustelu on virheellinen, koska degeneroitumisargumentointi ei ole lainkaan perustunut aikaisemman tavaramerkin degeneroitumiselle, vaan viestinnässä yleisesti käytössä olevan symbolin tulemisesta niin yleiseksi, että sitä ei voida kenellekään monopolisoida tavaramerkkioikeudella.

Elektroniset viestintälaitteet ja sähköiset viestit tietokoneohjelmina kuuluvat luokkaan 9, mainosalan palvelut, sähköisiin tietokantoihin liittyvät toiminnot ja uutispalvelut kuuluvat luokkaan 35 ja sähköinen viestintä kuuluu luokkaan 38. Rekisteröinnin kohteena olevaa merkkiä ollaan näin ollen rekisteröimässä viestintäluokkiin. Millä perusteella valituslautakunta voi todeta, että rekisteröinnin kohteena oleva merkki ei olisi yleisesti viittaavana käsitteenä tai merkintänä käytössä rekisteröinnin kattamille viestinnän tavaroille ja palveluille? Valituslautakunta on todennut hymiöiden yleisen käytön viestinnässä, mutta sen mukaan yhteys tavaroihin ja palveluihin puuttuu, vaikka ne juuri ovat rekisteröinnissä se, josta viestintä muodostuu. Koko rekisteröinti on ainoan mahdollisen tavaramerkkioikeudellisesti kestävän tulkinnan mukaan ymmärrettävä ja ajateltava niin, että se on tavaramerkkirekisteröinti, jota ollaan hakemassa sähköiselle viestinnälle.

Hymiöitä, joka rekisteröinnin kohteena oleva merkkikin on, voidaan pitää nykyajan kuvakirjoituksena sekä yleiskäsitteenä. Google-hakukone löytää hakusanalla hymiö 102 000 osumaa, mitä voidaan pitää osoituksena siitä, että sana ja erityisesti hymiökuvio ovat laajalti käytössä.

Hymiökuvioiden käytöstä on annettu ohjeistusta ja niitä on kerätty kirjastoihin ja sanastoihin käytön helpottamiseksi. Hymiöt ovat Suomessa monella tapaa merkittävä ilmiö. Aiheesta on kirjoitettu tutkielmakin Turun yliopistossa keväällä 2006 (Ilmari Vauras: Kuvakirjoituksen jälleensyntymä - tunneikonit kirjoitetussa puhekielisessä keskustelussa ^_^).

Merkkiyhdistelmän käytön aloitti yhdysvaltalainen Scott Fahlman jo 19.9.1982. Hänen tarkoituksenaan oli merkitä vitsit hymiöllä. Myöhemmin hymiöiden käyttö on monipuolistunut. Suomeen hymiöiden käyttö levisi vuonna 1985. Hymiöiden käyttö on lisääntynyt tietokonevälitteisen viestinnän yleistyessä. Niiden käyttö vakiintui tutkielman mukaan tietokoneharrastajien piirissä jo 1990-luvulla. Internetin nopea yleistyminen ja matkapuhelinten tekstiviestit ovat lisänneet hymiöiden käyttöä valtavasti.

Nykyisin hymiöt ovat tärkeä osa kirjoitettua viestintää. Ne ovat erittäin yleisiä nuorten ja nuorten aikuisten välisessä kirjoitetussa puhekielisessä keskustelussa, esimerkiksi tekstiviesteissä ja sähköposteissa. Internetin kotikäyttäjiä oli vuoden 2005 lopulla TNS Gallupin tutkimuksen mukaan 2,5 miljoonaa. Todellinen käyttäjämäärä on huomattavasti suurempi, sillä monet käyttävät internetiä työpaikoilla sekä julkisissa tiloissa. Samana vuonna Viestintäviraston Telepalvelututkimukseen vastanneista vain kahdella prosentilla ei ollut matkapuhelinta käytössään. Käytännössä tietokonevälitteinen kirjoitettu viestintä on siis kaikkien suomalaisten saatavilla. On myös täysin selvää, että merkittävä osa tästä viestinnästä tapahtuu elinkeinotoiminnassa.

Suomen kirjoitukseen on selvästi omaksuttu kuvakielinen elementti, joka on uusissa viestintämedioissa lähes korvaamattoman tärkeä. Hymiöt täydentävät erityisesti kirjoittamalla käytyjä keskusteluja myös elinkeinotoiminnassa.

Hymiökuvio voidaan rinnastaa perinteisiin kirjoitettuihin kirjaimiin ja katsoa, että se on menettänyt valtavan laajan käytön kautta erottamiskykynsä ja degeneroitunut. Hymiö on aivan samanlainen symboli kuin esimerkiksi symboli @, jota käytetään sähköpostiviestinnässä, yhdessä hymiöiden kanssa.

Valituksenalaisen tavaramerkin rekisteröinti koskee tavara- ja palveluluettelon osalta selkeästi viestintää. Koska kyse on tavaramerkkioikeudellisen monopolin myöntämisestä merkkiin hakijalle viestinnän alalle, on tärkeää arvioida asiaa vapaana pitämisen tarpeen näkökulmasta. Jokaisella tulee olla oikeus käyttää elinkeinotoiminnassa väitteen kohteena olevaa kuviota.

Muiden elinkeinonharjoittajien suojaksi on vakiintunut yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen Suomeakin sitovassa oikeuskäytännössä käsite ”vapaana pitämisen tarve”, joka vaikuttaa tavaramerkin rekisteröinnin absoluuttisten esteiden arvioinnissa ja joka perustuu yhteisöjen tavaramerkkidirektiiviin artiklan 3 kohtaan (1)(c).

Yhteisöjen tuomioistuimen 6.5.2003 antamassa ratkaisussa C-104/01 (Libertel) on käsitelty perusteellisesti tavaramerkin (oranssi väri) rekisteröintiä, johon kohdistui vapaana pitämisen tarve.

Yhteisön tavaramerkkiviraston (OHIM) ohjeissa (Guidelines Concerning Proceedings Before the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs), Part B, Examination, Final version: April 2008) todetaan sivuilla 34 - 35 seuraavasti: Figurative representations that are commonly used either in relation to the good and services applied for, or as such, in a decorative or functional - or even descriptive - manner have to be refused. For example, the naturalistic representation of a wine leaf is not distinctive for wine. Commonly used pictograms, for example a white ”P” on a blue background to designate a parking place or the design of an ice cream to designate that ice cream is sold in the vicinity, are not distinctive. Also, graphic symbols commonly used in a functional manner have to be refused, such as the @-symbol or the symbols representing currencies such as €, £, $. This objection applies to all goods and services.

On selvää, että väitteen kohteena oleva merkki on merkki, jota juuri rekisteröinnin mukaisessa muodossa yleisesti käytetään viestinnässä. Väitteen kohteena olevan merkin ja esimerkiksi symbolin @ välillä ei nykyään ole mitään eroa. Niitä molempia käytetään viestinnässä, ja olisi mahdotonta rekisteröidä @-symbolia tavaramerkiksi viestintäluokissa 9, 35 ja 38. Samalla tavalla hymiökuvio, jota käytetään aivan samassa yhteydessä kuin @-symbolia, on rekisteröintikelvoton.

Merkki on valituslautakunnankin myöntämän yleisen käytön vuoksi menettänyt erottamiskykynsä eli degeneroitunut. Valituslautakunta on päätöksessään tältä osin viitannut siihen, että väitteen kohteena olevaan merkkiin ei olisi kohdistunut tavaramerkkioikeutta eikä valituslautakunnan tulkinnan mukaan degeneroituminen voisi tulla siksi kyseeseen.

Erottamiskyvyn menettäminen ja degeneroituminen eivät ole pelkkiä tavaramerkkioikeuksiin kohdistuvia käsitteitä. On selvää, että jokin symboli, kuten @ tai www, voi olla niin laajassa ja yleisessä käytössä, että se menettää erottamiskykynsä täysin riippumatta siitä, onko siihen kohdistunut tavaramerkkioikeus. Sanottua voi havainnollistaa vaikka hyvin yksinkertaisella juomapuollon ulkoasulla, johon ei voi saada tavaramerkkioikeutta sen yleisen laajalti käytössä olevan ulkoasun vuoksi. Hymiössä on kyse samasta asiasta.

Sanamerkkien, joihin on kohdistunut tai kohdistuu tavaramerkkioikeus, osalta voidaan mainita suomalaisina esimerkkeinä NYLON, HETEKA, BIKINI ja niin edelleen. Maailmalta voidaan esimerkkeinä mainita WALKMAN tai GOOGLE, joista jälkimmäisen haltija taistelee voimakkaasti degeneroitumista vastaan. Ei ole myöskään täysin poikkeuksellista, että tavaramerkki on jo sen rekisteröintihetkellä degeneroitunut ja Patentti- ja rekisterihallituksen käyttönäyttöä koskeva arviointi on korkeimmassa oikeudessa todettu virheelliseksi. Korkeimman oikeuden tuomiossa 2005/118, joka koski yhdistelmämerkkiä TURVAURA, oli sekä sana- että kuvioelementtejä. Sanaosalle vaadittiin Patentti- ja rekisterihallituksen taholta erottamislausumaa, ja käyttönäytön perusteella erottamislausumavaatimuksesta luovuttiin. Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että sana oli jo tuolloin menettänyt erottamiskykynsä.

Rekisteröinnin kohteena oleva hymiökuvio on varmuudella menettänyt erottamiskykynsä eikä rekisteröinti enää ole mahdollista. Rekisteröintiä ei saa hyväksyä merkille, joka on yleisesti viestinnässä laajalti käytössä ja joka koskee tavaroita ja palveluita, jotka tarkoittavat samaa kuin sähköinen viestintä. Merkki on aikanaan voinut olla erottamiskykyinen, mutta se ei ole sitä enää. Vapaana pitämisen tarve ja sähköisen viestinnän intressit edellyttävät, että merkin rekisteröinti kumotaan.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry on valituksessaan vaatinut, että tavaramerkin numero 236083 rekisteröinti kumotaan kokonaisuudessaan. Toissijaisesti tavaramerkin 236083 rekisteröinti on kumottava luokissa 35 ja/tai 38.

Yhdistys on esittänyt perusteluinaan muun ohella seuraavaa:

Merkkiyhdistelmä :) ei ole tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla kykenevä erottamaan haltijan tavaroita ja palveluita muiden tavaroista ja palveluista. Kyseessä ei ole erottamiskykyinen keksitty tunnus tavaroille tai palveluille, vaan yleisesti käytetty kirjoitussymboli, jota voidaan verrata yksittäiseen kirjaimeen tai kirjoitusmerkkiin, kuten huutomerkkiin.

Niin kutsuttu hymiö on alun perin lähtöisin USA:ssa 30.3.1881 (eli yli sata vuotta sitten) julkaistussa Puck-nimisessä lehdessä esitetyistä typografioista.

Kyseiset typografiat ovat nykyisin myös osa tietokoneissa käytettyä UNICODE-merkistöstandardia, johon kuuluvat kaikki yleisimmät maailmassa käytetyt kirjoitusmerkit. Merkin :-) lyhennys on :). Kyse ei siis ole enää edes merkkien yhdistelmästä, vaan kummatkin ovat omat UNICODE-merkkinsä, jolloin niitä käsitellään standardissa yhtenä merkkinä. Asiasta löytyy laajempi artikkeli wikipediasta (www.wikipedia.org) hakusanalla ”Smiley”.

Hymiö :) on yksi maailman yleisimmistä kirjoitusmerkistä. Alta Vista -hakukoneesta löytyy viimeisten seitsemän päivän aikana 842 073 esiintymää merkille :). Selvää on, että pelkästään kyseisen merkin yli 100 vuotta jatkuneen käytön ja esiintymisen määrän perustella se ei voi olla erottelukykyinen siten, että se olisi rekisteröitävissä erottelukykyisenä tavaramerkkinä.

Hymiön käyttö on niin laajaa sekä Suomessa että muissa maissa, ettei sillä voida katsoa olevan erottelukykyä missään tavaraluokassa. Tilannetta voidaan verrata niin kutsuttuun vesittyneeseen tavaramerkkiin kuten esimerkiksi ”kännykkä”, josta on tullut yleiskielen sana. Vaikka :)-merkkiä ei ollut rekisteröity tavaramerkkinä aikaisemmin, se on niin yleinen ja vakioitunut merkitykseltään ja käytöltään, ettei sen voida katsoa olevan erottelukykyinen ja rekisteröitävissä missään tavaraluokassa. Merkin tarkastelijalle tulee heti merkin nähdessään mieleen yleinen iloa tai hymyä tarkoittava merkitys.

Hakemus käsittää myös tavaraluokat 35 ja 38, jotka sisältävät muun muassa mainonnan, toimistotehtävät ja kaukoviestinnän. Kaikilla näillä toimialoilla kyseisen hymiön käyttö on erittäin yleistä ja jokapäiväistä. Mikäli hakija aikoo käyttää tavaramerkkiään kyseisillä toimialoilla, hakijan omien tavaroiden tai palvelusten erottaminen on hymiöiden käytön yleisyyden takia mahdotonta. Myös tällä perusteella tavaramerkiltä puuttuu erottelukyky.

Rekisteröinnin pitäminen voimassa rajoittaisi hyvin laajasti esimerkiksi markkinointiviestintää tekevän yrityksen toimintaa, koska yleisesti ja laajasti arkikäytössä oleva merkki saisikin suojaa tavaramerkkinä.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole otettu suoraan kantaa siihen, millä perusteella yksi Suomen ja maailman tunnetuimmista merkeistä voisi olla erottelukykyinen kaukoviestinnässä ja mainonnassa, joissa nimenomaan kyseistä merkkiä on käytetty ja käytetään äärimmäisen paljon nimenomaan geneerisessä merkityksessä. Huomattavasti vähäisempikin käyttö nimenomaan yleisessä merkityksessä on tähän asti vesittänyt tavaramerkin, ja sen saama suoja on joko supistunut äärimmäisen pieneksi tai sitten lakannut kokonaan.

B toiminimen Lakiasiaintoimisto Suomen Oikeusohje haltijana on valituksessaan vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja tavaramerkin numero 236083 rekisteröinti kumotaan.

B on esittänyt perusteluinaan muun ohella seuraavaa:

Tavaramerkin tarkoituksena on erottaa markkinoilla elinkeinoharjoittajan tuotteet muiden vastaavista tuotteista. A:lle myönnetty yksinoikeus käyttää kyseessä olevia hymiöitä tavaramerkkinään ei mitenkään kykene erottamaan hänen hallintopalvelujaan ja mainontaansa aputoiminimen Pikkuhymyn Palvelut tmi toimialasta, etenkään kun kyse on yrittäjien tai yritysten edunvalvonnasta. Rekisteröinti aiheuttaa sekoitettavuusmahdollisuuden.

Aputoiminimen toimialassa mainittu edunvalvonta on yläkäsite, joka tarkoittaa yritysmuotoista edunvalvontaa ja on käsitteenä mahdollisimman laaja. Tähän niin sanottuun yksityiseen edunvalvontaan sisältyivät kaikki mahdolliset sekä yksityisen henkilön että yritysten edunvalvonnassa tarvittavat toiminnat, joihin kuuluvat myös ne toimialat, jotka ovat yhtenevät A:n tavaramerkkiluokan 35: ”mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehtävät” kanssa.

Patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt kyseessä olevat vaatimukset alun perin väittäen, että aputoiminimen toimialat eivät ole miltään osin sekoitettavissa. Patentti- ja rekisterihallituksen kanta on virheellinen, eikä hylkäävissä päätöksissä ole edes käsitelty toimialaan sisältyvän edunvalvonta-käsitteen sisältöä. Viranomaisen velvollisuus olisi ollut selvittää valituksen käsittelyssä myös tämä toimialaan sisältyvä käsite eikä sivuuttaa sitä perustelematta, miksi se ei sisältäisi muun edunvalvontaan kuuluvan lisäksi mainontaa, liikkeenjohtoa, yrityshallintoa ja toimistotehtäviä.

Patentti- ja rekisterihallituksen hallintopäätös on luonteeltaan edunsuova A:lle, ja sillä perustetaan hänelle yksinoikeuksia kyseessä olevien hymiömerkkien käyttöön tavaramerkkeinä, mutta päätös loukkaa aputoiminimen Pikkuhymyn palvelut tmi oikeutta käyttää kyseessä olevia hymiömerkkejä toimintaansa kuvaamassa, vaikka aputoiminimi on rekisteröity jo ennen A:n tavaramerkkihakemuksia.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole otettu kantaa aputoiminimen koko toimialaan. Hallintomenettelyssä Patentti- ja rekisterihallitus ei ole myöskään erityisesti pyytänyt lisäselvitystä toimialaan sisältyvästä edunvalvonta-käsitteestä, mutta ei ole myöskään perustellut miksi hakemusta käsiteltäessä ei ole ottanut sitä huomioon, vaikka hallintolain 45 § mukaan päätökset on perusteltava. Perusteluja odotetaan erityisesti, jos päätös merkitsisi muutosta vakiintuneeseen käytäntöön. Perustelut ovat tarpeen myös, jos aikaisempaa ratkaisua ei ole. Lisäksi asia on ollut vireillä jo kauan.

Uutisotsikoiden mukaan EY:n tuomioistuimen mukaan tavallinen huutomerkki ei riitä tuotemerkiksi, vaan tuotemerkillä on oltava oma selkeästi erottuva olemuksensa. Saksalainen vaate- ja koruvalmistaja Joop! anoi vuonna 2006 oikeutta rekisteröidä 2 huutomerkkilogoa, mutta EU:n tuotemerkeistä vastaava virasto ei hyväksynyt anomusta. EY:n tuomioistuin oli asiassa samalla kannalla (Iltalehti 1.10.2009).

Lähes aina lähetettäessä sähköpostia Pikkuhymyn Palvelut tmi -nimellä on tekstiin liittynyt joko :-) tai :). Myös mainoslehtisissä on käytetty :-) ja :) ja ☺. Näitä hymiöitä on käytetty myös Megahymy Oy:n markkinoinnissa. Megahymy Oy on kuitenkin rekisteröity vasta A:n tavaramerkkihakemusten jättämisen jälkeen. Aputoiminimi Pikkuhymyn Palvelut tmi on rekisteröity ennen A:n rekisteröintihakemuksia, ja se on asiallinen perustelu kumota rekisteröinnit. Aputoiminimellä Pikkuhymyn Palvelut tmi on parempi oikeus saada käyttää kyseessä olevia hymiömerkkejä tavaramerkkinä kuin Alla, mikäli Suomessa katsotaan, että hymiömerkkejä ylipäätään saa käyttää tavaramerkkinä.

Valituslautakunta on valitusten johdosta antamissaan lausunnoissa katsonut, ettei valituskirjelmissä ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Lisäksi valituslautakunta on viitannut 4.12.2009 antamansa päätöksen perusteluihin sekä todennut muun ohella seuraavaa:

Vaikka rekisteröityä kuviomerkkiä käytetäänkin yleisesti kommunikoinnissa, sillä ei tavanomaisesti yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tarkoiteta mitään rekisteröinnin kattamia tavaroita luokassa 9 tai palveluja luokissa 35 ja 38. Se ei myöskään ilmaisemansa sisällöllisen viestin perusteella kuvaile nyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia. Merkillä ei ole myöskään minkäänlaista toiminnalliseen tarkoitukseen liittyvää yhteyttä kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin.

Kyseessä ei siten ole sellainen merkki tai ilmaus, että yleinen etu vaatisi, että nyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupassa ja tarjonnassa merkkiä olisi jokaisen saatava vapaasti käyttää.

Valituslautakunta on vielä viitannut yhteisöjen tuomioistuimen 4.10.2001 asiassa C-517/99 antamassa ennakkoratkaisussa olevaan lausumaan direktiivin (89/104/ETY) 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tulkinnasta.

A:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen valitusten ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lausuntojen johdosta.

Valittajille on varattu tilaisuus selitysten antamiseen muiden valitusten sekä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lausuntojen johdosta.

B on antanut selityksen, jossa hän on todennut muun ohella seuraavaa:

Merkit :) ja :-) käsitetään hymiöiksi, ei tavaramerkeiksi. Ne ovat tunneikoneita. Merkki ! käsitetään huutomerkiksi eikä tavaramerkiksi. Jos nenätön hymiö :) ja nenällinen hymiö :-) käsitetään tavaramerkeiksi, on Pikkuhymyn Palveluilla niihin etuoikeus.

Toiminimi 1680145-1 on perustettu vuonna 2005. Pikkuhymyn palvelut käyttää lähes kaikessa markkinoinnissa ja kirjeenvaihdossa ja kontakteissa nenätöntä hymyä :) ja nenällistä hymyä :-). Näitä on käytetty toiminnan alusta asti ja jo ennen toiminimen rekisteröintiä. Pikkuhymyn Palveluilla on sekoitettavuuden ja käytön perusteella kyseisiin merkkeihin ensisijainen tavaramerkkioikeus, jos ne voidaan katsoa hyväksyttäviksi tavaramerkeiksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävä on suojata olemassa olevaa toiminimeä, joka on myös yrittäjän tavaramerkki, muilta yrittäjiltä. Suojauksen pitäisi alkaa sen jälkeen kun toiminimen haltija on rekisteröinyt toiminimen kaupparekisteriin. Tätä tehtävää Patentti- ja rekisterihallitus ei ole nenättömän :) ja nenällisen hymiön :-) tapauksessa hoitanut. Pikkuhymyn palveluilla on aikaisempi tavaramerkkioikeus :) ja :-) merkkeihin luokissa 9 ja 35 ja 38.

Vaikka A käyttäisi hymiömerkkejä rekisteröityinä tavaramerkkeinä, kyseiset hymiöt eivät muuttuisi kohdeyleisöjen mielikuvissa tavaramerkeiksi, vaan ne säilyisivät edelleen tunneikoneina ja mielikuva niistä olisi että ne ovat yleisesti käytössä olevia hymiömerkkejä. Kyseisten hymiömerkkien vapaana pitämisen tarve on kiistaton.

Jos korkein hallinto-oikeus tulee toiseen ratkaisuun ja katsoo että hymiöillä ei ole vapaana pitämisen tarvetta, tavaramerkkioikeus nenättömään :) ja nenälliseen :-) hymiöön on Pikkuhymyn Palveluilla, joten valituksenalaiset päätökset ja rekisteröinnit on kumottava joka tapauksessa kokonaisuudessaan.

Rekisteröinnillä pyritään suojaamaan yksinoikeus omaan toiminimeen, joka voi myös olla tavaramerkki. Ensimmäinen rekisteröinti on etuoikeusasemassa verrattuna myöhempiin rekisteröinteihin. Pikkuhymyn Palvelut on rekisteröity ja ollut toiminnassa vuodesta 2005 jo ennen A:n tavaramerkkirekisteröintejä. Pikkuhymyn Palvelut on käyttänyt nenättömiä :) ja nenällisiä :-) hymiömerkkejä aktiivisesti koko toiminnan aikana ja jo hyvän aikaa ennen toiminimen rekisteröintiä. Tavaramerkkilain 3 §:ssä jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää toiminimeään tavaroittensa, joita ovat myös palvelut, tunnusmerkkinä. Pikkuhymyn Palvelut toiminimen atk-kielisenä käännöksenä on käytetty nenätöntä ja nenällistä hymiötä. Tämä on tavaramerkkilain mukaista tunnusmerkin käyttöä. Tämä koskee myös aputoiminimeä ja toissijaista tunnusta. Tavaramerkkilain 3 § 3 momentissa sanotaan nimenomaan että tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen toiminimeä. Hymiöt ovat Pikkuhymyn Palvelut toiminimen atk- ja internet-kielisiä käännöksiä, joten toinen ei saa ottaa näitä hymiöitä tavaramerkkiinsä. Patentti- ja rekisterihallituksen väite, että A:lle myönnetyt tavaramerkkirekisteröinnit luokkiin 9, 35 ja 38 eivät olisi samat kuin Pikkuhymyn palvelujen toimiala, ei pidä paikkaansa. Edunvalvonta, erityisesti yritysten edunvalvonta, sisältää muun ohella tavaramerkkiluokat 35 ja 38 ja paljon muutakin sekä osan luokasta 9.

Koska tunnusmerkit sekä A:lle rekisteröityjen luokissa 35 ja 38 mainittujen palvelujen osalta että osaksi luokassa 9, ovat samat kuin Pikkuhymyn palvelut, jonka toimialana on sekä yritysten edunvalvonta että yksityisten henkilöiden yksityinen edunvalvonta, joka kattaa luokat 35 ja 38, osittain luokan 9 ja paljon muutakin, ovat tunnusmerkit sekoitettavissa, koska ne tarkoittavat samoja ja samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkien rekisteröinnit on kumottava, koska kukaan ei saa käyttää tunnusmerkkiä, joka on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun toiminimeen, joka on myös palvelun tunnusmerkki, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.

Pikkuhymyn palvelut on rekisteröity kaupparekisteriin aputoiminimenä 28.10.2005 eli ennen kuin A:lle myönnetyt rekisteröinnit ovat tulleet virallisesti voimaan 31.7.2006. Myöhäisemmälle yrittäjälle ei tule myöntää oikeutta riistää niitä yksin itselleen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen 1.3.2007 antaman päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin nro 236083 kumoamista varten.

Perustelut

Sovellettavat säännökset ja niitä koskevaa oikeuskäytäntöä

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen päällyksen muoto.

Lain 2 §:n 1 ja 3 momenttien mukaan yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

Lain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Lain 14 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä muun ohella, jos merkki on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen; jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan; jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatusta toiminimestä taikka sellaisesta toisen aputoiminimestä tai toissijaisesta tunnuksesta, jota tarkoitetaan 3 §:n 3 momentissa, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen tai suojattuun toiminimeen taikka sellaiseen aputoiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen, jota tarkoitetaan 3 §:n 3 momentissa.

Tunnusmerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa säädetään, että rekisteriviranomainen kumoaa väitteen jälkeen rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille.

Säännösten tulkinnassa on otettava huomioon myös jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY, joka on direktiivin 89/104/ETY kodifioitu toisinto (tavaramerkkidirektiivi), vastaavat säännökset sekä niiden tulkintaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen, nykyisin unionin tuomioistuimen, oikeuskäytäntö.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaan muun ohella seuraavanlaisia merkkejä ei saa rekisteröidä, tai jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi: a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä; b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus; c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia; ja d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi.

Asiassa C-104/01 (Libertel Groep BV vastaan Benelux-Merkenbureau) yhteisöjen tuomioistuin on lausunut, että tavaramerkin rekisteröintimahdollisuudelle voidaan asettaa yleiseen etuun perustuvia rajoituksia (kohta 50). Tässä oranssin värin rekisteröintiä koskeneessa asiassa tuomioistuin totesi vielä, että arvioitaessa erottamiskykyä, joka tietyllä värillä voi tavaramerkkinä käytettynä olla, on tarpeen ottaa huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa (kohta 60).

Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (tavaramerkkiasetus) 7 artiklassa luetellut tavaramerkin rekisteröinnin hylkäysperusteet ovat olennaisilta osin samoja kuin tavaramerkkidirektiivissä, joten myös sitä koskevaa oikeuskäytäntöä voidaan hyödyntää osana kokonaisarviointia.

Merkin ”1000” rekisteröimistä koskevassa asiassa C-51/10 P (Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o) unionin tuomioistuin on lausunut, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvaavia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita tai palveluja (kohta 37).

Unionin tuomioistuin on samassa asiassa myös katsonut, ettei tämän hylkäysperusteen soveltamisedellytyksenä ole se, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava vapaana pitämisen tarve, ja että on näin ollen merkityksetöntä tuntea niiden kilpailijoiden lukumäärä, joiden intressissä on tai voisi olla käyttää kyseistä merkkiä. On lisäksi merkityksetöntä, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen näiden samojen ominaisuuksien kuvaamiseksi on olemassa muita merkkejä, jotka ovat tavanomaisempia kuin kyseinen merkki (kohta 39).

Tuomiossa todetun mukaan merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi haetaan aina rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten. Niinpä tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja suhteessa siihen, kuinka kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (kohta 75).

Saatu selvitys ja ratkaistavat oikeuskysymykset

Rekisteröity merkki on kahdesta välimerkistä, kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu kuvio. Välimerkeistä muodostettuja kuvioita, niin sanottuja hymiöitä, käytetään kirjoitetun tekstin yhteydessä osoittamassa muun muassa erilaisia tunteita. Nyt rekisteröity kuviomerkki ilmaisee lähinnä hymyä, iloa ja positiivisuutta.

Merkki kattaa tavaroita ja palveluita luokissa 9, 35 ja 38. Luokka 9 kattaa muun muassa äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet, luokka 35 kattaa muun muassa mainosalan palvelut ja luokka 38 koskee kaukoviestintää.

Asiassa on ratkaistavana ensiksi, onko merkki erottamiskykyinen ja onko merkin rekisteröimisen esteenä sen degeneroituminen tai vapaana pitämisen tarve.

Mikäli merkin katsotaan muutoin olevan rekisteröitävissä, on lisäksi arvioitava, onko merkki sekoitettavissa aputoiminimeen Pikkuhymyn Palvelut.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

Kahdesta välimerkistä koostuva merkki täyttää graafisen esitettävyyden vaatimuksen. Vaikka yksittäisiä välimerkkejä, kuten myös kirjaimia ja numeroita, pidetään yleensä vakiintuneessa oikeuskäytännössä erottamiskyvyttöminä siksi, että tällaiset merkit kuuluvat yleiseen käyttöön ja niitä tulee kaikkien saada vapaasti käyttää, voi tällaisista välimerkeistä muodostettu kokonaisuus kuitenkin muodostaa kuvion, jonka kuluttajat käsittävät tavaramerkiksi, kun sitä käytetään tavaramerkinomaisesti tuotteiden tai palvelujen tunnuksena yksilöimään niiden alkuperä ja erottamaan ne muiden vastaavista tavaroista ja palveluista.

Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys kahden satunnaisesti valitun välimerkin yhdistelmästä, vaan muodostetulla yhdistelmällä on kuviomerkkinä selkeä, oma, itsenäinen ja laajalti tunnettu merkityssisältönsä.

Jotkut hymiöistä, kuten nyt kyseessä oleva :), ovat yleisesti tunnettuja ja laajalti käytettyjä. Hymiöt ovat tunnetiloista kertovia kuvailmaisuja, joille ei löydy perinteisestä kielestä suoranaisia vastineita. Nyt tavaramerkkirekisteröinnin kohteena olevan hymiön viesti on kuitenkin ymmärrettävissä riidattoman yhdenmukaisesti, vaikka se ei olekaan sanallisesti ilmaistavissa yksiselitteisesti. Hymiö :) on erittäin laajalti tunnettu, eikä sen välittämä positiivisuuden viesti ole epäselvä.

Vaikka hymiö ei ole ”käännettävissä” yksiselitteiseksi sanalliseksi ilmaisuksi, voidaan se rinnastaa tietynlaisiin kuvaileviin laatua ilmaiseviin sanoihin, joiden ei ole katsottu olevan rekisteröitävissä tavaramerkeiksi, koska niiden tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä. Iloisuuden ja positiivisuuden tunteen ilmaiseva kuvio liitettynä mihin tahansa tuotteeseen tai palveluun on verrannollinen tuotteiden tai palveluiden sanalliseen kehumiseen.

Tavaramerkki nro 236083, :), ei edellä mainituilla perusteilla täytä tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaisia tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä, kun mainittua lainkohtaa sovelletaan tavaramerkkidirektiivin säännösten ja niihin perustuvan oikeuskäytännön mukaisella tavalla. Rekisteröinnille on siten mainitun lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu este, jonka perusteella rekisteröinti on kumottava. Tässä tilanteessa ei ole tarpeen lausua siitä, onko merkki sekoitettavissa aputoiminimeen Pikkuhymyn Palvelut.

Asia on näin ollen ratkaistava edellä ratkaisukohdasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Anne E. Niemi, Hannu Ranta ja Mika Seppälä. Asian esittelijä Outi Siimes.