19.1.2011 | Ennakkopäätökset | Korkein hallinto-oikeus

KHO:2011:4

Asiasanat: Tavaramerkki, Laajalti tunnettu merkki, Kuviomerkki, Tavarayhteys, Tavaramerkkien välinen yhteys, Markkinatutkimus, Maineen tai erottamiskyvyn hyväksikäyttö, Haitta erottamiskyvylle tai maineelle, Vanavedessä kulkeminen, Direktiivin mukainen tulkinta
Tapausvuosi: 2011
Antopäivä: 19.1.2011
Diaarinumero: 3882/2/08
Taltio: 95

Tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtui, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tuli sovellettavaksi myös silloin, kun vastakkain olevat tavaramerkit koskivat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Mainitun soveltamisen edellytyksenä ei ollut, että tavaramerkit olisivat olleet sekoitettavissa toisiinsa, vaan riitti, että kohdeyleisö yhdisti tavaramerkit toisiinsa ja että myöhemmän tavaramerkin haltijan arvioitiin pyrkivän tavaramerkin käytöllä hyötymään sen maineesta.

Tavaramerkkilaki 6 § 2 momentti
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (direktiivin 89/104/ETY kodifioitu toisinto) 4 artikla 3 ja 4 a kohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (nykyisin unionin tuomioistuin) tuomiot asioissa C-292/00 Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd , C-408/01 Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd ja C-487/07 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, toiminimellä "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales", ja Starion International Ltd

Kort referat på svenska

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätös 14.10.2008 nro 2006/T/001

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 24.11.2005 hylännyt Nike International Ltd:n Fujiansheng Jinjiangshi Dixing Xiesu Youxiangongsin kansainvälisen kuviotavaramerkin rekisteröintiä nro 830347 vastaan tekemän väitteen ja päättänyt, että rekisteröinti koskee Suomessa seuraavia tavaroita luokassa 25: ”Footwear; boots; sports shoes; slippers; football shoes; scarf; clothing; caps (headwear); hosiery; gloves (clothing).”

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksensä perusteluissa viitannut tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohtaan ja 6 §:n 1 ja 2 momenttiin sekä lausunut seuraavaa:

Väitteentekijän viittaamat ja tavaramerkkirekisterin mukaan tälle päätöksen kääntöpuolella kuvatut numeroilla 72993, 83631, 111335 ja 111336 rekisteröidyt tavaramerkit sekä numeroilla 277889, 277962, 277632 ja 277517 rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit tarkoittavat tosin Suomeen kohdistettuun kansainväliseen rekisteröintiin numero 830347 nähden samoja ja samankaltaisia tavaroita, mutta kyseisen merkin ei voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin.

Merkit eroavat kokonaisuutena arvioiden ja visuaalisesti selvästi toisistaan.

Virastoon on toimitettu väitteentekijän toimesta kuvia rekisteröidyn merkin käytöstä. Merkkien välinen sekoitettavuusarvio suoritetaan kuitenkin rekisteröidyn merkin perusteella eikä siihen näin ollen vaikuta merkin rekisteröinnistä poikkeava käyttö.

Vaikka väitteentekijän merkkien voidaan katsoa olevan laajalti tunnettuja ja nauttivan sen johdosta vahvaa suojaa, eivät nämä merkit sellaisenaan ole sekoitettavissa nyt rekisteröidyn merkin kanssa.

Rekisteröidyn merkin käytön ei näin ollen voida myöskään katsoa merkitsevän väitteentekijän merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

Nike International Ltd on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan ja vaatinut, että päätös kumotaan ja kansainvälinen rekisteröinti hylätään Suomen osalta. Yhtiö on valituksen täydennyksenä toimittanut vuonna 2007 tehdyn markkinatutkimuksen.

Fujiansheng Jinjiangshi Dixing Xiesu Youxiangongsi on antanut valituksen johdosta selityksen ja Patentti- ja rekisterihallitus lausunnon.

Nike International Ltd on antanut vastaselityksen.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisu

Valituslautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen ja pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputuloksen.

Valituslautakunta on perustellut päätöstään seuraavasti:

Väitteentekijän rekisteröidyt merkit nrot 72993, 83631, 111335, 111336, 277889, 277962, 277632 ja 277517 tarkoittavat kansainväliseen rekisteröintiin nro 830347 nähden samoja ja samankaltaisia tavaroita luokassa 25. Rekisteröity kuviomerkki sekä väitteentekijän merkeissä esiintyvä kuvio ovat abstraktisia, joista ei ole löydettävissä selvää kuvioaihetta. Rekisteröidyissä muodoissaan kuvioista ei ole havaittavissa yhtenevää visuaalista esittämistapaa, joten kokonaisuutena arvioiden merkkien kuviot eroavat visuaalisesti selvästi toisistaan. Rekisteröidyn merkin ei voida siten katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkeihin tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohtien nojalla.

Väitemerkkien voidaan katsoa olevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla laajalti tunnettuja, jotka nauttivat rekisteröidyn merkin kanssa samojen ja samankaltaisten tavaroiden osalta hyvin tunnetun merkin vahvempaa suojaa, mikä tulee ottaa huomioon sekoitettavuusharkinnassa merkkien samankaltaisuutta arvioitaessa. Rekisteröity kuviomerkki poikkeaa visuaalisesti kuitenkin niin huomattavasti väitteentekijän hyvin tunnetuista merkeistä, ettei sitä voida pitää samankaltaisena toisintona tai jäljennöksenä väitteentekijän merkeistä niin että merkin käyttö loisi kohdepiirille vaikutelman yhteydestä hyvin tunnettujen merkkien haltijaan.

Näin ollen väitemerkkien tunnettuudesta huolimatta rekisteröidyn merkin ei voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkeihin tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohtien nojalla eikä siten myöskään rekisteröidyn merkin käytön voida katsoa merkitsevän väitteentekijän merkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

Tämän vuoksi ja ottaen huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja siinä saatu selvitys, Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen lopputulosta ei ole syytä muuttaa.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Nike International Ltd (Nike) on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa valituslautakunnan päätöksen ja tavaramerkin nro 830347 (kuvio) kansainvälinen rekisteröinti hylätään Suomen osalta.

Niken merkkien laaja tunnettuus

Valituslautakunta on katsonut yhtiön tavaramerkkien olevan laajalti tunnettuja, joten asiaa ei tältä osin saateta korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Valituskirjelmässä on kuitenkin esitetty muun ohella seuraavaa:

Swoosh-tavaramerkki on otettu käyttöön vuonna 1971. Merkkiä on käytetty laajalti ympäri maailman, ja se on myös rekisteröity lähes 150 maassa. Merkki on yksi Suomen ja maailman tunnetuimpia tavaramerkkejä. Vuosien 1979 ja 2004 välillä swoosh-kuviomerkillä varustettuja tuotteita on myyty yli 115 miljardin US-dollarin arvosta ja näiden tuotteiden mainontaan on käytetty yli 11,8 miljardia US-dollaria. TNS-Gallup Oy:n helmikuussa 2007 tekemä tutkimus osoittaa, että Niken swoosh-tavaramerkin spontaani tunnettuus on erittäin korkea.

Sekoitettavuus

Asiassa on kysymys samoista eikä ainoastaan samankaltaisista tavaroista. Tavaramerkkioikeudellinen sekoitettavuus ei edellytä, että merkit ovat samanlaisia eli identtisiä. Sekoitettavuuteen riittää, että merkit ovat samankaltaisia.

Yhtiön tavaramerkit ja väitteenalainen tavaramerkki ovat muutamia vähäisiä yksityiskohtia lukuun ottamatta täysin samoja. Merkkien graafinen esittämismuoto on yhtenevä ja selkeä. Väitteenalainen merkki on samalla tavalla kallellaan ja terävä kärki paksunee ylhäältä alas kohti kaarevaa osaa.

Väitetyillä eroavaisuuksilla ei ole merkitystä, koska kohderyhmän jäsen ei ryhdy tutkimaan merkkejä vieretysten työpöydällä tai analysoimaan niiden yksityiskohtia. Merkityksellistä on se kokonaisvaikutelma, jonka merkit antavat sekä merkkien samankaltaisuuden ja erottamiskyvyn aste. Kuluttaja ei voi muistaa, miten päin swoosh-merkki on, joten sillä ei ole merkitystä. Yhteisötavaramerkki nro 277517 ja väitteenalainen tavaramerkki ovat erityisen samankaltaisia.

Erottamiskyvyn arviointi on suoritettava suhteessa luokan 25 tavaroihin. Asiassa ei ole edes väitetty, että kyseessä olisi kuvaileva tai yleisesti käytetty tunnus. Yhtiön merkin yksilöllisyyden aste on erittäin korkea.

Tavaramerkkirekisterissä ei ole muita samoja tai samankaltaisia merkkejä. Kyseessä ei myöskään ole tunnus, jonka erottamiskyky olisi vähentynyt kolmansien harjoittaman laajamittaisen ja tavanomaisen käytön myötä. Kukaan toinen ei ole rekisteröinyt tai käytä tällaista tunnusta eikä sen erottamiskyky ole siten vesittynyt luokan 25 tavaramerkkinä.

Kun kokonaisarviona sekoitettavuudesta otetaan huomioon aiempien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, erottamiskyky sellaisenaan, erottamiskyky käytön kautta eli laaja tunnettuus, tavaroiden identtisyys ja kohderyhmä, joka koostuu koko väestöstä ja tavallisista kuluttajista, merkit ovat sekoitettavissa.

Hakijan kuviomerkin väitetyt eroavaisuudet ovat vähäisiä eivätkä ne poista vaaraa siitä, että kohderyhmä saattaa sekoittaa merkit toisiinsa, käsittää myöhemmän tavaramerkin yhtiön tavaramerkkien alatavaramerkiksi tai ainakin luulla, että tavaramerkki on peräisin yritykseltä, joka on taloudellisessa etuyhteydessä yhtiöön esimerkiksi sopimusjärjestelyn kautta.

Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Merkkien laaja tunnettuus on otettava huomioon tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttia tulkittaessa. Suomen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttiin sisällytetty sana ”sekoitettavissa” merkitsee, että lainkohdalla on implementoitu virheellisesti tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 2 kohta.

Kuviomerkkien samankaltaisuuden aste ja aiempien tavaramerkkien erottamiskyky, yksilöllisyys ja laaja tunnettuus merkitsevät sitä, että kohderyhmä yhdistää väitteenalaisen swoosh-variaation Niken merkkiin. On selvää, että väitteenalaisen merkin haltija pyrkii hyötymään yhtiön tavaramerkkien maineesta. Kuvio on muotoiltu samalla tavalla ja luokitus on kohdistettu tavaraluokkaan 25, joka sisältää Niken liiketoiminnan ydintavarat. Tämä ei luonnollisestikaan ole sattuma, vaan kyseessä on yhtiön tavaramerkin tietoinen jäljittelytilanne.

Yhtiön tavaramerkit on rekisteröity erittäin monipuolisella tavalla ja osa rekisteröinneistä on kohdistettu nimenomaan mustaan swoosh-logoon. Tämä osoittaa, että myös tämä osa erikseen nauttii suojaa.

Samankaltaista swoosh-variaatiota koskevan rekisteröintihakemuksen jättäminen merkitsee yhtiön tavaramerkkien maineen ja erottamiskyvyn epäoikeutettua hyödyntämistä. Lisäksi väitteenalainen merkki vahingoittaa aiemman tavaramerkin erottamiskykyä eli yksilöllisyyttä. Jos tällaisen merkin rekisteröinti sallittaisiin, muutkin elinkeinonharjoittajat voisivat rekisteröidä tavaramerkikseen samankaltaisia swoosh-variaatioita. Näin kuviomerkki, joka aiemmin on ollut yhtä valmistajaa osoittava tavaramerkki, muuttuu vähitellen yleisesti ja tavanomaisesti käytettäväksi tunnukseksi. Käsillä oleva rekisteröinti olisi ensimmäinen askel tähän suuntaan, jonka jälkeen muutkin voisivat jättää hakemuksia swoosh-variaatioille.

Koska kyseessä on rekisteröintiasia eikä loukkaavaksi väitetyn merkin käyttö markkinoilla, on riittävää, että saatetaan todennäköiseksi, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu haitta syntyy. Tarpeellista tai edes mahdollista ei ole näyttää, että jotain vahinkoa olisi todellisuudessa syntynyt. Swoosh-merkki, jos jokin, on juuri sellainen merkki, johon tätä laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa koskevaa sääntelyä on sovellettava.

Valituslautakunta on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaisia perusteita, joiden nojalla voitaisiin katsoa, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole täyttänyt rekisteröintiedellytyksiä ja olisi tullut katsoa, ettei rekisteröinti koske Suomea.

Sekoitettavuus

Kuviomerkki nro 830347 on rekisteröity päätöksessä luetelluille tavaroille luokassa 25. Myös kaikki väitteentekijän merkit koskevat tavaroita luokassa 25, joten tavarat ovat samoja ja samankaltaisia.

Rekisteröity merkki on pelkkä abstraktinen kuvio. Samoin väitemerkeistä osa on pelkkiä kuviomerkkejä, osassa on kuvion lisäksi sanat NIKE ja AIR. Kansainvälisen rekisteröinnin kuviosta eikä väitemerkkien kuvio-osista ole löydettävissä selkeää kuvion aihetta, joka jäisi kuluttajan mieleen. Näin ollen merkkien välistä sekoitettavuusarviointia ei voida perustaa siihen, että merkit aiheeltaan ja sitä kautta merkityssisällöltään muistuttaisivat toisiaan.

Koska merkkien kuviot ovat abstrakteja, sekoitettavuusarvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota vain kuvioista välittömästi saatuun visuaaliseen kokonaisvaikutelmaan. Rekisteröidyissä muodoissaan kuvioista ei ole havaittavissa yhtenevää visuaalista esittämistapaa, joten kokonaisuutena arvioiden merkkien kuviot eroavat selvästi toisistaan, vaikka otetaan huomioon, että samojen tavaroiden kohdalla merkkien pienempikin samankaltaisuus saattaa aiheuttaa sekoitettavuuden. Keskivertokuluttaja ei sekoita merkkejä toisiinsa, vaikka otetaan huomioon, että kuluttajat harvoin vertaavat merkkejä suoraan toisiinsa vaan vertailu perustuu epätäydelliseen muistikuvaan.

Sekoitettavuus ei tule kyseeseen verrattaessa kansainvälisen rekisteröinnin kuviota väitteentekijän yhdistelmämerkkeihin, joissa on sana NIKE. Näissä väitemerkeissä selkeä dominantti ja erityisen erottamiskykyinen on sana NIKE, johon kohdeyleisö kiinnittää huomionsa ja kuvio näissä tapauksissa mielletään paremminkin sanan alleviivaukseksi, joka näissä tapauksissa jää toisarvoiseen asemaan sanan korostuessa.

Väitteentekijän ei voida siten katsoa esittäneen perusteita sille, että kansainvälinen rekisteröinti olisi sekoitettavissa samoille ja samankaltaisille tavaroille rekisteröityihin väitteentekijän merkkeihin tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohtien nojalla.

Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Väitteentekijän merkkien on osoitettu ja todettu olevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla laajalti tunnettuja. Kun kyseessä ovat samat ja samankaltaiset tavarat, tällaiset laajalti tunnetut merkit nauttivat hyvin tunnettujen merkkien vahvempaa suojaa, mikä tulee ottaa huomioon tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:ssä tarkoitetussa sekoitettavuusarvioinnissa merkkien samankaltaisuutta harkittaessa. Tällaisessa tapauksessa voi tulla harkittavaksi, että merkit ovat riittävän samankaltaisia, vaikkei varsinaista sekoitettavuutta merkkien välillä voidakaan todeta. Mikäli myöhempää merkkiä voidaan pitää samankaltaisena toisintona tai jäljennöksenä hyvin tunnetuista merkeistä ja merkin käyttö tavaroissa luo vaikutelman yhteydestä merkin ja hyvin tunnettujen merkkien haltijan välille, sekoitettavuudesta voi olla kyse ja siten väitemerkkien erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä. Vaikka edellä mainitut seikat otetaan huomioon, rekisteröity kuviomerkki poikkeaa visuaalisesti niin huomattavasti väitteentekijän hyvin tunnetuista merkeistä, ettei sitä voida pitää samankaltaisena toisintona tai jäljennöksenä tunnetuista merkeistä. Kohdeyleisölle ei siten synny vaikutelmaa rekisteröidyn merkin ja tunnettujen merkkien välisestä yhteydestä.

Näin ollen väitemerkkien tunnettuudesta ja vahvasta suojasta huolimatta rekisteröidyn merkin ei voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän samoille ja samankaltaisille tavaroille rekisteröityihin merkkeihin tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohtien nojalla eikä siten myöskään rekisteröidyn merkin käytön voida katsoa merkitsevän väitteentekijän merkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

Vuonna 2007 tehdyllä markkinatutkimuksella väitemerkin tunnettuudesta ei ole varsinaista näyttöarvoa sekoitettavuusharkinnassa, sillä väitemerkin tunnettuus tulee olla olemassa jo siinä vaiheessa, kun kansainvälisen merkin rekisteröintiä on haettu.

Kun kyseessä on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu merkki, joka on rekisteröity samoille tavaroille kuin myöhemmin rekisteröitäväksi haettu merkki, merkin laaja tunnettuus otetaan huomioon antamalla tälle merkille vahvempaa suojaa harkittaessa merkkien samankaltaisuusastetta lain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentissa tarkoitetussa sekoitettavuusarvioinnissa.

Vaikka rekisteröidyn merkin katsottaisiin olevan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin perusteella sekoitettavissa laajalti tunnettuihin merkkeihin, ei lain 6 §:n 2 momentissa mainittujen edellytysten aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta niille tarvitse täyttyä eikä niitä näyttää toteen tilanteessa, jossa kyse on samoista ja samankaltaisista tavaroista. Sekoitettavuuden tällaisessa kilpailutilanteessa voidaan katsoa jo sellaisenaan merkitsevän haittaa aikaisemman merkin erottamiskyvylle ja maineelle.

Fujiansheng Jinjiangshi Dixing Xiesu Youxiangongsille on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

Nike International Ltd on vastaselityksessään uudistanut vaatimuksensa.

Markkinatutkimusta ei voida sivuuttaa vain siksi, että se on tehty myöhemmän tavaramerkin hakupäivän jälkeen. Nike-tavaramerkin tunnettuus on ollut olemassa jo Dixing-merkkiä haettaessa eivätkä aiemmat tavaramerkit ole tulleet laajalti tunnetuiksi vasta tämän päivän jälkeen.

Valituslautakunnan lausumassa tulkitaan tavaramerkkilakia eri tavoin kuin yhteisöjen tuomioistuimessa. Sekaannusvaarasta on kysymys kahdessa tilanteessa eli ensinnäkin tilanteessa, jossa yleisö sekoittaa merkin ja tavaramerkin toisiinsa (välitön sekaannusvaara) ja toiseksi tilanteessa, jossa yleisö olettaa merkin haltijan ja tavaramerkin haltijan olevan yhteydessä toisiinsa ja sekoittaa haltijat keskenään (välillinen sekaannusvaara). Mielleyhtymästä ”sen varsinaisessa merkityksessä” on kysymys tilanteessa, jossa yleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa sen vuoksi, että merkkiä tarkastellessaan katsojan mieleen tulee muistikuva tavaramerkistä, mutta katsoja ei kuitenkaan sekoita merkkiä ja tavaramerkkiä toisiinsa.

Paitsi että väitteenalainen tavaramerkki on sekoitettavissa yllä sanotulla tavalla, on myös kyse tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesta tavaramerkkien välisestä mielleyhtymästä. Yleisö mielessään linkittää merkit vaikka ymmärtäisi, ettei niiden välillä ole mitään kaupallista yhteyttä. Mielleyhtymäsuoja tulee kyseeseen myös tilanteessa, jossa yleisö olettaa merkin haltijan ja tavaramerkin haltijan olevan yhteydessä toisiinsa ja sekoittaa haltijat keskenään.

Valituslautakunnan lausunnosta ei ilmene, mitä väitteellä kuvioaiheen puuttumisesta tarkoitetaan. Nike Swoosh -kuvio on erikseen rekisteröity ja jo sellaisenaan huomattavan erottamiskykyinen kuviotavaramerkki, josta on poikkeuksellisen intensiivisen markkinoinnin tuloksena muodostunut tunnettu maailmanmerkki. Erittäin merkittävä osa yleisöstä tunnistaa swoosh-kuvion valittajan tavaramerkiksi. Väitteenalainen Dixing-kuvio on tämän maailmanmerkin ilmeinen kopio- tai jäljitelmämerkki.

Valituslautakunnan analyysissa painotetaan kokonaisvaikutelman sijaan toisarvoisia ja vähäisiä yksityiskohtia. Lisäksi valituslautakunta näyttää ajattelevan, että swoosh-tavaramerkin poikkeuksellisen laaja tunnettuus vähentää merkkien samankaltaisuuden astetta, ja kuluttajien on helpompi erottaa tavaramerkit toisistaan.

Swoosh-tavaramerkillä ei ole mitään käsitteellistä merkitystä eikä se tietenkään kuvaa kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksia. Väitteenalaisesta tavaramerkistä ei näin ollen voida luontevasti erottaa itsenäistä käsitteellistä merkitystä, vaan kuviot ovat hyvin samantyyppisiä kaarimerkkejä.

Keskivertokuluttaja ei ryhdy yksityiskohtaisesti tarkastelemaan merkkejä ja esimerkiksi kääntämään merkkiä ylösalaisin nähdäkseen, esittääkö merkki vaikkapa A-kirjainta. Vertailua ei myöskään tehdä vertailemalla kahta merkkiä vierekkäin ja keskittymällä yksityiskohtiin kokonaisuuden sijaan.

Yhteisöjen tuomioistuimen Thomson Life -tapauksessa omaksutun opin mukaisesti tavaramerkkien sekoitettavuutta ei kuitenkaan saa arvioida vertaamalla ainoastaan osaa, jonka katsotaan dominoivan tavaramerkkien kokonaisvaikutelmaa. Erikseen on kielletty sellainen päätelmä, että tavaramerkkiin sisältyvä viittaus laajalti tunnettuun liikenimeen automaattisesti poistaa tavaramerkkien sekaannusvaaran. Pelkkä viittaus tavaramerkkiin NIKE ei siis poista merkkien välistä sekaannusvaaraa tai merkkien välistä mielleyhtymää.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momenttia ei tulkita sillä tavoin kuin valituslautakunta katsoo. Tästä kysymyksestä on yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä ennakkoratkaisupyyntö asiassa L’Oréal vastaan Bellure.

Korkein hallinto-oikeus on mainitussa asiassa (C-487/07 L’Oréal) 18.6.2009 annetun tuomion jälkeen pyytänyt valituslautakunnalta lisälausunnon Nike International Ltd:n puolesta annetun vastaselityksen johdosta.

Valituslautakunta on lisälausunnossaan katsonut, ettei vastaselityksessä ole esitetty mitään sellaista, jolla olisi vaikutusta valituslautakunnan tekemän ratkaisun arviointiin.

Valituslautakunta on soveltanut asiassa tavaramerkkilain 6 §:n 1 momenttia ja 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohtaa sekä ottanut huomioon, että vastaselityksen antajan tavaramerkit ovat tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja laajalti tunnettuja merkkejä. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta asiassa C-292/00 (Davidoff) on vastaavanlaisessa tapauksessa havaittavissa tulkintalinjan vastaavuutta esimerkiksi julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa.

Koska nyt ovat kyseessä samat ja samankaltaiset tavarat, tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa mainittujen erityisedellytysten täyttymistä ei ole arvioitu, sillä ne ovat tässä lainkohdassa tarkoitetussa sekoitettavuusharkinnassa huomioon otettavia erityisedellytyksiä, joiden tulee toteutua vertailtaessa merkkejä, jotka eivät koske samoja tai samankaltaisia tavaroita.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa asiassa C-487/07 (L’Oréal) on annettu tulkintaohjeita muun muassa siitä, mitä käsitteillä haitta erottamiskyvylle, haitta maineelle tai merkin epäoikeutettu hyväksikäyttäminen tarkoittavat. Näitä käsitteitä ja niiden tulkintaa on täsmennetty niin, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan erityisedellytyksiä on helpompi arvioida silloin, kun on kyse tämän lainkohdan soveltamisesta.

Fujiansheng Jinjiangshi Dixing Xiesu Youxiangongsille on varattu tilaisuus lisäselityksen antamiseen.

Nike International Ltd on lisävastaselityksessään toistanut vaatimuksensa ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

L’Oréal-tapauksessa kysymys oli tavaramerkin loukkausoikeudenkäynnistä. Vastaajan käyttämissä hajuvesipulloissa ja tuotepakkauksissa oli kansallisen tuomioistuimen mukaan samankaltaisuutta kantajan tavaramerkkirekisteröintien kanssa. Vastaajan käyttämät pakkaukset eivät kuitenkaan olleet sekoitettavissa tai aikaansaaneet sekaannusvaaraa kantajan tavaramerkkirekisteröinteihin. Vastaajan tuotteita myytiin alkuperäisten tuotteiden kopioina hyvin halpaan hintaan.

Näissä olosuhteissa yhteisöjen tuomioistuimelta kysyttiin, miten tavaramerkkidirektiivin 5.2 artiklan ja kansallisten tavaramerkkilakien käsitettä ”epäoikeudenmukainen hyöty” (unfair advantage) on arvioitava. Tuomioistuimelta kysyttiin, edellyttääkö käsitteen soveltaminen jonkinlaisen haitan olemassaoloa. Kysymysten tarkoituksena oli myös tiedustella, nauttiiko tavaramerkin mainontafunktio itsenäistä suojaa, vaikka sekoittamista alkuperään tai muuta haittaa merkinhaltijalle ei aiheudu.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tavaramerkkien välillä tulee olla samankaltaisuutta. Mitään haittaa tai sekaannuksen vaaraa ei kuitenkaan tarvitse olla tai näyttää toteen. Riittävää on, että myöhempi sama tai samankaltainen tavaramerkki tuo aiemman tavaramerkin mieleen ja vastaajan käyttö tapahtuu aiemman merkin laajan tunnettuuden vanavedessä.

Sekaannusvaaran olemassaolo ei siis ole edellytys tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin soveltamiselle. Edellytyksenä ei myöskään ole, että myöhempi tavaramerkki olisi sama, melkein sama, toisinnos, jäljennös tai muu sellainen. Riittää, että myöhempi tavaramerkki on samankaltainen aiemman tavaramerkkirekisteröinnin/rekisteröintien kanssa.

Jos tavaramerkkien samankaltaisuuden aste on niin korkea, että ne ovat sekoitettavissa, myöhemmästä tavaramerkistä aiheutuu haittaa ja kyse on aiemman tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaisesta hyödyntämisestä. Jos taas arvioidaan, että merkit eivät ole sekoitettavissa, L’Oréal-tapauksen mukaan on tutkittava, onko kyse kuitenkin toisen tavaramerkin jalanjäljissä, ”vanavedessä” kulkemisesta.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa oleva sana ”sekoitettavissa” on tavaramerkkidirektiivin virheellisen implementoinnin tulos. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa ei ole sanaa ”sekoitettavissa” vaan ”sama tai samankaltainen”. Tältä osin Suomen lakia on tulkittava tavaramerkkidirektiivin ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. L’Oréal-tuomio vahvistaa oikeaksi sen, että sekoitettavuutta ei edellytetä, vaan pelkkä mielleyhtymän vaara on riittävä.

Jos korkein hallinto-oikeus katsoo, että merkkien välillä on pelkkä mielleyhtymä, eikä kohdeyleisö millään tavalla sekoita tavaramerkkejä, tämäkin peruste on L’Oréal-tuomion mukaisesti riittävä sille, että siirrytään tutkimaan, onko kyse väitemerkkien maineen epäoikeudenmukaisesta hyödyntämisestä.

L’Oréal-tuomion mukaan kolmannen toimesta tapahtuvasta laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttämisestä saatu hyöty johtuu erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä, jos kolmas pyrkii tällä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä.

On selvää, että väitteenalaisen merkin haltija on ollut tietoinen NIKE -tavaramerkkien maineesta ja markkinointipanostuksista, lukuisista tavaramerkkirekisteröinneistä sekä siitä arvosta ja arvostuksesta, jonka kuluttajat liittävät maailmanlaajuisesti tunnettuun swoosh-tavaramerkkiin. Näin ollen väitteenalaisen tavaramerkin tarkoituksena on kulkea arvokkaan tavaramerkin jalanjäljissä ja vanavedessä siten, että yleisön keskuudessa luodaan mielleyhtymä tavaroiden markkinoinnin helpottamiseksi. Väitteenalaisen tavaramerkin haltijan tarkoituksena on nimenomaisesti hyötyä swoosh-tavaramerkistä.

Todisteeksi tästä on oheistettu kuva jalkineesta, joka on takavarikoitu Liettuassa. Siitä ilmenee, että jalkineessa on väitteenalaisen merkin lisäksi täysin identtinen swoosh-tavaramerkki (peilikuvana). Kuvan perusteella voidaan päätellä, että väitteenalaisen merkin haltijan kansainväliseen liiketoimintastrategiaan on kuulunut Niken tavaramerkkien maineella ratsastaminen ja tietoisen mielleyhtymän hakeminen merkkien välillä.

Nike International Ltd:n lisävastaselitys on toimitettu Fujiansheng Jinjiangshi Dixing Xiesu Youxiangongsille tiedoksi.

Nike International Ltd on täydentänyt valitustaan toimittamalla kiinalaisen valituselimen päätöksen, jolla kysymyksessä olevan tavaramerkin rekisteröinti on yhtiön vaatimuksesta kumottu. Valituksen täydennys on toimitettu Fujiansheng Jinjiangshi Dixing Xiesu Youxiangongsille tiedoksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen 24.11.2005 antaman päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle, jonka tulee todeta, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti nro 830347 ole voimassa Suomessa.

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi arvioitava, onko kansainvälinen kuviotavaramerkki nro 830347 sekoitettavissa muutoksenhakijan riidattomasti laajalti tunnettuihin kansallisiin rekisteröinteihin nro 72993, 83631, 111335 ja 111336 sekä yhteisörekisteröinteihin nro 277889, 277962, 277632 ja 277517. Jos sekoitettavuutta ei ole, on arvioitava, merkitsisikö kansainvälisen tavaramerkin käyttäminen silti edellä mainittujen esteeksi esitettyjen tavaramerkkien erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisiko se haitaksi näiden erottamiskyvylle ja maineelle.

2. Sovellettavat oikeusohjeet

2.1 Kansallinen lainsäädäntö

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä muun ohella, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella tai 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tunnusmerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Pykälän 2 momentin mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Mainitun lainkohdan nykyinen sanamuoto perustuu hallituksen esitykseen 302/1992 vp. Esityksen yleisperusteluissa on lausuttu muun ohella, että vaikka jäljempänä selostettu tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohta ei velvoita jäsenvaltioita, lain 6 §:n 2 momentin muuttamista tältä osin direktiivin mukaiseksi on pidettävä tarkoituksenmukaisena, koska kansainvälinen kehitys näyttää johtavan laajalti tunnettujen tavaramerkkien erityissuojeluun. Esityksen pykäläkohtaisissa perusteluissa on vastaavasti lausuttu, että jo kansainvälinen kehitys edellyttää laajalti tunnettujen merkkien suoja-alan käyttöön ottamista. Laajalti tunnetun tunnusmerkin soveltamisen edellytykset tulevat jäämään käytännön varaan.

Tavaramerkkilain 56 d §:n 1 momentissa säädetään, että jos rekisteriviranomainen tehdyn väitteen jälkeen toteaa, ettei kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavaramerkki täytä tämän lain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa. Pykälän 3 momentin mukaan kun väitteen jälkeen tehty päätös, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea, on tullut lainvoimaiseksi, rekisteriviranomainen kuuluttaa siitä.

Näitä oikeusohjeita on tulkittava jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY, joka on direktiivin 89/104/ETY kodifioitu toisinto (tavaramerkkidirektiivi), vastaavien säännösten sekä niiden tulkintaa koskevan yhteisöjen tuomioistuimen (nykyään unionin tuomioistuimen) oikeuskäytännön mukaisesti.

2.2 Unionin oikeus

Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Mainitun artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä jos se on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi yhteisön tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, milloin aikaisempi yhteisön tavaramerkki on laajalti tunnettu yhteisössä ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman yhteisön tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman yhteisön tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

Jäsenvaltio voi 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, mikäli se on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin aikaisempi tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta sisältää vastaavat säännökset koskien tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä sekaannusvaaraa aiheuttavaa merkkiä ja 2 kohta jäsenvaltion oikeudesta säätää laajalti tunnetun tavaramerkin vahvemmasta suojasta.

3. Unionin tuomioistuimen (aikaisemmin yhteisöjen tuomioistuimen) oikeuskäytäntöä

Yhteisöjen tuomioistuin on tuomiossaan asiassa C-292/00 Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA vastaan Gofkid Ltd lausunut, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille oikeus säätää, että laajalti tunnetuille rekisteröidyille tavaramerkeille annetaan erityistä suojaa, kun myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä rekisteröity tavaramerkki, käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tämän tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa (kohta 30).

Tuomioistuin on edelleen tuomiossaan asiassa C-408/01 Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV vastaan Fitnessworld Trading Ltd todennut, että jäsenvaltion on, jos se panee täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohdan, myönnettävä ainakin yhtä laaja suoja samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta kuin sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia. Jäsenvaltio voi näin ollen valita, ottaako se käyttöön itse periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita niitä tilanteita, jotka tämä suoja kattaa, jos se on päättänyt antaa tällaista suojaa (kohta 20).

Jäsenvaltion on, jos se käyttää direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, myönnettävä kyseessä oleva erityinen suoja siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käyttää sellaista myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki, sekä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, että sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämän tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut (kohta 22).

Tällaisen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan rajoissa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (kohta 30).

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja ei edellytä sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara näiden välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa (kohta 31).

Nyt esillä olevassa asiassa on erityisesti viitattu asiassa C-487/07 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie vastaan Bellure NV, Malaika Investments Ltd, toiminimellä ”Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, ja Starion International Ltd 18.6.2009 annettuun tuomioon, joka muun ohella koskee tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Tuomioistuin on lausunut, että mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi suojasta, joka on laajempi kuin saman 5 artiklan 1 kohdassa säädetty suoja. Tämän suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käytetään aiheettomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi tämän tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä taikka on tai olisi niille haitaksi (kohta 34).

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on tarkentanut, että direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joille tavaramerkki on rekisteröity (kohta 35).

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa. Näin ollen ei edellytetä, että laajalti tunnetun tavaramerkin ja kolmannen käyttämän merkin välinen samankaltaisuuden aste olisi sellainen, että kohdeyleisön keskuudessa olisi sekaannusvaara. Riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa (kohta 36).

Tällainen yleisön mieltämä yhteys on välttämätön edellytys mutta ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että on kyse haitoista, joilta säännöksellä on tarkoitus suojella laajalti tunnettuja tavaramerkkejä (kohta 37).

Nämä haitat ovat ensiksi tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tämän tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen (kohta 38).

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myös ”vesittymiseksi” tai ”hämärtymiseksi”, aiheutuu, kun tavaramerkin kyky yksilöidä se, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity, heikentyy sen vuoksi, että kolmannen toimesta tapahtuva samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö on johtanut tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen. Näin on etenkin silloin, kun tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity (kohta 39).

Tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myös ”pilaamiseksi” tai ”heikentämiseksi”, ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön siten, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tästä haitasta voi syntyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle (kohta 40).

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen, joista käytetään myös nimityksiä ”parasitismi” ja ”free-riding”, ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi (kohta 41).

Yksikin näistä kolmesta haitasta riittää, jotta direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa voidaan soveltaa (kohta 42).

Tästä seuraa, että tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksi käyttäminen voi olla epäoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö ei aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle (kohta 43).

Sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut tavaramerkin maineen laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Oikeuskäytännöstä käy lisäksi ilmi, että mitä välittömämpi ja vahvempi merkin herättämä mielikuva tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on niille haitaksi (kohta 44).

Lisäksi tällaisen kokonaisarvioinnin yhteydessä voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai pilaamisen vaara (kohta 45).

Tuomiolauselman 1 kohdan mukaan direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ei edellytä sekaannusvaaran eikä tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa. Kolmannen toimesta tapahtuvasta laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttämisestä saatu hyöty johtuu erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä, jos kolmas pyrkii tällä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä.

4. Oikeudellinen arviointi

4.1 Sekoitettavuus

Asiassa on riidatonta, että kansainvälinen kuviotavaramerkki nro 830347 ja Nike International Ltd:n väitteessä esitetyt rekisteröinnit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu tavarayhteys on siis asiassa selvä.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohdassa tarkoitetun merkkiyhteyden osalta korkein hallinto-oikeus katsoo kuten valituslautakunta, että kansainvälinen tavaramerkki poikkeaa rekisteröidyssä muodossaan visuaaliselta kokonaisvaikutelmaltaan siinä määrin Nike International Ltd:n rekisteröinneistä, ettei sitä voida pitää niin sanottujen swoosh-merkkien laaja tunnettuuskin huomioon ottaen niihin sekoitettavissa olevana.

Kuten Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään todennut, kansainvälisen tavaramerkin mahdollista rekisteröinnistä poikkeavaa käyttöä ei voida ottaa huomioon, kun arvioidaan rekisteröinnin Suomessa voimassaolon edellytyksiä.

4.2 Laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa koskevien säännösten soveltaminen

Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohta on Suomessa pantu täytäntöön tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentilla. Yhteisöjen tuomioistuimen edellä selostetusta oikeuskäytännöstä johtuu, että laajalti tunnetun tavaramerkin on käytettäessä merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten saatava ainakin yhtä laajaa suojaa kuin käytettäessä merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia. Tästä johtuu, että jäsenvaltion on, jos se panee täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohdan, myönnettävä ainakin yhtä laaja suoja samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta kuin sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia (asia C-408/01, Adidas-Salomon, 20 ja 22 kohta). Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja tulee siten sovellettavaksi myös silloin, kun vastakkain olevat merkit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Tämä koskee myös tilannetta, jossa laajalti tunnettujen tavaramerkkien vahvempi suoja perustuu jäsenvaltion kansalliseen, tavaramerkkidirektiiviin perustuvaan säännökseen.

Näin ollen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen suoja tulee lainkohdan perustelutkin (HE 302/1992 vp) huomioon ottaen sovellettavaksi myös silloin, kun selvitetään sellaisen tavaramerkin rekisteröintiedellytyksiä, joka kattaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja kuin sen esteeksi esitetty laajalti tunnettu tavaramerkki. Kun mainittua lainkohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdan kanssa sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut asiassa C-408/01, Adidas-Salomon, antamassaan tuomiossa, ei edellytyksenä ole, että kysymyksessä oleva tavaramerkki on sekoitettavissa laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, vaan riittää, että näiden tavaramerkkien samankaltaisuuden aste aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa.

Mikäli tällainen yhteys tavaramerkkien välillä on, tulee arvioitavaksi, merkitsisikö kansainvälisen tavaramerkin käyttäminen aikaisempien merkkien erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ilman hyväksyttävää syytä tai olisiko se haitaksi aikaisempien merkkien erottamiskyvylle tai maineelle.

4.3 Kansainvälisen tavaramerkin ja Nike-merkkien välinen yhteys

Edellä on todettu, ettei nyt kysymyksessä olevan kansainvälisen tavaramerkin mukainen kuvio ole siinä määrin samannäköinen kuin niin sanottu swoosh-merkki, että se olisi sekoitettavissa esitettyihin Nike-tavaramerkkeihin. Kuvion visuaalinen kokonaisilme muistuttaa kuitenkin niitä ja erityisesti yhteisötavaramerkkiä nro 277517 siinä määrin, että kysymyksessä olevien tuotteiden markkinoinnin kohderyhmään kuuluvan keskivertokuluttajan mieleen voi tulla swoosh-merkki.

Nike International Ltd on esittänyt helmikuussa 2007 suoritetun gallup-tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin muun ohella, kuinka vastaajat tunnistivat urheilukenkiä esittävissä kuvissa näkyvän, nyt muutoksenhaun kohteena olevan tavaramerkin. Tutkimustulosten yhteenvedon mukaan kengässä olevan logon nähdessään 55 prosentille vastaajista tuli mieleen joku tavaramerkki ja se oli useimmissa tapauksissa, 48 prosentilla vastaajista, Nike. Vastaajista 45 prosenttia arveli spontaanisti tai neljästä vaihtoehdosta (Adidas, Nike, Puma tai Reebok) kuvan kenkien valmistajan olevan Nike.

Galluptutkimus on suoritettu melkein kolme vuotta esillä olevan tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen. Nike-merkkien laaja tunnettuus huomioon ottaen ei kuitenkaan ole syytä epäillä, että tulos olisi ollut merkittävästi erilainen silloin, kun kansainvälinen tavaramerkki rekisteröitiin.

Tutkimustulokset osoittavat, että huomattava osa vastanneista yhdisti kuvissa esitetyissä urheilukengissä olevan merkin Nike International Ltd:hen.

Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin hyväksymistä koskevassa prosessissa tavaramerkkiä on, kuten edellä on todettu, vertailtava esteeksi esitettyihin tavaramerkkeihin siinä muodossa, jossa ne on rekisteröity. Tutkimustuloksen merkitystä nyt esillä olevassa asiassa vähentää siten jossain määrin se, ettei kuvissa oleva merkki visuaalisesti täysin vastaa rekisteröityä kansainvälistä tavaramerkkiä. Erot kuvissa näkyvien logojen ja rekisteröidyn kuvion välillä ovat kuitenkin niin vähäisiä, että tutkimuksen tulokset vahvasti tukevat käsitystä, että kohderyhmä yhdistää puheena olevan kansainvälisen tavaramerkin ja Nike-tavaramerkit toisiinsa.

4.4 Epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö tai haitta

Asiassa on jäänyt selvittämättä, että kansainvälisen tavaramerkin käyttö olisi edellä mainitusta kohdepiirin mieltämästä yhteydestä huolimatta haitaksi Nike-merkkien erottamiskyvylle tai maineelle. Sen sijaan on väitetty, että kansainvälisen tavaramerkin haltija pyrkisi kysymyksessä olevalla käytöllä hyötymään Nike-merkkien arvosta ja arvostuksesta, kulkemaan niiden vanavedessä.

Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä on edellä selostetun yhteisöjen, nykyisin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden luonne ja samankaltaisuuden aste (asia C-487/07 L’Oréal, kohta 44).

Nike-tavaramerkkien erittäin laajan tunnettuuden perusteella on yleisesti ottaen selvää, että tavaramerkillä, jonka kuluttajat yhdistäisivät Nike-tavaramerkkeihin, olisi hyvät edellytykset hyödyntää niiden mainetta. Nyt valituksen kohteena oleva kansainvälinen tavaramerkki koskee täysin samoja tavaroita kuin Nike-merkit. Kansainvälisen tavaramerkin haltija ei ole perustellut tavaramerkkinsä valintaa tavalla, josta olisi pääteltävissä, että sen tarkoituksena olisi ollut luoda omaperäinen, erottamiskykyinen tunnus tuotteilleen. Näillä perusteilla on arvioitava, että kansainvälisen tavaramerkin käytöllä tavoitellaan Nike-merkkien vanavedessä kulkemista niiden vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta hyötymiseksi.

5. Johtopäätös ja lopputulos

Kansainvälisen rekisteröinnin nro 830347 kohteena oleva tavaramerkki ei edellä mainituilla perusteilla täytä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, kun mainittua lainkohtaa sovelletaan tavaramerkkidirektiivin säännösten ja niihin perustuvan oikeuskäytännön mukaisella tavalla. Kansainvälistä tavaramerkkiä ei siten olisi tullut hyväksyä olemaan voimassa Suomessa. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, asiassa on meneteltävä ratkaisuosassa kerrotulla tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Matti Pellonpää, Eila Rother, Alice Guimaraes-Purokoski ja Riitta-Maija Jouttimäki. Asian esittelijä Kristina Björkvall.