28.6.2017/3064 HFD:2017:109

Varumärke - Förväxlingsrisk - Tidigare rättsgrund - Firma - Fredlig samexistens eller parallell användning - Samtycke till registrering - Prövning ex officio - Unionens domstols rättspraxis

Patent- och registerstyrelsen (PRS) hade avslagit MTV Ab:s ansökan om registrering av varumärket mtvSPORT (figur). Enligt beslutet skulle registrering av varumärket ha lett till förväxlingsrisk med tre tidigare EU-varumärken, vilka utgjordes av bokstavskombinationen MTV. Marknadsdomstolens slutsats var densamma som PRS:s. I högsta förvaltningsdomstolen åberopade MTV Ab bland annat sin rätt till firmanamnet och sina i förhållande till hindermärkena tidigare varumärkesregistreringar MTV (figur) och MTV-KANAVA.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ur 3 § 1 mom. (39/1993) i varumärkeslagen inte kunde härledas någon ensamrätt till att registrera en firma som varumärke. Registreringshindren kunde inte heller förbigås på den grunden att MTV Ab själv hade varumärkesregistreringarna MTV (figur) och MTV-KANAVA, vilka innehöll bokstavskombinationen MTV och innehade tidigare prioritet än hindermärkena.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att varumärken som registrerats tidigare än det varumärke för vilket registrering söks åtnjuter ett starkare skydd i Finland än till exempel inom ramen för det registreringsförfarande som gäller för EU-varumärken, eftersom risken för förväxling i Finland prövas ex officio. Unionsrättens rättsliga kriterier för bedömningen av risken för förväxling var ändå desamma.

Av den utredning MTV Ab företedde framgick att samexistensen mellan bolagets MTV-kännetecken och hindermärkena varit långvarig och såtillvida fredlig, att de invändningsförfaranden som parterna på ömse sidor väckt antingen hade lämnats utan prövning eller annars förfallit. Av denna utredning följde likväl att man i ärendet inte entydigt kunde konstatera att bolagen skulle ha förhållit sig passiva på det sätt som avses i unionens domstols rättspraxis.

I ärendet hade inte heller företetts utredning om avtalsförhandlingar eller om sådana avtal eller sådan kutym mellan bolagen som skulle ha gett uttryck för en gemensam vilja till fredlig mellan varumärkena. Det kunde inte heller anses utrett att den parallella användningen av MTV-kännetecknena inte i praktiken skulle ha lett till eller att den inte i framtiden skulle kunna leda till risk för förväxling, som i fråga om väl kända varumärken kan förekomma också i form av förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller otillbörligt utnyttjande av dess särskiljningsfråga eller renommé. Den utredning MTV Ab företett kunde inte likställas med ett samtycke till registrering givet av hindermärkenas innehavare.

I ärendet hade således inte påvisats sådan varumärkesrättsligt betydelsefull parallell användning att de mothållna MTV-varumärkena heller på basis av den utredning som MTV Ab företett helt skulle ha kunnat förbigås som registreringshinder.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte marknadsdomstolens slutsats.

Varumärkeslagen 1 § 3 mom. (39/1993), 3 § 1 mom. (39/1993), 6 § 1 (996/1983) och 2 mom. (39/1993), 7 § (7/1964), 14 § 1 mom. (996/1983) 9 punkten (56/2000) och 2 mom. (1715/1995)

Varumärkeslagen 1 § 2 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom., 9 § samt 14 § 1 mom. 7 punkten och ja 3 mom.

RP 24/2016 rd

C-20/14, BGW, (ECLI:EU:C:2015:714), C-561/11, Fédération Cynologique Internationale (ECLI:EU:C:2013:91), C-482/09, Budějovický Budvar (ECLI:EU:C:2011:605), C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe (ECLI:EU:C:2009:503), C-661/11, Martin Y Paz Diffusion, (ECLI:EU:C:2013:577) och C-487/07, L'Oréal, ECLI:EU:C:2009:378

Se också HFD 2016:191 och HFD 2016:192

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.