Helsingin HO 08.02.2007 391

Tavaramerkki - väri tavaramerkkinä - vakiinnuttaminen - tavaramerkinomainen käyttö

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 20.02.2004 lepäämään jättäminen

Kantaja
Northern Technologies International Corporation

Vastaaja
Ab Rani Plast Oy
TKA-Yhtymä Oy
Mercamer Oy
Mercasystems Oy

Asia
Tavaramerkkioikeutta koskeva riita

Vireille 25.08.2003

Selostus asiassa

Vastaajat ovat vaatineet, että asia jätetään lepäämään, koska vastaajat Mercamer Oy ja Merca Systems Oy ovat saattaneet vireille Euroopan tavaramerkkivirastossa vireille yhteisötavaramerkin mitätöintimenettelyn. Asiaa ei voida miltään osin käsitellä erillisessä oikeudenkäynnissä, kun siinä ei ole sellaisia kansalliseen tavaramerkkioikeuteen perustuvia itsenäisiä vaatimuksia, jotka voidaan erottaa yhteisötavaramerkkiin perustuvista vaatimuksista.

Kantaja on vastustanut vastaajan vaatimusta asian lepäämään jättämisestä siltä osin kuin kysymys on ollut loukkauskanteesta Kantajan Vakiintuneen suomalaisen tavaramerkin KELTAINEN osalta. Rekisteröityyn Tavaramerkkiin kohdistuvalla mitättömyysväitteellä ei ole mitään vaikutusta Vakiintuneen Tavaramerkin voimassaolon arviointiin.

Käräjäoikeuden ratkaisu

Perustelut

Yhteisön tavararnerkistä annetun Neuvoston Asetuksen (40/94) 97 direktiivin mukaan asiassa sovelletaan yhteisön rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksen osalta asetusta ja siltä osin kuin kysymys ei ole asetuksen toimialasta, kansallista lainsäädäntöä. Saman säännöksen nojalla asian käsittelyssä noudatetaan kansallisia prosessisäännöksiä, ellei Neuvoston Asetuksessa toisin säädetä.

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa myös ilman rekisteröintiä, mikäli merkki on tullut vakiintuneeksi. Vakiintuminen joudutaan ratkaisemaan yksittäistapauksessa erikseen esimerkiksi loukkauskanteen yhteydessä. Lisäksi kriteerit tavaramerkin erottamiskyvyn vaatimusten osalta ovat tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin nojalla verrattuna 1 §:n 2 momenttiin erilaiset vakiintuneen tavaramerkin ja rekisteröidyn tavaramerkin osalta.

Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 5 §:n nojalla tuomioistuin voi ratkaista erikseen tuomiolla itsenäisen vaatimuksen asiassa, jossa on esitetty useita vaatimuksia. Vaatimuksen itsenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että erikseen ratkaistava osa voidaan erottaa muista jutussa esitetyistä vaatimuksista. Vaatimuksen tulee olla täysin itsenäinen eikä sillä ja asian muulla osalla tule olla yhteisiä riitaisia kysymyksiä.

Tavaramerkkilain 44 §:n nojalla juttu, joka koskee rekisteröidyn tavaramerkin loukkaamista, jätetään odottamaan rekisteröinnin pätevyyttä koskevan asian lopullista ratkaisua, mikäli asiassa nostetaan tavaramerkin mitättömyyttä koskeva kanne. Säännöksen rationa on se, että loukkaamista koskevaa asiaa ei voi päättää ennen kuin on selvitetty, onko suojattavaa rekisteröityä tavaramerkkiä. Lisäksi on otettava huomioon, että kyseinen säännös on edelleen voimassa samansisältöisenä kuin se on vuonna 1964 säädetty. Tuolloin tavaramerkkilain 1 §:n ja 2 §:n säännökset ovat olleet eri sisältöiset eikä tuolloin ole ollut mandollisuutta antaa asiassa osatuomiota.

Tässä asiassa kanne perustuu kahteen itsenäiseen vaatimukseen rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin ja vakiintuneeseen tavaramerkkiin, minkä vuoksi käräjäoikeus katsoo, ettei asiassa ole syytä jättää asiaa kokonaisuudessaan lepäämään.

Tuomiolauselma
Asia jätetään lepäämään siltä osin kuin kantajan vaatimus perustuu yhteisön tavaramerkkiin. Muilta osin vastaajan lepäämään jättämistä koskeva pyyntö hylätään.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen
Käräjätuomari Riitta Wirilander

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS VÄLITUOMIO 15.11.2005

Sisällysluettelo

Riidattomat tapahtumatiedot

Kanne
1. Vakiintuneen tavaramerkin määrittely
2. Kantajan tavaramerkkioikeus/Tavaramerkkioikeuden loukkaus
3. Markkinoiden vapaanapitotarve/Kilpailuoikeudelliset intressit

Vastaus
1. Vakiintuneen tavaramerkin määrittely
2. Kantajan tavaramerkkioikeus/Tavaramerkkioikeuden loukkaus
3. Markkinoiden vapaanapitotarve/Kilpailuoikeudelliset intressit
4. Oikeudenkäyntikulut

Todistelu

Käräjäoikeuden ratkaisu

Perustelut
1. Vakiintuneen tavaramerkin määrittely
2. Kantajan tavaramerkkioikeus/Tavaramerkkioikeuden loukkaus
2.1. Kantajan markkinaosuus VCI-pakkauskalvoista
2.2. Kantajan keltaisen värin käyttö
2.3. Kantajan yhdistäminen keltaiseen väriin/Värien merkitys pakkausalalla
2.4. Erottamiskyky
2.5. Vakiintuminen
3. Markkinoiden vapaanapitotarve/Kilpailuoikeudelliset intressit
4. Yhteenveto
5. Oikeudenkäyntikulut

Tuomiolauselma
Asian jatkokäsittely
Turvaamistoimenpiteen voimassaolo
Muutoksenhaku
Lainkohdat
Oikeuskirjallisuus
Oikeuskäytäntö

Riidattomat tapahtumatiedot

Kantaja Northern Technologies Intemational Corporation -niminen yhtiö (jäljempänä NTIC) on 22 vuoden ajan valmistanut ja markkinoinut korroosionestoteknologiaa ja -tuotteita. Suomessa NTIC:n tuotteita on markkinoinut, valmistanut ja myynyt Zerust Oy (jäljempänä Zerust). NTIC omistaa osuuden Zerust Oy:stä.

Vastaaja Ab Rani Plast Oy (jäljempänä Rani Plast) on valmistanut muun muassa erilaisia pakkausmateriaaleja mukaan lukien korroosionesto-ominaisuudella varustettuja pakkausmateriaaleja. Rani Plast on valmistanut VCI-kalvoja Zerustin edeltäjille Plus Trading Oy:lle ja Vimelco Oy:lle 1990-luvun alussa noin kolmen vuoden ajan. Yhteistyö yhtiöiden välillä on päättynyt vuoden 1994 alussa.

Vastaaja TKA-Yhtymä Oy (jäljempänä TKA) on suomalainen tukkukauppayritys, erikoisalana kumi-, muovi- ja suojaintuotteet. TKA on myynyt, markkinoinut, jalostanut ja varastoinut teknisiä kumi-, muovi- ja suojaintuotteita ja palveluita.

Mercamer Oy (jäljempänä Mercamer) on vuonna 1973 perustettu pakkausalan koneiden ja materiaalien tuontia ja vientiä harjoittava tukkuliike.

Mercasystems Oy (jäljempänä Mercasystems) on Mercamer-konserniin kuuluva yhtiö, jonka toimialaan kuuluu elektroniikkateollisuuden pakkausten suunnittelu ja myynti sekä juotostekniikka ja korroosionestotuotteiden myynti. Mercasystems Oy on tällä hetkellä pöytälaatikkofirma. Yhtiön toiminta on sulautunut Mercamer Oy:öön.

Kantajan hakemuksesta EY:n Yhdenmukaistamisvirasto OHIM on 9.1.2001 rekisteröinyt EY:n yhteisön tavaramerkin rekisterinumero 000396176, jonka suoja kattaa rekisteröidyn keltaisen värin luokissa 2, 16 ja 17.

Helsingin käräjäoikeus on 25.7.2003 turvaamistoimiasiassa (021 24445) antamassaan päätöksessä n:o 21145 kieltänyt 100.000 euron sakon uhalla Ab Rani Plast Oy:tä, TKA-Yhtymä Oy:tä, Mercamer Oy:tä ja Mercasystems Oy:tä kutakin loukkaamasta rekisteröityä EU-tavaramerkkiä rek. no 000396176.

Vastaajat ovat väittäneet, että rekisteröity tavaramerkki on mitätön ja esittäneet yhteisön tavaramerkkivirastolle OHIM vaatimuksen rekisteröidyn tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi.

Käräjäoikeus on 20.2.2004 antamallaan päätöksellä jättänyt asian lepäämään siltä osin kuin kantajan vaatimus perustuu yhteisön tavaramerkkiin.

Kanne
Kantaja on vaatinut, että käräjäoikeus

1) vahvistaa, että kantajan valmistamien ja myymien korroosionestotuotteiden (VCI-kalvot) yhteydessä käytetty keltainen väri nauttii Suomessa suojaa vakiintuneena tavaramerkkinä ja että vastaajat ovat loukanneet kantajan edellä mainittua tavaramerkkioikeutta valmistamalla ja/tai myymällä korroosiota estäviä VCI-kalvoja, joiden väri on sekoitettavissa kantajan tavaramerkkeihin, ja

2) kieltää vastaajia jatkamasta tai toistamasta kantajan 1. kohdassa mainittujen tavaramerkkien loukkausta.

3) velvoittaa vastaajat yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä.

Perusteluina kantaja on lausunut seuraavaa.

1. Vakiintuneen tavaramerkin määrittely

Kantajan vakiintuneen tavaramerkin määrittelyssä on pidettävä lähtökohtana kantajan rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä "keltainen". Tavaramerkin rekisteröintitulosten, joissa on esitetty väri ja sen sanallinen kuvaus "keltainen", määrittävät vakiintuneen tavaramerkin yksityiskohtaisesti. Tavaramerkki on yksilöitynyt rekisteröintitulosteessa ja myös itse tuotteessa.

2. Kantajan tavaramerkkioikeus/ Tavaramerkkioikeuden loukkaus

Vakiinnuttamisella on mandollista saada yksinoikeus lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömän tavaran tunnusmerkkiin, mikä käy ilmi tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin säännöksestä.

Tässä kysymys on VCI-antikorroosio-ominaisuudella varustetuista pakkauskalvoista, joita käytetään ehkäisemään ruostuvien metallituotteiden korroosiota varastoinnissa ja kuljetusten aikana. Keltaista väriä käytetään VCI-kalvoissa kaikkien metallien osalta. Pakattavalle tuotteelle ruostumisen ehkäisemiseksi kehitetyllä erityisominaisuudella (ruosteenesto) varustettu pakkauskalvo ei ole korvattavissa muilla muovikalvoilla, vaan ainoastaan vastaavalla ominaisuudella varustetuilla pakkauskalvoilla.

Korroosionestokalvoja hankkivat teolliset yritykset yhdistävät keltaisen värin korroosionestokalvojen osalta kantajaan. Kantaja on käyttänyt edellä määriteltyä vakiintunutta tavaramerkkiä ainakin jo vuodesta 1988 lukien Suomessa. Tuotteissa oleva tunnus on koko ajan ollut samanlainen ja tuotteen värisävy johdonmukaisesti sama. Tunnettuisuusselvitykset osoittavat, että kantajan vakiintunut tavaramerkki on omaleimainen kantajan korroosionestotuotteille Suomessa. Vakiintuneen tavaramerkin tunnettuisuus on ollut Suomessa asianomaisissa elinkeinopiireissä jo vuonna 1999 huomattavan korkea.

Tuotteen ja sen markkinointialueen selkeä määrittely tekee osaltaan myös kohderyhmän määrittämisen yksinkertaisemmaksi. Tässä tapauksessa kysymys ei ole kuluttajille tarjottavasta tuotteesta, vaan tiettyjä tuotteita valmistaville ja myyville yrityksille tarjottavasta erityisestä ruosteenestoominaisuuden omaavasta pakkaustuotteesta.

Vakiintuneen tavaramerkin tulee olla vakiintunut tavaroiden kaupallisen alkuperän tunnukseksi korroosionestokalvojen osalta. Tunnettuisuuden arvioinnissa on kysymys paitsi asiakkaiden lukumäärästä myös tuotteen markkinaosuuksista. Kantajan vakiintuneella tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinaosuus on Zerustin mukaan tällä hetkellä noin 75 - 80 prosenttia, vuodesta 1990 lähtien markkinaosuus on ollut vähintään yli 70 prosenttia kunakin vuonna. Kysymys on siis merkittävän markkinaosuuden ja siten merkittävän tunnettuisuuden omaavasta merkistä.

Vakiintuneisuusarvioinnissa otetaan huomioon paitsi se, kuinka kauan merkkiä on käytetty ja kuinka laajalti merkkiä on käytetty Suomessa, paljonko resursseja on käytetty merkin tunnetuksi tekemiseen. Tavaramerkin mainontaan ja markkinointiin on käytetty vuosittain huomattavia panostuksia. Kun tuotteen markkinaosuus on ollut 70 - 80 prosentin luokkaa, varsin huomattava osa kohderyhmästä tuntee merkin, ja näin ollen vakiintuneen tavaramerkin goodwill-arvo on merkittävä.

Tällä hetkellä kantajan tuotteita markkinoi, valmistuttaa sopimusvalmistajia käyttäen ja myy Suomessa Zerust Oy. Zerust Oy on NTIC:n osakkuusyhtiö ja se on vuodesta 1994 lähtien toiminut kantajan lisenssinsaajana ja jälleenmyyjänä NTIC:n lukuun. Vakiinnuttaminen on näin ollen tapahtunut NTIC:n eduksi.

Kantajan korroosionestotuotteiden aktiivisia käyttäjiä ovat muun muassa Wärtsilä Oyj, Kone Oyj ja Metso Oyj. Kantaja on erikoistumalla tiettyyn sektoriin ja tietyille teollisille toimijoille suunnattuihin tuotteisiin vahvistanut vakiintuneen tavaramerkin erottamiskykyä.

Kantajan tuotteissa esiintyvä keltainen väri on suojattu kantajan vakiintuneena tavaramerkkinä ja nauttii tavaramerkkilain mukaista suojaa.

Tavaramerkkilaissa säädetty yksinoikeus sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroiden tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa.

Vastaajat ovat valmistaneet, vieneet maasta, myyneet ja markkinoineet korroosionestotuotteita, jotka on merkitty identtisellä tai lähes identtisellä keltaisella värillä. Tunnusmerkit ovat toisiinsa sekoitettavissa, kun kantajan ja valmistajan tuotteet ovat kumpikin korroosionestoon käytettäviä muovikalvoja. Vastaajan loukkaavat tuotteet kuuluvat vakiintuneen tavaramerkin suoja-alaan. Kantajalla on tavaramerkkilain nojalla oikeus kieltää sekoitettavissa olevien merkkien käyttö.

Muut kuin vastaajat eivät ole Suomessa käyttäneet kantajan tavaramerkkiä loukkaavia tuotteita.

3. Markkinoiden vapaanapitotarve/ Kilpailuoikeudelliset intressit

Vakiintunut tavaramerkki on erityinen keltaisen sävy, jonka käyttö korroosionestoon käytetyissä VCI-pakkauskalvoissa on kantajan omaperäinen valinta. Muilla alan toimijoilla ei ole mitään kilpailuoikeudellisista tai muista oikeudellisista syistä johtuvaa oikeutta käyttää kantajan vakiintunutta tavaramerkkiä ja siihen sekoitettavia merkkejä tuotteidensa tunnusmerkkinä ja siten hyötyä vakiintuneen tavaramerkin goodwill-arvosta. Muut markkinoilla toimijat voivat vapaasti valita minkä tahansa muun värin VCI-kalvojensa tunnukseksi samoin kuin käyttää keltaisen eri sävyjä vapaasti muissa kuin korroosionestoon tarkoitetuissa tuotteissa.

VCI-kalvojen värivalintojen osalta ei ole mitään teknillisiä tai toiminnallisia syitä, joiden vuoksi alalla toimivien pitäisi käyttää tiettyä väriä. Kantaja on osaltaan pyrkinyt vakiinnuttamaan vakiintuneen tavaramerkin omaksi tavaramerkikseen, ja vastaajien loukkaavan käytön taustalla on puolestaan ilmeisesti vastaajien pyrkimys hyötyä kantajan omaperäisestä päätöksestä ja hyötyä tavaramerkin goodwill-arvosta.

Rani Plast ei ole käyttänyt vakiintunutta tavaramerkkiä VCI-ruosteenestopakkauskalvoissa hyvässä uskossa. Rani Plast on 1990-luvun alussa noin kolmen vuoden ajan valmistanut VCI-kalvoja kantajan Suomen edustajan tilauksesta. Tuotteen valmistuksen yhteydessä Rani Plastin henkilökunnalle oli luovutettu vakiintuneelta tavaramerkilä varustettujen VCI-kalvojen valmistukseen tarvittava tietotaito sekä niiden valmistusmenetelmiin liittyvät tekniset tiedot. Kun yhteistyö yhtiöiden kanssa oli päättynyt, Rani Plastin haltuun oli jäänyt kaikki valmistuksessa tarvittava tietotaito ja tekninen osaaminen sekä koneistus.

Rani Plastin vakiintuneen tavaramerkin käyttö oli 1990-luvun alussa perustunut valmistussopimukseen kantajan edustajan ja Rani Plastin välillä. Tämän jälkeen Rani Plast ei ole käyttänyt vakiintunutta tavaramerkkiä tai siihen sekoitettavissa olevia tunnuksia VCI-kalvoissa ennen loukkaustapahtumaa, josta kanteessa on kysymys.

Jotta tavaramerkkioikeudessa voitaisiin antaa merkitystä muiden elinkeinonharjoittajien intresseille, tulee sille olla jokin erityinen peruste. Tällaisena erityisenä perusteena on pidetty esimerkiksi tavaran ominaisuuksien kuvaamista, jonka tulee markkinoiden toimivuuden ja tuotteita koskevan faktisen informaation saatavuuden varmistamiseksi olla vapaata kaikille toimijoille ilman tavaramerkkioikeudellisista yksinoikeuksista johtuvia rajoituksia. Kantajan vakiintunut tavaramerkki ei kuvaa lähtökohtaisesti tuotteen ominaisuuksia tai ilmaise tuotekategoriaa. Korroosionestopakkaustuotteiden värjääminen on täysin riippumatonta teknisistä tai alalla vallitsevista käytännöistä. VCI-kalvon värjäämiselle ylipäätään tai värjäämiselle keltaiseksi ei ole teknistä tai toiminnallista syytä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vakiintunut tavaramerkki ei ole olennainen tavaran käyttämiselle tai käyttötarkoitukselle, se ei vaikuta tavaran hintaan tai laatuun eikä sen käyttäminen kantajan toimesta aseta kilpailijoita merkittävästi huonompaan asemaan.

Vastaus
Vastaajat ovat kiistäneet kantajan vaatimuksen ja pyytäneet sen hylkäämistä sekä kantajan velvoittamista korvaamaan vastaajien yhteiset oikeudenkäyntikulut korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä.

Perusteluina vastaajat ovat lausuneet seuraavaa.

1. Vakiintuneen tavaramerkin määrittely

Kantaja on yksilöinyt sen keltaisen sävyn, jolle vaaditaan suojaa siten, että vastaaja voi ottaa kantaa kantajan väitteisiin. Sävyä ei ole kuitenkaan yksilöity siten, että siihen voisi lain mukaan kohdistua yksinoikeus. Värisävy ei ole aina sama. Sävy on erilainen tietokonetulosteessa, paperimainonnassa ja itse tuotteessa. 100-prosenttista värin toistuvuutta on vaikea toteuttaa eikä se ole onnistunut myöskään kantajalta.

Kun tavaramerkkinä on väri, tavaramerkkioikeuden laajuuden arvioinnissa on teknisiä ongelmia. Mikä on se keltainen sävy, jota suojataan ja miten täsmällisesti kyseinen värin sävy saadaan yksilöityä tulostusteknisesti. Kantajan loukkaavaksi väittämä keltainen kalvo on selvästi ruskeampi kuin tulostus tavaramerkkirekisteristä. Tulostus esittää kirkasta sitruunankeltaista väriä.

EU-tuomioistuimen Libertel-ennakkoratkaisussa on katsottu, että värin kuvaamista kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla voidaan pitää graafisena esityksenä. Tällaisten koodien katsotaan olevan täsmällisiä ja pysyviä. Tämän ratkaisun perusteella on ilmeistä, että kantajalle myönnetty yhteisötavaramerkki ei täytä rekisteröinniltä vaadittavia vähimmäiskriteereitä. Näin ollen Yhteisön tavaramerkkiviraston tulosteesta ei voida päätellä riittävän yksilöidysti, millaisesta vakiintuneesta tavaramerkistä on kysymys.

2. Kantajan tavaramerkkioikeus/ Tavaramerkkioikeuden loukkaus

Kantajalla on eri maissa itsenäisten joint venture -partnereiden eli yhteisyrityskumppaneiden verkosto. Suomalainen Zerust Oy -niminen yhtiö, joka on Suomessa harjoittanut liiketoimintaa Zerust-muovikalvoilla on ilmeisesti yksi näistä. Kantaja ei valmista, myy eikä markkinoi kyseista kaivoa Suomessa. Näin ollen Zerust Oy:n tavaramerkin mandollinen vakiinnuttaminen ei ole tapahtunut kantajan hyväksi.

Tavaramerkkisuojan kannalta olennainen tekijä on erottamiskyky, joka on tavaramerkkioikeuden peruselementti riippumatta oikeuden syntytavasta: rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Mikäli tunnusmerkiltä puuttuu erottamiskyky, siihen ei voi saada tavaramerkkioikeutta, vaikka tunnusta olisi käytetty hyvinkin laajasti. Keltainen väri ei ole mielikuvituksellinen, epätavallinen eikä omaperäinen. Sillä ei ole tavaramerkiltä vaadittavaa erottamiskykyä.

Erottamiskyvyllä tarkoitetaan sitä, että merkki soveltuu erityiseksi tunnusmerkiksi erottamaan elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavat tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkioikeuttå ei missään olosuhteissa voi saada, ellei tunnuksella ole erottamiskykyä. Käytön laajuus on yksi monista erottamiskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tavaramerkkiä ei ole käytetty niin laajasti eikä käyttö ole ollut sen luonteista, että erottamiskykyä olisi saavutettu. Tämän on estänyt myös muiden toimesta tapahtunut vastaava käyttö. Niinikään kohderyhmät, jotka käyttävät kyseistä kaivoa vain vähäisessä määrin, eivät yhdistä sitä Zerustin tuotteeksi.

Keltainen väri ei ole vakiintunut kantajalle myöskään sillä perusteella, että kantaja ei ole käyttänyt keltaista väriä johdonmukaisesti. Zerust-tuotteissa käytetään vakiintuneesti keltaista, vihreää, sinistä ja hopeista kalvoa. Kantajankin toiminta osoittaa, että kaikilla muovialan toimijoilla on intressi useiden värien käyttöön. Yhden päävärin poissulkeminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

VCI-käsitellyt muovikalvot eivät muodosta itsenäisiä markkinoita. Sekä valmistajat että alan kauppiaat toimivat paljon yleisemmin muovimarkkinoilla. Voidaan pitää yleisesti tunnettuna, että muovikalvoissa käytetään kaikkia mandollisia värejä, tekstiä ja pinnoitteita. Erityisesti keltainen on hyvin yleinen väri. Yksin VCI-käsiteltyjen muovikalvojen osalta useat yhtiöt, kuten Shell, Magna, Cortec ja Rani Plast käyttävät keltaista väriä. Näin ollen keltaista väriä ei yhdistetä yksin kantajaan.

Jotta tavaramerkkioikeus voitaisiin saavuttaa, merkin pitäisi olla omiansa osoittamaan tavaran kaupallista alkuperää siten, että tavaran hankkinut ostaja voi uudistaa hankintansa, jos tapahtuma oli myönteinen ja pidättäytyä hankkimasta tavaraa, jos tapahtuma oli kielteinen. Yksittäinen väri ei näyttäydy kuluttajalle tavaran alkuperän osoittajana, vaan mainontana. Käsiteltävässä asiassa asianomaisen ostajakunnan ei voida katsoa mieltävän keltaista väriä kaupallista alkuperää osoittavaksi tunnukseksi.

Lisäksi korroosionestokalvot ovat niin erityinen tuoteryhmä, että monikin yhtiö hankkii niitä vain yhdeltä tavarantoimittajalta. Siten vertailukohtaa keltaisen värin käytön osalta ei todellisuudessa ole. Vastanäytöllä voidaan osoittaa kantajan yksipuolisen aineiston synnyttämä mielikuva markkinatodellisuutta vastaamattomaksi. Silmämääräisesti kantajan ja Rani Plastin käyttämä keltainen sävy ei ole sama. Tavaramerkin loukkaamista koskeva kysymys on ratkaistava objektiivisien arviointiperusteiden nojalla.

3. Markkinoiden vapaanapitotarve/ Kilpailuoikeudelliset intressit

Rani Plast toimii eri alalla kuin kantaja. Kantaja on lähinnä keskusorganisaatio, joka saa tuloja itsenäisten yhteistyökumppaneiden myymistä Zerust -tuotteista. Rani Plast on muovikalvojen valmistaja.

Kanteen kohteena olevat tuotteet ovat käyttötarkoitukseltaan olennaisesti samanlaisia kuin kantajan markkinoimat tuotteet.

VCI-kalvojen valmistustekniikka periytyy 1960-luvulta ja on yleisesti tiedossa. Rani Plastin tiedossa ei ole, sisältävätkö kantajan markkinoimat tuotteet erityisiä teknisiä yksityiskohtia.

Rani Plast on aikaisemmin valmistanut VCI-kalvoja Zerustin edeltäjien Plus Trading Oy:n ja Vimelco Oy:n tilauksesta. Sillä ei ole merkitystä tässä asiassa. Tuolloin tilaaja oli osoittanut kemikaalin, joka oli pitänyt sekoittaa raaka-aineen sekaan. Tämän Rani Plast oli toteuttanut. Mitään laitteita tai muuta kalvon tekemiseen liittyvää Rani Plast ei ollut saanut.

Tässä on kysymys VCI-antikorroosio-ominaisuudella varustetuista VCI-korroosionestopakkaustuotteista, joita käytetään ehkäisemään ruostuvien metallituotteiden korroosiota varastoinnissa ja kuljetusten aikana.

VCI-kalvot eivät muodosta itsenäistä markkina-aluetta. Pakattavalle ruosteenesto-ominaisuudella varustettu pakkauskalvo ei ole korvattavissa muilla muovikalvoilla, vaan ainoastaan vastaavalla ominaisuudella varustetuilla pakkauskalvoilla.

Kantaja käyttää keltaista väriä tuotevalikoimansa koodina, vain tiettyjen metallilaatujen suojaamiseen. Mikäli tuotekoodaus annetaan vain yhden toimijan yksinoikeudeksi, tämä asettaisi muut valmistajat ja toimittajat täysin eri asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Olisi epäoikeudenmukaista estää muita toimittajia käyttämästä rautametallien suojaamiseen tarkoitettuissa kalvoissa keltaista väriä, kun markkinoista vakiintuneen tavan mukaisesti ne on kyseiseltä väriä käyttämällä suojattu. Julkinen etu vaatii, että tuotekategorioita osoittavat merkit ovat vapaat kaikkien käytettäväksi. Värien kohdalla tämä johtuu siitä, että värejä on rajallinen määrä ja vähälukuisilla tavaramerkkirekisteröinneillä voidaan kattaa koko käytettävissä olevien värien valikoima.

Kohderyhmissä ei ole syntynyt sellaista kuvaa, että tuotteet tunnistetaan kantajan tuotteeksi. Värien käyttöä on käytetty erottamaan tuotteita toisistaan.

Keltaista väriä ei ole käytetty ilmaisemaan kaupallista alkuperää, vaan teknistä ominaisuutta. Kantaja on käyttänyt keltaista väriä rautametalleille, sinistä muille kuin rautametalleille ja vihreää monimetallituotteille. Hopeaväriä on käytetty hopealle, kullalle, mangaanille ja magnesiumille. Teknisten ominaisuuksien koodaamiseen käytetyille väreille ei voi saada tavaramerkkisuojaa. (Tapaus T-173/00 Saat AG ; ORANSSI - SIEMEN.)

Lisäksi keltaisella värillä on erityisen voimakkaasti huomiota kiinnittävä ominaisuus, suorastaan hälytysvaikutus, vahva psykologinen vaikutus, joka tekee siitä kysytyn.

Asiakkailla on tarve erottaa erilaiset tuotteet varastossa värin perusteella. Heidän etujensa mukaista on, että he voivat tilata muovikalvot keneltä kalvontoimittajalta tahansa minkä värisinä tahansa, varsinkin kun ne tähän asti ovat voineet vapaasti menetellä.

4. Oikeudenkäyntikulut

Kantaja on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi yhteensä 240.008 euroa ilman arvonlisäveroa ja vastaaja 69.332,12 euroa sisältäen arvonlisäveron 1.240 euroa.

Kantaja on kiistänyt vastaajien oikeudenkäyntikulujen arvonlisäveroa koskevan osuuden, koska arvonlisävero ei ole vastaajayhtiöille kuluerä.

Vastaajat ovat paljoksuneet kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimusta siltä osin kuin se on ylittänyt vastaajien oikeudenkäyntikulujen määrän. Perusteluina on esitetty, että oikeudenkäyntikuluja koskevassa yhteenvedossa ei ole eritelty toimenpiteisiin kulunutta aikaa eikä laskutusperustetta. Myöskään 11.000 suuruista kuluerää ei ole eritelty.

Käräjäoikeuden ratkaisu
Perustelut

1. Vakiintuneen tavaramerkin määrittely

Todistajina kuultujen A:n ja B:n kertoman mukaan Suomessa on käytetty keltaista VCI-kalvoa vuodesta 1988 lukien ensin Plus-Trading Oy- ja Vimelco Oy -nimisten yhtiöiden ja myöhemmin vuodesta 1994 lukien Zerust Oy:n (jäljempänä Zerust) toimesta. Kukin yhtiö on edustanut kantajaa Suomessa. VCI-kalvon värisävy on ollut koko ajan sama. Edellä mainittujen todistajien sekä todistaja C:n kertoman mukaan kantajan VCI-kalvossa käyttämä keltainen väri on ollut todisteen 21 mukainen. Kun kaivoa on käytetty kahta eri vahvuutta, väri on saattanut korkeintaan jonkin verran vaihdella kalvon kahden vahvuuden kesken. Kuitenkin väri on ollut koko ajan selvästi keltaiseksi tunnistettava.

Käräjäoikeus toteaa, että asiassa on kysymys siitä, nauttiiko kantajan valmistamien ja myymien korroosionestotuotteiden, VCI-kalvojen yhteydessä käytetty keltainen väri Suomessa suojaa vakiintuneena tavaramerkkinä. Keltainen väri on näin ollen voinut vakiintua vain siinä värisävyssä, kun sitä on käytetty Suomessa eli todisteen 21 mukaisena. Tässä yhteydessä jätetään huomiotta EU:n tavaramerkkitoimiston rekisteritulosteen mukainen keltainen värisävy, jota ei ole edes väitetty käytetyn Suomessa.

2. Kantajan tavaramerkkioikeus/ Tavaramerkkioikeuden loukkaus

2.1. Kantajan markkinaosuus VCI-pakkauskalvoista

Asiassa on riidatonta, että kyseisiä antikorroosio-ominaisuudella varustettuja pakkauskalvoja on käytetty ehkäisemään ruostuvien metallituotteiden korroosiota varastoinnissa ja kuljetusten aikana. Suomen korroosionestopakkausmarkkinoilla sekä asiakkaina että tavarantoimittajina toimivat metalliteollisuuden elinkeinonharjoittajat, muun muassa kone- ja laitevalmistajat. Kuultava D:n ja todistaja E:n mukaan myös pakkausalalla toimitetaan asiakkaille muiden pakkaustarvikkeiden ohella VCI-tuotteita.

Todistaja A:n ja B:n kertoman mukaan Zerustin osuus VCIkalvomarkkinoista Suomessa on vuodesta 1994 lukien ollut 70-80 %. Muidenkin todistajien, muun muassa todistaja F:n, mukaan Zerust on markkinajohtaja. Myös vastaaja on pitänyt mandollisena, että Zerustin markkinaosuus saattoi olla edellä mainittua luokkaa. Viimeksi mainitun todistajan sekä todistaja G:n, H:n, I:n, J:n, K:n ja L:n kertoman mukaan markkinoilla on ollut myös muita VCI-kalvojen toimittajia, kuten Magna Intemational Pte Ltd-, Cortec Corporation-, Grofit Plastics-, Branopak Gmbh- ja Vaportec- nimiset yhtiöt sekä vastaajat Ab Rani Plast Oy (jäljempänä Rani Plast) ja Mercamer Oy (jäljempänä Mercamer). Kuultava M:n mukaan Rani Plast on muovituotteiden valmistaja ja kuultava D:n mukaan Mercamer pakkausalalla.

Käräjäoikeus katsoo edellä mainitun perusteella, että Suomessa Zerustilta on ylivoimaisesti suurin osuus VCI-kalvomarkkinoista. Muiden toimittajien osuus kyseistä markkinoista on ollut suhteellisen pieni ottaen huomioon, että muun muassa Rani Plastin ja Mercamerin toiminta-alue ja tuotevalikoima on ollut laaja ja heidän tuotteistaan vain vähäinen osa on ollut VCI-kalvoa.

2.2. Kantajan keltaisen värin käyttö

Todistaja A:n ja B:n kertoman mukaan aluksi oli useimmiten käytetty keltaisia VCI-kalvoja ja muun värisiä vain noin 2 % kokonaismäärästä. Myöhemmin muiden värien osuus oli kasvanut 10 %:iin. Keltainen väri on kuitenkin koko ajan ollut se, jonka tunnetuksi tekemisen hyväksi yhtiössä on markkinoitu. Muiden värien osuus on ollut vain marginaalinen.

Asiassa on esitetty kirjalliset todisteet 4, 14, 25 - 26 ja 35, joiden mukaan Zerustin VCI-antikorroosiotuotteet ovat väriltään keltaisia, mikä selvästi erottaa ne muista markkinoilla olevista vastaavista tuotteista. Edelleen lausunnonantajien kokemusten mukaan keltaiset VCI-kalvot ovat peräisin Zerustilta ja yhdistetään Zerustiin, ei muihin. A:n ja B:n mukaan edellä mainittujen lausuntojen antajat vastaavat noin 50 % Zerustin markkinaosuudesta.

Todistajina kuullut C, E ja N, joista viimeksi mainittu on antanut myös kirjallisen lausunnon, ovat yhdistäneet keltaisen värin VCI-kalvossa Zerustin tuotteeseen.

Asiantuntijatodistaja O, joka vahvisti antamansa kirjallisen lausunnon (todiste 9), on kertonut, että kirjallinen vakiinnuttamisaineisto on ollut kattava. Kantaja on johdonmukaisesti ja jatkuvasti käyttänyt kyseisessä tuotteessa keltaista väriä.

Useiden todistajien, muun muassa P:n, H:n ja F:n, kertomasta käy ilmi, että muiden kuin Zerustin markkinoimana keltaisen värin käyttö on ollut vain ajoittaista ja satunnaista.

Käräjäoikeus katsoo, että Zerust on eniten markkinoinut keltaisia VCIkaivoja ja että sen asiakkaat ovat yhdistäneet keltaisen värin Zerustiin. Tämä onkin ymmärrettävää, koska Zerust edellä todetun mukaan on markkinajohtaja alalla. Seuraavassa kohdassa käsitellään toisaalta sitä, mikä merkitys on Zerustin keltaisen värin käytöllä, ja toisaalta sitä, mikä merkitys yleensä väreillä on pakkausalalla.

2.3. Kantajan yhdistäminen keltaiseen väriin/ Värien merkitys pakkausalalla

Todistajat K, J, I, G, L, P, H ja F sekä kuultava D ovat kukin kertoneet värien merkityksestä pakkausalalla. Todistajien mukaan vuodesta 1990 lukien on käytetty VCI-kalvoissa eri värejä seuraavasti: keltaista rautametalleille, vihreää ja sinistä multimetallille ja vaaleanpunaista antistaattisille tuotteille. VCI-kalvojen värit ovat osoittaneet kalvon antikorroosio-ominaisuuden ja käyttökohteen. Esimerkiksi sairaalaympäristössä tietyt jätteet on pakattu laadun mukaan tietyn värisiin, muun muassa keltaisiin, muovipusseihin. Eri värien käyttöön ei ole tuotteen valmistajasta johtuva, vaan asiakaslähtöinen tarve. Usein tavarantoimittaja on joutunut pakkaamaan tuotteen ostajan vaatimusten mukaisesti. Asiakas on liiketaloudellisin periaattein etsinyt edullisinta tavarantoimittajaa. Todistajat ovat katsoneet, että asiakkaiden kannalta olisi haitallista, jos muut kuin Zerust ei voisi enää myydä keltaista VCI-kalvoa.

Kantajan kirjallisen todisteen 16 ja vastaajan todisteen 5 mukaan Zerust on markkinointiaineistossaan esittänyt, että Zerust järjestelmä sisältää erilaisia korroosionestoyhdisteitä, jotka ovat yhteensopivia eri metallien ja niiden seoksien kemiallisten ominaisuuksien kanssa. Esitteen mukaan eri tuotteille käytetään erivärisiä VCI-kalvoja seuraavasti: Ferrous-tuotteille (rauta, teräs, valurauta, kromi, tina) keltaista, non Ferrous-tuotteille (alumiini, kupari, messinki, pronssi, galvanoitu teräs) sinistä, Multimetalleille (edellä mainittujen metallien yhdistelmät) vihreätä ja Hopealle (hopea, kulta, mangaani, magnesium) violettia kalvoa.

Todistaja A:n ja B:n kertoman mukaan, kuten edellä 2.2. kohdassa on todettu, muiden kuin keltaisen värin osuus Zerustissa on lisääntynyt alalla tapahtuneen kehityksen myötä. Tämä oli johtunut siitä, että keltainen kalvo ei enää vastannut kaikkiin erityishaasteisiin, vaan erilaisille metalleille oli jouduttu tekemään erilaisia "komponentteja".

Käräjäoikeus katsoo edellä selostetun, johdonmukaisesti yhdensuuntaisen todistelun nojalla selvitetyksi, että 1990-luvulla on ryhdytty käyttämään erivärisiä VCI-kalvoja osoittamaan kalvon antikorroosio-ominaisuutta ja käyttökohdetta, erottamaan erilaisia tuotetyyppejä toisistaan kuten Ferrolle keltaista, multimetallille sinistä tai vihreää sekä antistaattiselle tuotteelle vaalean punaista. Asiakkaan toivomuksesta kalvo on voitu toimittaa asiakkaan tilaaman värisenä. Kyseinen käytäntö on ollut asiakkaan kannalta hyödyllistä, kun asiakas on pelkästään pakkausvärin perusteella pystynyt tunnistamaan toimitetun ja pakatun tuotteen laadultaan.

Käräjäoikeus on edellä kohdassa 2.4. katsonut, että Zerust on eniten markkinoinut keltaisia VCI- kaivoja ja että asiakkaat ovat yhdistäneet keltaisen värin Zerustiin. Seuraavassa kohdassa käsitellään, mikä merkitys on tässä kohdassa käsitellyillä, selvitetyiksi katsotuilla seikoilla arvioitaessa, onko kantajan VCI-kalvoissa käyttämä keltainen väri tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen.

2.4. Erottamiskyky

Tavaramerkkilain 13 §:n säännöksen mukaan erottamiskykyiseksi ei katsota merkkiä, joka ilmaisee tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa. Tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Säännös vastaa EY:n tavaramerkkidirektiivin 3 artiklaa ja EY:n tavaramerkkiasetuksen 7 artiklaa.

Edelleen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin säännöksen mukaan merkin tulee olla graafisesti esitettävissä.

Tässä tapauksessa merkki on tuotteen keltainen väri. Erottamiskyvyn edellytyksenä on pidetty omintakeisuutta, muistiin tarttumisen kykyä.

Kohdepiirin tulee tunnistaa, että merkki yksilöi ilmentämiään tavaroita, se erottaa markkinakentällä haltijansa tavarat muiden tavaroista.

Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on pääsääntöisesti katsottu, että merkki, joka koostuu pelkästään tuotteen valokuvasta tai sitä koskevasta yksinkertaisesta piirroksesta, on erottamiskyvytön. Yksinkertaisilta kuvioilta tai yksittäisiltä kirjaimilta tai numeroilta on pääsääntöisesti puuttunut erottamiskyky. Pelkkä väri tai väri yhdistettynä yksinkertaiseen kuvioon ei myöskään yleensä ole erottamiskykyinen. Kuluttajat eivät yleensä päättele tavaroiden alkuperää pelkän tuotteen tai sen pakkauksen värin perusteella, koska väriä sellaisenaan ei yleensä käytetä tähän tarkoitukseen. Kun kysymys on tuotteen väristä, kuluttaja voi mieltää värin osaksi tuotteen pakkausta tai itse tuotetta, jolloin väriä ei pidetä tavaramerkkinä. (Oikeuskirjallisuus: Hakulinen: Tavaramerkkioikeus s. 69, Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila: Tavaramerkki s. 27, 195, Drockila: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta s. 212-218, Jukka Palm: Tavaramerkki, kilpailuja alkuperä s. 66 ss. Oikeuskäytäntö: OJ OHIM: R 4/1999, R169/1998-3, R5/1999-3, R110/1999-3, R 342/1999-2, R 379/1999-1 ja R11/2000)

Käräjäoikeus on edellä 2.3. kohdassa katsonut selvitetyksi, että kehityksen myötä on ryhdytty käyttämään erivärisiä VCI-kalvoja erottamaan erilaisia tuotetyyppejä toisistaan kuten Ferrolle keltaista, multimetallille sinistä tai vihreää sekä antistaattiselle tuotteelle vaaleanpunaista. Asiakkaan toivomuksesta kalvo on myös voitu toimittaa asiakkaan tilaaman värisenä.

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista.

Edellä mainittua säännöstä tulkittaessa on katsottu, että käyttötarkoitukseen nähden merkin tulee olla sellainen tunnusmerkki, joka liiketoiminnassa viittaa tavaran alkulähteeseen. Jos merkki on sen sijaan aiottu käytettäväksi esimerkiksi tavaroiden tarkastus- tai takuumerkkinä, osoittamaan tiettyjä laatuvaatimuksia, merkki on tosin eräänlainen tavaran tunnus, mutta siltä puuttuu erottamiskyky. Se on yhteinen samankaltaisille tavaroille riippumatta siitä, minkä elinkeinonharjoittajan liikkeestä ne ovat peräisin. (Hakulinen mt s. 68-69, Johanna Salomäki: Nya typer av varumärken alaviite 129, s. 37)

Suomen Patentti- ja rekisterihallitus sekä EU:n tavaramerkkitoimisto ja sen valituslautakunnat ovat ratkaisuissaan katsoneet, että tavaramerkin tärkein ominaisuus on erottaa tavaramerkin haltijan tuotteet ja palvelut toisten elinkeinonharjoittajien tuotteista ja palveluista. Rekisteriviranomaisten mielestä pelkkä väri ei sisällä tätä ominaisuutta, koska kuluttajat eivät ole tottuneet tekemään johtopäätöksiä tavaran alkuperästä tai sen valmistajasta ainoastaan pakkauksen tai tuotteen värin perusteella. Yleensähän väriä ei käytetätä tähän tarkoitukseen, vaan väri on vain tekstin tai graafisten ilmaisujen taustalla. Kuitenkin on katsottu, että yksinoikeus väriin voidaan myöntää, mikäli tietty väri on tullut tunnetuksi tuotteiden tai palvelujen kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Suomessa on rekisteröity värikoodein määritelty sininen väri Oy Karl Fazer Ab:lle sekä värikoodein määritelty oranssi Fiskarsin saksille. (EY- tuomioistuinratkaisuja värien osalta: Libertel Groep 6.6.2003 C-104/1, Heidelberger Bauchemie 24.6.2004 C-49/02)

Käräjäoikeus katsoo, että kantajan käyttämä keltainen väri ei ole sinänsä erottamiskykyinen ottaen huomioon, että sitä ei ole yhtenä päävärinä pidettävä omintakeisena, sitä ei ole tarkoin määritelty ja sen sävy on vähäisessä määrin vaihdellut (edellä 1. kohta), sitä ei yhdistetä tavaran alkuperään eikä pidetä tavaran merkkinä, vaan pikemminkin se mielletään osaksi tuotetta, tuotteen ominaisväriksi ja osoittamaan VCI-kalvoon pakatun tuotteen laatua ja kalvon antikorroosio-ominaisuutta.

2.5. Vakiintumisen

Asiassa on riidatonta, että kantaja on 22 vuoden ajan valmistanut ja markkinoinut korroosionestoteknologiaa ja -tuotteita ja että kantajan tuotteita Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden ajan markkinoinut, valmistanut ja myynyt Zerust kantajan ja Zerustin välisen lisenssisopimuksen perusteella. Vastaaja ei ole sinänsä kiistänyt lisenssisopimusta. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoo, että merkin mahdollinen vakiinnuttaminen on tapahtunut kantajan hyväksi.

Seuraavassa käsitellään kysymystä onko sinänsä edellä erottamiskyvyttömäksi katsottu merkki saavuttanut vakiintumisen kautta erottamiskyvyn.

Asiantuntijatodistaja O on katsonut, että tässä asiassa kirjallinen vakiinnuttamisaineisto on ollut kattava Suomessa vallitsevaan käytäntöön nähden ja että kalvon väri on todistajan saamien taustatietojen perusteella muodostunut erottamiskykyiseksi käytön kautta. Lähtökohtana merkin arvioinnissa todistaja on pitänyt sitä, että merkki on pätevä tavaroiden tunnusmerkkinä.

Tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentin nojalla tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, mikäli se tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä on yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

Käräjäoikeus on edellä 2.4. kohdassa katsonut, että VCI-kalvon väriä keltainen ei yhdistetä tavaran tavaran alkuperään, vaan osoittamaan VCI-kalvoon pakatun tuotteen laatua ja kalvon antikorroosio-ominaisuutta. Toisaalta käräjäoikeus on 2.2. kohdassa katsonut, että Zerust on eniten markkinoinut keltaisia VCI- kalvoja ja että Zerustin asiakkaat ovat yhdistäneet keltaisen värin Zerustiin. Todistaja Slotte puolestaan on perustanut kertomuksensa siihen, että merkki on pätevä tavaroiden tunnusmerkkinä.

Käräjäoikeus katsoo, että merkityksellistä asiassa on erityisesti se, miten alalla on yleisesti, myös kantajan taholta käytetty keltaista väriä osoittamaan tuotteen laatua ja käyttötarkoitusta. Näin ollen sillä, että kantajan asiakkaat ovat yhdistäneet keltaisen värin toimittajaansa, ei ole asian ratkaisun kannalta merkitystä. Kantajan VCI-kalvojen yhteydessä käyttämän värin ei ole katsottava vakiintuneen osoittamaan tavaran alkuperää.

3. Markkinoiden vapaanapitotarve/ Kilpailuoikeudelliset intressit

Tavaramerkkilainsäädännön ja kilpailunrajoituslainsäädännön välillä (kilpailunrajoituslaki 480/1992) voidaan nähdä lähtökohtainen perusristiriita. Edellinen on immateriaalioikeuslainsäädännössä tunnustettu yksinoikeus, jälkimmäinen taas yleisen terveen taloudellisen kilpailun edistäminen. Kilpailun rajoittaminen ei yleensä ole vahingollista, mikäli samanaikaisesti kilpailu säilyy eri valmistajien markkinoilla. Sen sijaan erilaiset yksinmyynti- ja yksinostosopimukset voivat olla vahingollisia kilpailuoikeudellisessa mielessä. (Salmi-Häkkänen-Oesch-Tommila mt s. 43)

Jo vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että elinkeinonharjoittajan yksinomaiseen käyttöön ei saa pidättää sellaisia kuvioita, sanoja tai muita merkkejä, joita yleisesti tarvitaan tavaran mainonnassa ja tarjonnassa ja joiden käytön tulee olla vapaa jokaiselle elinkeinonharjoittajalle. Monopolisointi voidaan sallia ainoastaan silloin, kun se voi tapahtua haittaamatta jokaiselle elinkeinonharjoittajalle kuuluvaa vapautta jokapäiväisessä liike-elämässä tarpeellisten ilmaisuvälineiden käyttöön. Toisaalta värin hyväksyminen tavaramerkiksi ei muodosta monopolia, mikäli se on muodostunut omaperäiseksi ja se mielletään tietyn kaupallisen lähteen symboliksi. (Hakulinen mt s. 69-70, Lars Holmqvist: Varumärkens SärskiljningsförmAga s. 114-122 ja Jukka Palm mt s.73)

Värien osalta on katsottu, että niiden suojaamiseen liittyy kilpailullisia ongelmia. Useat värit ovat perusvärejä, kuten tässä tapauksessa keltainen, ja niitä on vain tietty määrä. Myös värin sävyn määrittäminen voi olla ongelmallista. Mikäli värejä hyväksytään tavaramerkiksi, värivalikoima kuluu pian loppuun. Joitakin värejä käytetään yleisesti joillakin aloilla. Eri värit ovat erilaisia vetovoimaisuuden ja tehokkuuden suhteen verrattuna toisiinsa, minkä vuoksi kilpailijoiden on vaikea löytää korvaavia vaihtoehtoja. Edelleen on katsottu, että mikäli väri on olennainen tavaran käyttämiselle, käyttötarkoitukselle tai se vaikuttaa tavaran hintaan tai laatuun ja tällaisen tavaramerkin käyttäminen asettaisi kilpailijan merkittävästi huonompaan asemaan, tavaramerkkisuojaa ei voida myöntää. Tällöin merkki tulee pitää kilpailulle vapaana. Yleensä on katsottu, että rekisteröiminen voi tapahtua vain poikkeustapauksessa, esimerkiksi kun väri on epätavallinen kysymyksessä olevien tavaroiden tunnusmerkkinä, esim musta pesuaineille. Muiden alalla toimivien kannalta tulee sallia vapaus valita haluamiaan värejä tuotteilleen ja pakkauksilleen. (Oikeuskirjallisuus: Jukka Palm mt s. 66 ss, Johanna Salomäki mt s. 15. Oikeuskäytäntö: Qualitex Co. v. Jakobson Products Co, Inc 514 U.S. 159, 115 S. Ct.1300)

Edellä mainitun perusteella käräjäoikeus katsoo, että kantajan käyttämän VCI-kalvon väri keltainen ei voi saada tavaramerkkioikeudellista suojaa ottaen huomioon, että kysymys on yhdestä pääväristä, keltaisesta, jota käytetään ilmaisemaan siihen pakatun tuotteen käyttötarkoitusta. Kilpailun vapauden takaamiseksi eri valmistajien kesken markkinoilla keltaisen värin on oltava kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä, koska muutoin heidän liiketoimintaansa rajoitetaan ja heidät asetetaan huonompaan asemaan.

4. Yhteenveto

Edellä mainituilla perusteilla käräjäoikeus katsoo, että kantajan VCI-kalvojen keltainen väri ei ole erottamiskykyinen eikä se ole vakiintunut ilmaisemaan tavaran kaupallista alkuperää. Lisäksi värin keltainen hyväksyminen kantajan VCI-kalvoille rajoittaisi muiden alalla toimivien liiketoimintaa ja voisi johtaa siihen, että kantajalla olisi yksinoikeus valmistaa ja markkinoida tietylle tuotetyypille, ferrolle, tarkoitettuja korroosionestokalvoja.

5. Oikeudenkäyntikulut

Vastaajat ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujen korvaamista arvonlisäveroineen. Kun vastaajat ovat yhtiöitä, arvonlisävero ei ole yhtiöille kuluerä. Muutoin kantaja ei ole määrältään kiistänyt vastaajien oikeudenkäyntikuluvaatimusta ja sitä on pidettävä kohtuullisena.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kantaja Northern Technologies International Corporation velvoitetaan korvaamaan vastaajien Ab Rani Plast Oy:n, TKA-Yhtymä Oy:n, Mercamer Oy:n ja Mercasystems Oy:n yhteiset oikeudenkäyntikulut 57.053,28 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä.

Asian jatkokäsittely

Asiassa on ratkaistu välituomiolla, nauttiiko kantajan valmistamien ja myymien korroosionestokalvojen (VCI-kalvot) yhteydessä käytetty keltainen väri Suomessa suojaa vakiintuneena tavaramerkkinä. Kun vaatimus on hylätty, asian enempi käsittely on tarpeetonta.

Siltä osin kuin kanne koskee rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä asia on 20.2.2004 annetulla käräjäoikeuden päätöksellä jätetty lepäämään. Tältä osin asian käsittelyä jatketaan, kun rekisteröinnin pätevyyttä koskeva asia on lopullisesti ratkaistu.

Turvaamistoimenpiteen voimassaolo

Kaksi 25.7.2003 annettua turvaamistointa (Helsingin käräjäoikeuden päätökset n:o 21145 ja 21149) perustuvat rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin. Tämän vuoksi turvaamistoimeen nähden pääasia on edelleen vireillä ja turvaamistointen voimassa olosta annetaan lausunto siinä vaiheessa, kun asia ratkaistaan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin pätevyyden tultua lopullisesti ratkaistuksi.

Lars Holmqvist: Varumärkens särskiljningsförmäga, s 114-122, Stockholm 1999
Harri Salmi- Petteri Häkkänen - Rainer Oesch - Marja Tommila: Tavaramerkki s. 27, 43, 195, Helsinki 2001
Lauri Drockila: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta s. 212 - 218, Vammala 1986
Jukka Palm: Tavaramerkki, kilpailuja alkuperä s. 66 ss, Jyväskylä 2002
Johanna Salomäki: Nya typer av varumärken s. 15, 37, Stockholm 2003

Oikeuskäytäntö

EY-tuomioistuin

Libertel Groep 6.6.2003 (C-104/1) Heidelberger Bauchemie 24.6.2004 (C-49/02)
OJ OHIM
R 4/1999
R169/1998-3
R5/1999-3
R110/1999-3
R 342/1999-2
R 379/1999-1
R11/2000

Muut ratkaisut

Qualitex Co. v. Jakobson Products Co, Inc 514 U.S. 159, 115 S. Ct.1300.

Todistelu

Kirjalliset todisteet

Kantaja
1) Zerustin markkinointimateriaali
2) Tavaramerkin rekisteröintitiedot
3) Kaksi turvaamistointa koskevaa päätöstä
4) Tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä laadittuja tunnettuisuusselvityksiä Suomen osalta
5) Valokuvamateriaalia Rani Plastin loukkaavasta tuotteesta
6) B:n ja A:n lausunto
7) TKA-Yhtymän markkinointimateriaalia
8) Mercasystemsin markkinointimateriaali
9) Tavaramerkkiasiamies O:n lausunto
10) Vertailevaa materiaalia NTIC:n ja Rani Plastin loukkaavasta tuotteesta
11) A:n lausunto vakiinnuttamisesta
12) Kalvopakkaus Oy:n valmistusluettelot 1996-2004
13) Korroosioyhdistys ry:n kirjeenvaihtoa
14) Metso Paper Oy:n, KCI Konecranes/Crane Parts Centerin, Metso Paper Oy Järvenpään ja CLO Logistiikka Oy:n kirjalliset lausumat
15) Valokuvia Zerust Oy:n messuosallistumisista
16) Zerust Oy:n VCI-tuotteiden markkinointiaineistoa 1992-2003
17) Valokuvia Zerust Oy:n asiakaslahjoista
18) Luentorunkoja Suomen Korroosioyhdistyksen 16.3.1994 ja FINNCORR -95 tapahtumassa pidetyistä luennoista
19) Pakkaus-lehden artikkeleita
20) Professori R:n lausunto
21) Kaksi näytekappaletta tuotteista
22) Consent judgement and Order of the United States District Court 4.3.2005
23) Sovintosopimus 23.2.2005 Northern Technologies Intemational Corporationin ja Cortec Corporationin välillä
24) S:n 27.5.2005 päivätty kirjallinen lausuma
25) T:n/Lillbacka Oyj 23.9.2005 päivätty lausuma
26) U:n/Wärtsilä Oyj 21.9.2005 päivätty lausuma
27) District Court Northern District Court of Ohion vahvistama sovintosopimus Northern Technologies International Corporation ja SKS Industries, Inc:n sekä Royco Packaking, Inc:n välillä
28) Sovintosopimus Northern Technologies Intemational Corporationin ja Cromwell-Phoenix, Inc:n välillä
29) District Court Northern District Court of Ohion vahvistama sovintosopimus Northern Technologies International Corporationin ja Unisource Worldwide Inc:n sekä d/b/a Fleetwood Paper Co:n välillä
30) Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH:n VCI tuotantojohtajan 31.7.2003 päivätty lausuma
31) Branopac GmbH.n 5.8.2003 päivätty lausuma
32) Excor GmbH:n 28.7.2003 päivätty lausuma
33) V:n 30.4.2004 päivätty lausuma
34) Derek Lambert Ltd:n 31.7.2003 päivätty lausuma
35) X:n/puolustusvoimat, merivoimien esikunta kirjallinen lausunto 11.11.2004
36) Tuloste Cortec Oy:n kotisivuilta 6.10.2005
37) Tuloste Active Pack International Inc.:n kotisivuilta 10.10.2005

Vastaajat

1) F:n (Fentraco Ky) lausunto 18.8.2004
2) Kuvia kantajan tuotteita
3) Kuvia Cortecin tuotteista
4) Kuva Active Pakin tuotteesta
5) Zerustin ja Cortecin esite
6) Ote Cromwell-Phoenix Inc:in ja kantajan verkkosivuilta 2.9.2004
7) Y:n & kumpp. lausunto 25.8.2004
8) Z:n ja P:n lausunto 24.8.2004
9) H:n (Ab Rani Plast Oy) lausunto 24.8.2004
10) Å:n (Drycolor Oy) tarjous 9.11.1982
11) I:n (Mercamer Oy) lausunto 26.8.2004
12) G:n (C.J.Krogius Oy) lausunto 16.8.2004
13) J:n (Nokia Capacitors Oy) lausunto 13.8.2004
14) D:n (Mercamer Oy) lausunto 26.8.2004
15) Ä:n (Mercamer Oy) lausunto 26.8.2004
16) Ö:n (Pohjoismaiden monituote Oy) lausunto 24.8.2004
17) K:n (ABB Oy Bau Drives) lausunto 23.8.2004
18) AA:n (Mercasystems Oy) lausunto 30.8.2004
19) BB:n (Clariant Finland Oy) lausunto 24.8.2004
20) CC:n (Puulämpö Suomi Oy) lausunto 20.8.2004
21) L:n (Nextron Oy) lausunto 13.8.2004
22) DD:n (Vimelco Pakkaus Oy) lausunto 30.8.2004
23) EE:n (Octomeca Oy) lausunto 27.8.2004, JJ:n (Metso Automation Oy) lausunto 26.8.2004, FF:n (Devipack Oy) lausunto 26.8.2004, KK:n (Kuisma Oy) lausunto 28.10.2003 ja GG:n (Levyoja Oy) lausunto 30.8.2004
24) HH:n (Metso Valve Manufacturing Oy) lausunto 26.8.2004
25) II:n (Borealis A/S) lausunto 24.11.2003
26) Kuvia Raniplastin tuotteista
27) Raniplastin käyntikortteja ja asiakirjoja
28) Ote Metpro Ltd:n kotisivuilta
29) Jacques Gerard Quilbord de Luzinaisin todistus 29.10.2003
30) Ote Branopack GmbH:n Internet-sivuilta 10.10.2005
31) Ote itävaltalaisen Gigant Ges.mbH:n Internet-sivuilta 10.10.2005

Henkilötodistelu

Kantaja
1) Kuultava toimitusjohtaja A, Zerust Oy:n toimitusjohtaja, ollut aikaisemmin Plus-Trading Oy:n ja Vimelco Oy:n palveluksessa
2) B, Zerust Oy, Zerust Oy:n palveluksessa, ollut aikaisemmin Plus-Trading Oy:n ja Vimelco Oy:n palveluksessa
3) LL, CLO-Logistics Oy
4) N, Metso Paper Oy
5) C, Sandvik-Tamrock Oy
6) E, FB-Systems Oy, FB- Systems Oy; puu- ja vanerilaatikoiden valmistus
7) O, toimii tavaramerkkiasiamiehenä Oy Jalo Ant-Vuorinen Ab:ssä

Vastaaja
1) Y todistelutarkoituksessa, vastaaja Ab Rani Plast Oy:n toimitusjohtaja
2) D todistelutarkoituksessa, Mercamer Oy:n toimitusjohtaja
3) F, vuodesta 1982 vuoteen 1987 toiminut Partekin edustajana Singaporessa, vuonna 1987 nimitetty Singaporeen Suomen kaupalliseksi edustajaksi ja toiminut tehtävässä vuoteen 1994 saakka, vuodesta 1996 vuoteen 1998 toiminut Suomessa yrittäjänä, nykyään toimii Magna International:n tuotteiden edustajana Euroopan alueella
4) I, Mercamer Oy:n palveluksessa
5) G, oma yritys, konsultoi asiakkaita löytämään oikeita tuotteita
6) J, Nokia Capacitors Oy
7) K, 90 lukien ABB Strömberfg Oy
8) L, Nextron Oy:n aik. Nokian palveluksessa
9) P, toimii Rani Plastilla ostojohtajana
10) H, toiminut Rani Plastilla myyntipäällikkönä vuoden 1982 ja kevään 2005 välisen ajan

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:
käräjätuomari Riitta Wirilander, puheenjohtaja
käräjätuomari Ari Wiren
käräjätuomari Ville Parkkari

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO 8.2.2007

Valitus

Northern Technologies International Corporation (jäljempänä kantaja) on vaatinut, että käräjäoikeuden välituomio kumotaan ja kantajan kanne hyväksytään siltä osin kuin siinä on vaadittu vahvistettavaksi, että kantajalla on tavaramerkin vakiintumisen seurauksena yksioikeus käyttää keltaista väriä tiettyjen korroosionestotuotteiden eli VCI-kalvojen yhteydessä, että Ab Rani Plast Oy, TKA-Yhtymä Oy, Mercamer Oy ja Mercasystems Oy (jäljempänä yhdessä vastaajat) ovat loukanneet kyseistä tavaramerkkiä, ja että vastaajia kielletään jatkamasta tai toistamasta kantajan vakiintuneen tavaramerkin loukkausta. Kantaja on lisäksi vaatinut, että Helsingin käräjäoikeuden 20.2.2004 antama päätös asian osittaisesta lepäämään jättämisestä poistetaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen asian ratkaisemiseksi tai että asia ratkaistaan kaikilta osin hovioikeudessa. Kantaja on vielä vaatinut, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 240.008 eurolla ja hovioikeudessa pääasian osalta 29.356,83 eurolla ja turvaamistoimiasian osalta 4.686,23 eurolla, kaikki määrät korkoineen. Kantaja on myös vaatinut, että hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn.

Kantaja on käyttänyt keltaista väriä valmistamiensa ja markkinoimiensa korroosionestotuotteiden eli VCI-kalvojen tavaramerkkinä yhtäjaksoisesti ja johdonmukaisesti kymmeniä vuosia. Saatuaan tiedon tavaramerkkinsä loukkauksesta se on aina viivytyksettä puuttunut loukkaukseen kaikin käytettävissään olevin oikeudellisin keinoin. Kantajan tavaramerkki oli tullut Suomessa hyvin vakiintuneeksi ja erottamiskykyiseksi. Asiakkaat yhdistävät keltaiset VCI-kalvot vain kantajaan. Vastaajat eivät olleet käräjäoikeudessa väittäneet, ettei kantajan tavaramerkki ollut Suomessa vakiintunut. Asiassa oli riidatonta, että vastaajat olivat Suomessa käyttäneet keltaista väriä VCI-kalvoissa ilman kantajan suostumusta.

Asian käsittelyä ei tullut keskeyttää Ab Rani Plast Oy:n ja Mercamer Oy:n kantajan rekisteröimää yhteisön tavaramerkkiä vastaan aloittaman mitätöintiprosessin ajaksi. Mitätöintiprosessi on puhtaasti hallinnollinen ja vastaa lähinnä tavaramerkkilain mukaista väiteprosessia. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti oli perustunut erottamiskyvyn saavuttamiseen käytön kautta useissa Euroopan maissa, muiden muassa Suomessa. Rekisteröinnin seurauksena näyttötaakka siitä, ettei tavaramerkki ollut Suomessa vakiintunut, oli vastaajilla, jotka eivät olleet esittäneet näyttöä vakiintumisen puuttumisesta tai edes vedonneet tavaramerkkioikeuden menettämiseen. Keltaisen värin käyttämistä VCI-kalvoissa ei ollut syytä sallia kilpailijoille teknisiin tai vastaaviin seikkoihin vedoten, eikä keltaisen värin käyttämisessä ollut kyse minkäänlaisesta yleisesti käytössä olevasta edes epävirallisesta standardista tai koodista, jolla ilmaistiin tuotteen ominaisuuksia. VCI-kalvoilla ei ole luontaista väriä, vaan ne ovat läpinäkyviä ilman väriaineen lisäämistä. Keltaisella värillä ei ollut vapaanapidon tarvetta tarkkaan yksilöityjen erikoistuotteiden suhteen. Tavaramerkki voitiin määritellä riittävän yksilöidysti pelkällä sanalla "keltainen", eikä sen sävyllä tai tietyllä luonnollisella variaatiolla valmiissa tuotteissa ollut merkitystä. Väri voi käytön kautta saavuttaa erottamiskyvyn ja vakiintua tavaramerkiksi kilpailuoikeudellisten seikkojen rajoittamatta. Käyttämällä omissa vastaavissa tuotteissaan keltaista väriä vastaajat olivat luvatta ja epäasiallisesti hyödyntäneet kantajan vakiintuneen tavaramerkin mainetta ja erottamiskykyä. Vastaajat eivät olleet väittäneet, että kantaja olisi käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaa VCI-kalvojen markkinoilla.

Viivästyksen välttämiseksi hovioikeuden tulee käsitellä kanne molempien kanneperusteiden osalta, koska vastaajat ovat saaneet esittää kaikki perusteensa kanteen kiistämiseen. Kiistämisperusteet ovat molempien kanneperusteiden osalta pääosin samat.

Kantaja on vedonnut Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (yhteisön tavaramerkkivirasto) 3.5.2005 antamaan päätökseen asiassa 512 C.

Vastaus

Ab Rani Plast Oy, TKA-Yhtymä Oy, Mercamer Oy ja Mercasystems Oy ovat yhteisessä vastauskirjelmässään kiistäneet muutosvaatimukset ja vaatineet, että Northern Technologies International Corporation velvoitetaan korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut hovioikeuden osalta 11.852,15 eurolla korkoineen.

Vaatimus käräjäoikeuden 20.2.2004 antaman lepäämäänjättämispäätöksen poistamisesta on lakiin perustumaton. Päätökseen ei voi erikseen hakea muutosta, eikä valituksenalaisella päätöksellä ole ratkaistu lepäämään jätettyä osaa asiasta. Siltä osin kuin kantajan kanne on perustunut sen rekisteröimään yhteisön tavaramerkkiin asiassa tuli odottaa yhteisön tavaramerkkiviraston lopullista ratkaisua rekisteröinnin mitätöimisasiassa.

Lukuisat tahot ovat käyttäneet keltaista väriä VCI-kalvoissa koko sen ajan, kun tuotetyyppi on ollut olemassa. Kantajalle ei siten ollut voinut syntyä tavaramerkkioikeutta vakiintumisen kautta. Kantaja tai sen suomalainen yhteistyökumppani ei ollut ensimmäinen keltaisen värin käyttäjä VCI-kalvoissa. Keltainen väri ei ollut vakiintunut kantajan tavaramerkiksi sen markkinaosuuden perusteella. Kantajan vaatima yksinoikeus ei missään tapauksessa voinut ulottua kaikkiin värisävyihin, jotka silmämääräisesti voidaan mieltää keltaisiksi. Kantaja oli käyttänyt VCI-kalvoissaan eri värejä koodeina osoittamassa niiden ominaisuuksia eli käyttötarkoitusta, eikä se ollut alusta asti puolustanut oikeuttaan keltaiseen väriin. Asiassa ei ollut perustetta varata yksi pääväri, keltainen, yksinoikeudella yhdelle alan toimijalle, vaan alan muilla toimijoilla oli keltaiseen väriin nähden vapaanapitointressi, jota tuli suojata.

Hovioikeuden ratkaisu

Päätös 20.2.2004

Käräjäoikeus on liitteenä 1 olevalla päätöksellään 20.2.2004 jättänyt kantajan kanteen lepäämään siltä osin kuin kantajan vaatimus on perustunut yhteisön tavaramerkkiin. Kantaja on valituksessaan katsonut, että kanne olisi lepäämään jätetyiltä osin tullut käsitellä yhdessä välituomiolla 15.11.2005 ratkaistun kanteen osan kanssa. Kanteen molemmat osat olisi tullut käsitellä yhdessä ilman lepäämään jättämistä.

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden lepäämäänjättämispäätöksen 20.2.2004 perustelut ja lopputuloksen. Tämän vuoksi päätöstä ei muuteta ja välituomiota 15.11.2005 koskeva valitus on tutkittu erikseen hovioikeudessa.

Välituomiota 15.11.2005 koskeva käsittelyratkaisu

Kantaja on valituksessaan pyytänyt pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa sillä perusteella, että käräjäoikeus oli arvioinut todistelun olennaisilta osin virheellisesti. Kantaja ei ole väittänyt, että kenenkään käräjäoikeudessa kuullun henkilön kertomus olisi kirjattu käräjäoikeuden tuomioon puutteellisesti tai väärin ja että jonkun henkilön kuuleminen olisi tästä syystä tarpeen. Vastaajat ovat vastauksessaan pitäneet pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa tarpeettomana muun muassa sillä perusteella, että keltaisen värin mahdollinen vapaanapitotarve on oikeudellinen kysymys, jonka arvioimiseksi ei ole tarpeen ottaa vastaan suullista todistelua. Hovioikeus katsoo, ettei käräjäoikeudessa kuultuja henkilöitä uudelleen kuulemalla ole saatavissa nyt kysymyksessä olevan asian ratkaisemiseen vaikuttavaa selvitystä. Tämän vuoksi ja koska asiassa kysymys on pääosin riidattomien tai kirjallisista todisteista ilmenevien seikkojen arvioinnista, hovioikeus hylkää pyynnön pääkäsittelyn toimittamisesta oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla selvästi tarpeettomana.

Pääasian perustelut välituomion 15.11.2005 osalta

Kantaja on ilmoittanut, että se omistaa osan VCI-muovikalvoja Suomessa valmistavasta ja markkinoivasta Zerust Oy:stä ja että Zerust Oy on edellä mainitun toimintansa osalta kantajan edustaja Suomessa. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 artiklan 15(3) mukaan yhteisön tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön. Koska Zerust Oy:n toimiminen kantajan edustajana on riidatonta, tavaramerkin käyttämisen Suomessa on katsottava tapahtuneen kantajan ennakolta antaman suostumuksen nojalla. Kun Zerust Oy valmistaa ja markkinoi VCI-kalvoja Suomessa tiettyä tavaramerkkiä käyttäen, käyttö tapahtuu siten tavaramerkin mahdollista vakiintumista ajatellen kantajan hyväksi.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 artiklan 4 mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Mainituissa säännöksissä tarkoitettua tuotteen yksilöimistä eli erottamista muista tuotteista voidaan pitää tavaramerkin tärkeimpänä funktiona. Sinänsä ei ole estettä sille, että tietty väri voi vakiinnuttamisella saavuttaa erottamiskyvyn. Merkitystä ei tuolloin voida katsoa olevan sillä, onko väri pääväri vai jokin sekoitettu väri. Vakiinnuttamisen seurauksena yksinoikeus saadaan juuri siihen väriin, joka on tullut asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnetuksi kyseisen valmistajan tavaroiden erityisenä tunnusmerkkinä.

Valituksenalaisessa asiassa on esitetty runsaasti todistelua muun muassa siitä, kuinka laajasti Zerust Oy ja muut alalla toimivat ovat käyttäneet keltaista väriä korroosionestossa käytettävissä VCI-kalvoissa, ja siitä, ovatko asianomaiset elinkeino- ja kuluttajapiirit yhdistäneet mainituissa tuotteissa käytetyn keltaisen värin nimenomaan Zerust Oy:n toimittamiin VCI-kalvoihin vai kalvojen korroosiolta suojaavaan ominaisuuteen. Asiassa esitetty näyttö on osin ristiriitaista. Kantaja on valituksessaan ilmoittanut, että Zerust Oy on itse jossain määrin käyttänyt eri värejä eri tuotteiden yhteydessä. Asiassa on esitetty kirjallisina todisteina kuvia ja näytteitä Zerust Oy:n tuotteista sekä Zerust Oy:n esitteitä ja muuta markkinointimateriaalia. Todisteista on havaittavissa, että useissa tuotteissa on painettuna sana Zerust varustettuna tavaramerkkiä tarkoittavalla tunnuksella. Myös Zerust Oy:n esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa tavaramerkki Zerust on jatkuvasti tuotu erittäin näkyvästi esille. Euroopan yhteisön tuomioistuin ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat ratkaisukäytännössään katsoneet (esimerkiksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu 29.4.2004 yhdistetyissä asioissa C-456/01 P ja C-457/01 P), että kuluttajat eivät välttämättä miellä esimerkiksi tuotteen väriä tavaramerkiksi samalla tavalla kuin tuotteen yhteydessä käytettyä sana- tai kuviomerkkiä.

Zerust Oy:n esitteissä ja Zerust News -asiakaslehdessä on esitelty yhtiön erilaisia tuotteita värikoodeilla varustettuina. Markkinointimateriaalissa todetaan muun muassa, että "ZERUST® järjestelmä sisältää erilaisia korroosionestoyhdisteitä jotka ovat yhteensopivia eri metallien ja niiden seoksien kemiallisten ominaisuuksien kanssa". Värikoodien esittelyn mukaan tuotteista keltaiset ("Ferrous") sopivat muun muassa raudalle, siniset ("Non Ferrous") muun muassa alumiinille ja kuparille, vihreät ("Multimetalli") aikaisemmin mainittujen metallien yhdistelmille ja hopeanväriset ("Hopea") muun muassa hopealle. Zerust Oy:n markkinointimateriaalin antama yleisvaikutelma on, että yhtiö ei ole käyttänyt keltaista väriä tai muitakaan värejä varsinaisena tavaramerkkinä vaan lähinnä helpottamaan Zerust Oy:n omien erilaisten tuotteiden erottamista toisistaan. Tätä käsitystä tukee se useissa kirjallisina todisteina esitetyissä lausunnoissa mainittu seikka, että VCI-kalvon väri voi ilmaista tuotteen ominaisuuden, mutta ei sen valmistajaa. Asiassa on riidatonta, että VCI-muovikalvot ovat värittömiä ja siis täysin läpinäkyviä, ellei niihin erikseen lisätä väriaineita valmistusprosessin aikana. Siitä huolimatta värilliset muovituotteet ovat niin tavanomaisia, ettei tuotteen ostajan tai käyttäjän edes kysymyksessä olevalla hyvin erikoistuneella alalla voida olettaa pitävän muovituotteen väriä itsessään tavaramerkkinä. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, ettei keltaisen värin käyttäminen Suomessa tietyissä VCI-kalvoissa ole ollut värin tavaramerkinomaista käyttöä, joka olisi voinut johtaa värin vakiintumiseen Suomessa tiettyjen tuotteiden merkiksi, jonka avulla Zerust Oy:n liikkeeseen laskemat tavarat voitaisiin erottaa toisten tavaroista. Kantajalla ei siten ole katsottava olevan Suomessa vakiintumisen perusteella yksinoikeutta käyttää keltaista väriä tiettyjen korroosionestotuotteiden yhteydessä.

Edellä on todettu periaatteessa mahdolliseksi saada vakiinnuttamisella yksinoikeus mihin tahansa väriin. Jutun lopputulos huomioon ottaen asiassa ei siten ole tarvetta lausua markkinoiden vapaanapitotarpeesta tai kilpailuoikeudellisista intresseistä.

Oikeudenkäyntikulut
Kantaja on hävinnyt asian ja kantaja on siten oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan velvollinen korvaamaan kaikki vastaajien tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaajien oikeudenkäyntikuluja koskevaa vaatimusta on asian laatuun ja laajuuteen nähden pidettävä kohtuullisena. Ab Rani Plast Oy:llä, TKA-Yhtymä Oy:llä, Mercamer Oy:llä ja Mercasystems Oy:llä on oikeus vähentää arvonlisäverotuksessa asianajopalkkiosta suoritettava arvonlisävero. Sen vuoksi Northern Technologies International Corporation ei ole velvollinen korvaamaan vastaajille niiden oikeudenkäyntikuluihin sisällytettyä arvonlisäveroa.

Mainituilla ja muuten käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden päätöstä 20.2.2004 ja välituomion 15.11.2005 lopputulosta ei muuteta.

Northern Technologies International Corporation velvoitetaan suorittamaan Ab Rani Plast Oy:lle, TKA-Yhtymä Oy:lle, Mercamer Oy:lle ja Mercasystems Oy:lle yhteisenä korvauksena oikeudenkäyntikuluista 9.714,88 euroa. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

Ab Rani Plast Oy:n, TKA-Yhtymä Oy:n, Mercamer Oy:n ja Mercasystems Oy:n yhteinen oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään arvonlisäveron osalta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
hovioikeudenneuvos Matti Rintala
hovioikeudenneuvos Antti Miettinen
hovioikeudenneuvos Petri Leskinen

Esittelijä:
viskaali Risto Niemiluoto

Lainvoimaisuustiedot:
Korkeimman oikeuden ratkaisu 04.02.2008 : Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.