21.3.2007

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 18.8.2005

Kantaja
PIB Personnel Oy

Vastaaja
Personel Henkilöstöpalvelut Oy

Asia
Toiminimeä koskeva riita ym.

Vireille 1.6.2004

Kanne PIB Personnel Oy on vaatinut, että käräjäoikeus

kumoaa Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminimen "Personel Henkilöstöpalvelut Oy" 6.2.2004 suoritetun rekisteröinnin,

kieltää Personel Henkilöstöpalvelut Oy:tä käyttämästä toiminimeä "Personel Henkilöstöpalvelut Oy", tai

toissijaisesti määrää, että vastaajan toiminimeä "Personel Henkilöstöpalvelut Oy" saa käyttää vain erityisellä tavalla siten, että toiminimi ei aiheuta sekaannusvaaraa kantajan tavaramerkkeihin,

julistaa mitättömäksi vastaajalle rekisteröidyn "Personel Henkilöstöpalvelut" -tavaramerkin rekisteröinnin ja kieltää Personel Henkilöstöpalvelut Oy:tä käyttämästä rekisteröimätöntä "Personel" -tavaramerkkiä,

velvoittaa Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n suorittamaan PIB Personnel Oylle vahingonkorvausta 20.000 euroa laillisine viivästyskorkoineen,

velvoittaa Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n suorittamaan PIB Personnel Oy:lle tavaramerkin loukkauksen aiheuttaneesta teosta saamansa voiton 282.960 euroa laillisine viivästyskorkoineen,

määrää tunnusmerkeillä "Personel Henkilöstöpalvelut" ja "Personel" varustetut tuotteet, esitteet, mainoslehtiset ja liikeasiakirjat muutettaviksi tai vaihtoehtoisesti hävitettäviksi ja

kieltää Personel Henkilöstöpalvelut Oy:tä käyttämästä verkkotunnusta "personel.fi".

Lisäksi PIB Personnel Oy on vaatinut, että Personel Henkilöstöpalvelut Oy velvoitetaan korvaamaan PIB Personnel Oy:n oikeudenkäyntikulut 23.680 eurolla korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Kanteen perusteet

Yleistä

Kantajan tunnusmerkeistä

PIB Personnel Oy oli vuonna 1985 perustettu yhtiö, joka harjoitti erityisesti yritysten henkilöstöhallintoon liittyvää konsultointia liittyen muun muassa työvoiman hakuprosesseihin ja psykologisiin testeihin.

PIB Personnel Oy oli 16.5.1985 rekisteröity kaupparekisteriin toiminimellä "PIB Personnel Investment for Business Oy". Yhtiön toiminimi oli muutettu 23.3.1999 siten, että yhtiön toiminimi oli sanotusta päivästä lähtien ollut PIB Personnel Oy. Yhtiön kanssa samaan yhtiöryhmään kuului myös PIB Personnel Turku Oy.

Yhtiö oli 19.5.1998 alkaneella etuoikeudella hakenut tavaramerkkiä "PERSONNEL". Tavaramerkki oli merkitty rekisteriin 15.7.1999 rekisterinumerolla 214706. Tavaramerkki oli rekisteröity luokassa 35 ja tavaramerkin palveluluettelona oli "henkilöstöhallinnon palvelut". Tavaramerkki oli yhdistelmämerkki, joka muodostui sanasta "PERSONNEL" yhdistettynä erityiseen esitystapaan. Tavaramerkki oli rekisteröity siten, että se kattoi kaikki värit. Käytännössä PIB Personnel Oy:n tavaramerkissään käyttämä väri, silloin kun värillinen esitystapa oli mahdollinen, oli puna-valkoinen.

Lisäksi yhtiö oli rekisteröinyt toisen tavaramerkin, johon sisältyi myös sana "PERSONNEL" ja sen lisäksi pienemmällä fontilla teksti "PSYCHOLOGICAL AND MANAGEMENT CONSULTING GROUP". Myös tämän merkin etuoikeus oli alkanut 19.5.1998 ja tavaramerkki oli rekisteröity 15.7.1999 rekisterinumerolla 214707.

PIB Personnel Oy:n ensin mainittuun tavaramerkkiin liittyi erottamislausuma, jonka mukaan tavaramerkki ei tuottanut yksinoikeutta sanaan "PERSONNEL". Myös toiseen tavaramerkkiin liittyi erottamislausuma, jonka mukaan rekisteröinti ei tuottanut oikeutta merkin tekstiin.

PIB Personnel Oy:n tavaramerkin vakiintuminen

Edellä mainitut tavaramerkit, etenkin tavaramerkki PERSONNEL, olivat kuitenkin vahvasti vakiintuneet siten, että termi "PERSONNEL" oli asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä tullut yleisesti tunnetuksi PIB Personnel Oy:n palveluiden tunnuksena.Vakiintumisen myötä myös erottamislausuma oli menettänyt merkitystään, sillä termi "PERSONNEL" yhdistettiin erittäin vahvasti ja vakiintuneesti nimenomaan PIB Personnel Oy:n harjoittamaan liiketoimintaan.

Tavaramerkin vakiintuminen kävi ilmi muun muassa seuraavista seikoista. Erittäin mittava ilmoittelu Helsingin Sanomissa.

Kantajayhtiö oli ilmoitellut toimialan kannalta tärkeimmässä painetussa mediassa eli Helsingin Sanomissa noin viidentoista vuoden ajan siten, että näkyvyys sanotussa lehdessä oli ollut erittäin suuri. Ilmoitteluun sijoitettu rahamäärä liikkui sadoissa tuhansissa euroissa. Kantaja oli vuosikausien ajan ollut Helsingin Sanomien suurasiakas.

Ilmoittelu muussa painetussa mediassa

Kantaja oli ilmoitellut mittavassa määrin myös muissa painetuissa medioissa jo vuosien ajan. Merkittävimmistä medioista voitiin mainita esimerkiksi Kauppalehti, Tekniikka - Talous, Talouselämä ja Taloussanomat. Lisäksi ilmoituksia oli ollut Helsingin Sanomien lisäksi lukuisissa muissa sanomalehdissä (muun muassa Hufvudstadsbladet, Savon Sanomat).

Keltaiset sivut

Yhtiö oli yli viidentoista vuoden ajan ollut näkyvästi esillä puhelinluetteloiden keltaisilla sivuilla.

Ilmoittelu sähköisessä mediassa

Kantajayhtiö oli jo vuosien ajan ollut näkyvästi esillä Internetin yhdellä tärkeimmistä ja käytetyimmistä työpaikkojen hakusivustoista www.oikotie.fi, jonka omisti Sanoma Osakeyhtiö/Helsingin Sanomat. Myös tähän näkyvyyteen sijoitetut rahamäärät olivat olleet erittäin merkittävät eli noin 30.000 euroa vuodessa. Kantajayhtiö mainittiin myös www.oikotie.fi -portaalin omassa mainonnassa Suomen tunnetuimpien yritysten ja tärkeimpien työntarjoajien joukossa. Lisäksi yhtiö oli ilmoitellut Helsingin Sanomien verkkojulkaisussa.

Yrityskuvatutkimus

Kantajayhtiö oli ollut mukana Taloustieto Oy:n yrityskuvatutkimuksissa vuosilta 2002 ja 2003. Tässä TEP -yrityskuvatutkimuksessa työelämän päättäjät (TEP) arvioivat suomalaisia suuryrityksiä ja niiden ominaisuuksia. Personnel-Yhtiöt oli ollut toimialallaan toiseksi tai kolmanneksi eniten mainintoja kerännyt yhtiö Suomessa. Yhtiö oli siten erittäin hyvin tunnettu yritysmaailman päättäjien keskuudessa.

Kantajan tavaramerkki muodosti vakiintuneen kokonaisuuden, jolloin ei voitu yksiselitteisesti erotella merkiltä tiettyjä ominaisuuksia, joita vakiintuminen koski ja toisia, joita se ei koskenut. Tavaramerkkiin sen hakemisen ajankohtana vuonna 1998 liitetty erottamislausuma oli liittynyt sen hetkiseen tilanteeseen, eikä sanottua erottamislausumaa enää voinut pitää pätevänä, kun vakiintumisesta oli esitetty selkeä näyttö.

Kantajan tunnusmerkki oli Suomessa laajalti tunnettu. Vastaajan tunnusmerkkien käyttäminen merkitsisi joka tapauksessa kantajan merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ja olisi haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Kantajan vakiintunutta tavaramerkkiä oli loukattu, koska vastaaja käytti termiä "personel" sekä toiminimensä iskuosana että tavaramerkkiensä lähes ainoana tai ainakin keskeisenä osana. Kysymys oli siten tunnusmerkkien sekoitettavuuden kokonaisarvioinnista, jossa vakiintunut merkki nautti vahvempaa tunnusmerkkioikeudellista suojaa kuin vakiintumaton merkki.

Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n tunnusmerkeistä

Vastaaja Personel Henkilöstöpalvelut Oy oli perustettu elokuussa 1997 ja yhtiö oli merkitty kaupparekisteriin 26.3.1998. Yhtiön rekisteröity toiminimi oli 5.2.2004 saakka ollut Rakennusapu Hiltunen Oy. Yhtiön toimialana oli mainittuun päivään asti ollut erilaiset rakennusalan palvelut, minkä lisäksi yhtiön töimialassa oli todettu, että yhtiö voi vuokrata työntekijöitä eri aloille.
Vastaajan toiminimi oli muutettu "Personel Henkilöstöpalvelut Oy":ksi siten, että muutos oli rekisteröity kaupparekisteriin 6.2.2004. Samalla yhtiölle oli rekisteröity uusi toimiala. Yhtiön toimialana oli
kaupparekisterin merkintöjen mukaan 6.2.2004 lähtien ollut "vuokrata työntekijöitään yrityksille eri tehtäviin. Yhtiö saa omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja asunto-osakkeita." Tosiasiallisesti vastaajayhtiön toimiala oli kuitenkin huomattavasti tätä laajempi.

Personel Henkilöstöpalvelut Oy käytti muun muassa Internet-sivujensa tunnusmerkkinä punaista suorakaidetta, johon oli valkoisella kirjoitettu sanat "personel" ja "HENKILÖSTÖPALVELUT".

Vastaajayhtiö oli 19.4.2004 Patentti- ja rekisterihallitukselle jättämillään kahdella hakemuksella hakenut edellä tarkoitetun logon kaltaisten tavaramerkkien "Personel + suorakaide" ja "Personel Henkilöstöpalvelut + suorakaide" rekisteröintiä yhdistelmämerkkeinä. Tavaramerkkejä oli haettu luokissa 35, 37 ja 41 (luokassa 35 muun muassa liikkeenjohto, yrityshallinto, työvoimapalvelut, työvoiman välitys, työvoiman vuokraus, rekrytointi, henkilöstöhallinto ja näihin liittyvät konsultointipalvelut). Personel Herkilöstöpalvelut -tavaramerkki oli sittemmin rekisteröity vastaajayhtiölle.

Vaatimusten tarkemmat perustelut

Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen

Toiminimi "Personel Henkilöstöpalvelut Oy" oli sekoitettavissa kantajan tavaramerkkiin "PERSONNEL" (rekisterinumero 214706) sekä tavaramerkkiin "PERSONNEL PSYCHOLOGICAL AND MANAGEMENT CONSULTING GROUP" (rekisterinumero 214707) eikä sitä siten toiminimilain 10 §:n 4 kohdan mukaan olisi tullut rekisteröidä.

Vaatimuksen tarkemmat perustelut

Sekoitettavuus

Kantaja oli rekisteröinyt itselleen palveluidensa tunnukseksi sanan "PERSONNEL" kahdella eri tavaramerkillä siinä muodossa kuin rekisteröintiasiakirjoista ilmeni. Merkki oli myös erittäin hyvin vakiintunut ja asianomaisissa piireissä tunnettu, minkä vuoksi tavaramerkkien erottamiskyky ja näin ollen myös niiden nauttima suoja oli laajempi kuin rekisteröintiasiakirjoista erottamislausumasta johtuen ilmeni. Tavaramerkeistä oli vakiintumisen kautta tullut erottamiskykyisiä myös sanan "PERSONNEL" osalta

Vastaajan toiminimi "Personel Henkilöstöpalvelut Oy" muodostui sanasta "personel" ja toimialaa kuvaavasta osasta "henkilöstöpalvelut" sekä pakollisesta yhtiömuodon tunnuksesta "oy". Siten vastaajan toiminimen niin sanottu iskuosa tai firmadominantti oli selkeästi sana "personel". Tämä toiminimen iskuosa erosi kirjoitettaessa ainoastaan yhdellä kirjaimella vastaajan rekisteröidystä, vakiintuneesta ja tunnetusta tavaramerkistä "PERSONNEL". Ero oli lisäksi sellainen, jota hyvin monet suomenkieliset henkilöt eivät edes mieltäneet eroksi, sillä sanan "personnel" oikeinkirjoitus oli usein suomalaisille vaikea nimenomaan kahden peräkkäisen n-kirjaimen osalta. Tähän vaikutti epäilemättä myös ruotsinkielisen vastaavan termin kirjoitusasu "personel", joka hämärsi nyt puheena olevaa eroa entisestään.

Aännettäessä vastaajan käyttämän tunnusmerkin iskuosa ei eronnut käytännössä ollenkaan kantajan tavaramerkistä, mikä seikka heijastui nimenomaan tunnusmerkkejä käytännössä hyödynnettäessä.

Sekoitettavuus näkyi konkreettisesti myös kantajan jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Seuraavassa tilanteita, joissa toiminimien sekoittuminen oli käytännössä tullut esiin sinä lyhyenä aikana, jona vastaaja oli toiminimeänsä käyttänyt:

Kantajan puhelinvaihteesta oli useaan otteeseen kyselty vastaajayhtiön vastuuhenkilöä A:ta

Kantajalta oli tiedusteltu vastaajayhtiön ilmoittamistä avoimista työpaikoista

Yritysten sähköpostit olivat sekoittuneet

Tavarantoimittajat (muun muassa Starckjohann) olivat kyselleet kantajayhtiöltä vastaajan laskutusosoitetta

B:n oli luultu työskentelevän "Personelissa" kun hän oli asioinut Euro-Master Oy:ssä

Kantajayhtiön tavarantoimittaja Harrix Oy oli luullut saaneensa väärän laskutusosoitteen, koska hän oli Internetin perusteella luullut kantajayhtiön osoitteeksi Vanha Viertotie, joka oli vastaajan osoite

15.4.2004 numerotiedustelusta 118 oli annettu kantajan asiakkaalle vastaajan puhelinnumero, kun asiakas oli tiedustellut kantajan puhelinnumeroa

Hakemusta lähettävä oli tiedustellut, miksi Internetissä oli eri osoite (Vanha Viertotie eli vastaajan osoite) kuin hakemuslomakkeilla.

Sama tai samankaltainen toimiala

Toiminimilain 5 §:stä ja tavaramerkkilain 6 §:stä ilmenevien periaatteiden mukaan sekoitettavuus kahden tunnusmerkin välillä tuli kyseeseen vain, jos ne tarkoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa tai samoja tai samankaltaisia palveluita.

Oli täysin kiistatonta, että PIB Personnel Oy ja Personel Henkilöstöpalvelut Oy toimivat samalla tai vähintäänkin samankaltaisella toimialalla, vaikka yhtiöiden varsinainen ydinliiketoiminta saattoikin olla jossain määrin eri tavoin painottunut. Vastaavalla tavalla myös kantajan tavaramerkki koski samoja palveluja kuin mitä vastaajayhtiö toiminimellään tarjosi. Yhtiöiden toiminnan painopistealueet olivat myös maantieteellisesti samoilla talousalueilla eli muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Turun talousalueella.

PIB Personnel Oy oli henkilöstöpalveluihin erikoistunut konsultointiyritys. Yhtiön tarjoamiin palveluihin kuuluivat muun muassa seuraavat osa-alueet:

• henkilöhakuprosessin kokonaisvaltainen hoitaminen
• työnhakijoiden soveltuvuustutkimukset (muun muassa psykologiset testit) - työyhteisön olemassa olevan henkilöstön ja johdon resurssikartoitus
• työyhteisön asenne- ja mielipidemittaukset
• urasuunnittelu- ja uudelleensijoittumisohjaus.

Lisäksi yhtiön internetsivuilla oli listattu tietoja yhtiön kautta haettavina olevista avoimista työpaikoista.

Yhtiön tavaramerkit oli rekisteröity luokassa 35 siten, että palveluluettelona oli "henkilöstöhallinnollinen konsultointi". Tavaramerkkien palveluluettelo vastasi siten yhtiön harjoittamaa liiketoimintaa.

Personel Henkilöstöpalvelu Oy lienee ensisijaisesti henkilöstön vuokraukseen erikoistunut yritys, mikä toiminta tosin jo sinänsä oli lain tarkoittamalla tavalla samankaltaista toimintaa kantajan harjoittaman toiminnan kanssa. Kun otetaan huomioon vastaajan koko liiketoiminta ja henkilöstön vuokrauksen ohessa harjoitettu toiminta, oli täysin kiistatonta, että yhtiöt toimivat samalla tai samankaltaisella alalla siten kuin lain tarkoittama sekoitettavuus edellytti.

Yhtiöiden toimialojen samankaltaisuus kävi selkeästi ilmi muun muassa Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n Internet-sivuillaan antamasta toimintansa kuvauksesta. Yhtiön kotisivujen (www.personel.fi, 26.4.2004) mukaan Personel Henkilöstöpalvelut Oy oli "henkilöstöratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys". Edelleen kotisivujen mukaan yhtiö tarjosi asiakkailleen muun muassa rekrytointipalveluja. Työnantajille suunnatulla Internet-sivulla yhtiö totesi muun muassa seuraavaa:

"Henkilöstön valinta onkin jokaisen yrityksen menestyksen avain. Tässä vaativassa tehtävässä haluamme tarjota kokeneiden ammattilaistemme osaamisen ja ammattitaidon Teidän käyttöönne."

"Palvelemme yrityksiä kokonaisvaltaisesti. Koska meillä on vahva eri alojen tuntemus, pystymme välittämään työntekijöitä lähes kaikille toimialoille. Henkilökuntamme on voimakkaasti sitoutunut laatuun ja asiakaspalveluun. Henkilöstöpalvelujen ammattilaisena ja Palvelutyönantajien liiton jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan alan yleisiä menettelytapoja. Tavoitteemme on aina saada asiakkaan toiveet ja odotukset sekä työntekijän ammattitaito kohtaamaan."

"Rekrytointipalvelut
Hoidamme puolestanne koko rekrytointiprosessin jolloin yrityksellenne jää aikaa ja voimavaroja keskittyä ydintoimintansa ylläpitämiseen. Valittu henkilö voi työskennellä yrityksessänne ensin vuokrattuna. Kun henkilön sopivuus on testattu käytännössä, hän voi siirtyä suoraan yrityksenne palvelukseen. Jos rekrytoimamme henkilö ei ole sopiva, etsimme teille uuden henkilön veloituksetta."

Myös Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n Intemet-sivuilla oli tietoja asiakasyrityksissä avoinna olevista työpaikoista kuten oli asian laita myös kantajayhtiön osalta.

Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n toimiala ilmeni selvästi myös yhtiön hakemista tavaramerkeistä. Yhtiö oli hakenut tavaramerkkien "personel henkilöstöpalvelut" ja "personel" rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallitukselle 19.4.2004 jättämillään tavaramerkkihakemuksilla. Näissä tavaramerkkihakemuksissa yhtiö itse oli nimennyt tunnusmerkkiensä palveluluetteloon paitsi koko luokan 35 niin myös erityisesti henkilöstöpalvelujen eri osa-alueet erittäin kattavasti. Haettujen tavaramerkkien palveluluettelo luokan 35 osalta kuului kokonaisuudessaan seuraavasti: "Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; töimistotehtävät; työvoimapalvelut, työvoiman välitys, työvoiman vuokraus, rekrytointi, henkilöstöhallinto ja näihin liittyvät konsultointipalvelut."

Siten oli selvää, että vastaajan omakin näkemys toimialastaan puhui sen puolesta, että kantajan ja vastaajan harjoittama toiminta ja heidän tarjoamansa palvelut olivat samoja tai samankaltaisia. Näin ollen sekoitettavuuteen voitiin kantajan taholta vedota.

Yksilöimättömyys

Toiminimi "Personel Henkilöstöpalvelut Oy" oli yksilöimätön ja se oli siten rekisteröity toiminimilain 8 §:n vastaisesti.

Toiminimilain 8 § mukaan toiminimen oli yksilöitävä haltijansa yritys. Toiminimeä, joka ilmaisi vain toiminnan laadun taikka tarjottavan tavaran tai palvelun yleisen nimityksen, ei voinut pitää yksilöivänä, ellei toiminimi ollut vakiintunut.

Tavaramerkkilain 13 §:ssä vastaava asia oli tavaramerkkien osalta ilmaistu säätämällä, että tavaramerkin oli oltava erottamiskykyinen. Erottamiskykyisenä ei tavaramerkkilain mukaan pidetty merkkiä joka sellaisenaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisi tavaran tai palvelun lajia, laatua tai käyttötarkoitusta.

Sekä toiminimilain että tavaramerkkilain mukaan yksilöivyyttä tai erottamiskykyä arvioitaessa oli kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin sekä tavaramerkkien osalta erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä oli käytetty.

Vastaajan toiminimi muodostui yhtiömuodon lisäksi kahdesta sanasta: "personel" ja "henkilöstöpalvelu". Lienee riidatonta, että termi "henkilöstöpalvelu" oli toimialaa kuvaava termi, eikä sillä siten ollut yksilöivyyttä lisäävää vaikutusta.

Termi "personel", vaikka se olikin oikeinkirjoitukseltaan virheellisessä muodossa, oli selvästi johdettu englanninkielen termistä "personnel", joka tarkoitti henkilökuntaa. Toisen n-kirjaimen tahallinen tai epähuomiossa tapahtunut poisjättäminen ei tehnyt termistä yhtään sen enemmän yksilöivää kuin se olisi oikeinkirjoitettunakin. Termi yhdistettiin sen virheellisestä kirjoitusasusta huolimatta kuitenkin nimenomaan englanninkielen sanaan "personnel", joka kaiken lisäksi erittäin usein kirjoitettiin virheellisesti yhdellä n-kirjaimella.

Kaupparekisterin ratkaisukäytännössä noudatettiin myös toiminimien osalta sitä tavaramerkkilaissa (13 §) ilmaistua periaatetta, jonka mukaan yksilöimätöntä toiminimeä ei tehnyt yksilöiväksi se, että siihen tehtiin vain vähäisiä muutoksia esimerkiksi kirjoittamalla jokin sana toiminimessä väärin. Niinpä nyt puheena olevaa vastaajan toiminimeä ei ollutkaan rekisteröity siksi, että termiä "personel" olisi pidetty yksilöivänä. Toiminimi oli kaupparekisterissä merkitty rekisteriin noudattaen käytäntöä, jonka mukaan sekakielistä toiminimeä pidettiin yksilöivänä. Tätä sääntöä oli kaupparekisterin ratkaisuissa täydennetty siten, että kaikkein tunnetuimpia vieraskielisiä termejä ei kuitenkaan pidetty yksilöivinä. Niinpä esimerkiksi toiminimeä "Autopesu Car Wash Oy" ei olisi kaupparekisteri- käytännössäkään ilmeisesti pidetty yksilöivänä. Termiä "personel" tai "personnel" kaupparekisteri oli kuitenkin pitänyt niin vieraana ja tuntemattomana, että se oli katsonut toiminimen "Personel Henkilöstöpalvelut Oy":n yksilöiväksi edellä mainitun sekakielisyyssäännön nojalla. Kantajan käsityksen mukaan asia ei kuitenkaan ollut näin. Sinänsä edellä mainittu periaate, jonka mukaan vähäiset muutokset eivät tehneet yksilöimättömästä termistä yksilöivää, oli hyväksyttävä. Tälle käytännölle oli saatavissa tukea tavaramerkkilaista, minkä lisäksi sen voitiin perustellusti olettaa olevan yhdenmukainen myös toiminimilain tarkoituksen kanssa. Myös sekakielisiä toiminimiä koskeva sääntö oli varmasti joissakin tapauksissa perusteltu, mutta sille olisi asetettava sitä tiukemmat rajat, mitä yleisemmästä vieraasta kielestä oli kysymys.

Yhteiskuntamme oli jatkuvasti muuttumassa kieleltään yhä englantilaisemmaksi. Tämä korostui etenkin tietyillä erityisaloilla kuten esimerkiksi tietotekniikassa ja taloudessa. Myös työelämän terminologia oli viime aikoina muuttunut angloamerikkalaiseen suuntaan. Työelämässä oli omaksuttu muun muassa englanninkieliset tittelit ja tehtävänimikkeet (esimerkiksi CEO, project manager, team secretary ja niin edelleen). Samalla myös koko työorganisaatiota kuvaava terminologia oli tullut yhä useammalle tutuksi englanninkielisenä. Siten ei tänä päivänä valtaosalle työikäisistä ja työtä hakevista ihmisistä jääne epäselväksi, mitä esimerkiksi "Personnel Manager" tittelillä esiintyvän henkilön vastuualueeseen kuuluu. Vastaavia esimerkkejä voitiin hakea myös muualta kuin työelämästä. Valtaosa suomalaisista ymmärtänee vaikeuksitta esimerkiksi ovessa olevan kyliin, jossa todettiin: "Personnel only" tai vaikkapa "Personel only".

Patentti- ja rekisterihallitus on kaiken lisäksi jo itsekin ottanut kantaa termin "personnel" erottamiskykyyn ja yksilöivyyteen. Näin se on tehnyt vaatiessaan erottamislausumaa kantajan hakemaan tavaramerkkiin "PERSONNEL" siten kuin edellä on todettu. On vaikea nähdä, miksi termi "personel" vastaajan toiminimessä "Personel Henkilöstöpalvelut Oy" olisi yhtään sen yksilöivämpi tai erottamiskykyisempi kuin sana "PERSONNEL" on kantajan tavaramerkeissä. Eri asia sitten on, että kantajan tavaramerkki on kantajan omien toimenpiteiden ja vakiintumisen kautta saavuttanut sellaisen erottamiskyvyn, ettei erottamislausumaa enää voida soveltaa kantajan tavaramerkin kohdalla.

Kantajalle aiheutui jatkuvasti haittaa siitä, että kantajan tavaramerkki ja vastaajayhtiön yksilöimätön toiminimi sekoitettiin toisiinsa.

Kielto

Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisälsi sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saanut tavaroidensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä. Tavaramerkkilain 38 § 1 momentin nojalla loukatun tavaramerkin haltijalla on oikeus vaatia tuomioistuinta kieltämään loukkauksen jatkaminen tai toistaminen.

Vastaaja käytti omien palveluidensa tunnusmerkkinä toiminimessäänkin esiintyviä sanoja "personel" ja "personel henkilöstöpalvelut". Näitä tunnusmerkkejä koskevat tavaramerkkihakemukset olivat olleet vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa kahtena eri hakemuksena, jotka olivat tulleet vireille 19.4.2004.

Vastaajan tällä hetkellä käyttämät tunnusmerkit olivat seuraavanlaiset:

Tavaramerkki T200400967

Tavaramerkkihakemus T200400968:

Vastaajan käyttämät tavaramerkit muodostuivat siten sanoista "personel" ja "HENKILOSTOPALVELUT" sekä suorakaiteen muotoisesta kuviosta. Merkki oli kokonaisuutena sellainen, että merkin selkeästi keskeisin osa oli sana "personel", joka myös visuaalisesti muodosti merkistä huomattavimman osan. Sanaa "HENKILÖSTÖPALVELUT" merkistä tuskin erotti ja taustana käytetty suorakulmio oli yksinkertaisena geometrisenä muotona täysin vailla erottamiskykyä. Siten kantajan ja vastaajan tunnusmerkkien sekoitettavuusarvioinnissa voitiin keskittyä miltei yksinomaan sanaan "personel" / "personnel" sekä merkkien luomaan kokonaisvaikutelmaan.

Merkit oli haettu ilman mainintoja väreistä, jolloin merkit siis kattoivat kaikki värit, mutta käytännössä nyt puheena olevia tunnusmerkkejä käytettiin siten, että sana "personel" oli kirjoitettu valkoisella tekstillä punaiselle alustalle.

Vastaaja käytti nyt puheena olevia tunnusmerkkejään samojen tai samankaltaisten palvelujen markkinoinnissa kuin kantajakin.

Kantajan rekisteröity tavaramerkki muodostui niin ikään pääosin sanasta "personnel" ja sen erikoisesta kirjoitusasusta. Kantajan tavaramerkki (rekisterinumero 214706) oli siten seuraavanlainen:

Lisäksi kantaja oli rekisteröinyt seuraavan olennaisilta osin samanlaisen merkin (rekisterinumero 214707):

Kantajan merkkien rekisteröinti kattoi kaikki värit, mutta käytännössä kantajan käyttämän tunnuksen värit olivat samat kuin vastaajan käyttämässä merkistä.

Nyt puheena olevassa vertailussa sekoitettavuuden riski oli vielä ilmeisempi kuin vastaajan toiminimen kohdalla oli asian laita. Kantajan ja vastaajan tunnusmerkit olivat visuaalisesti hyvin saman tyyppisiä muodoltaan ja niiden dominantti ja keskeinen osa, sana personnel/personel, oli merkeissä lähes identtinen. Käytännössä molemmat tunnusmerkit esitettiin väreiltään puna-valkoisena. Lisäksi foneettinen asu kantajan ja vastaajan kahdella tunnusmerkillä oli täysin identtinen ja kahden muun merkin osalta ääntämysasu oli merkin dominantin osalta identtinen.

Kokonaisuutena arvioiden edellä mainittujen tunnusmerkkien sekaantumisvaara oli siten ilmeinen. Keskiverto yhtiöiden palvelujen käyttäjä, esimerkiksi työnhakija, ei pystynyt pitämään tunnusmerkkejä erillään. Sekaantumista oli jo tapahtunut. Vastaajan tunnusmerkkeen kanssa tekemisiin joutuneet tahot eivät olleet osanneet pitää merkkejä erillään eivätkä siten olleet esimerkiksi huomanneet käyneensä väärän yhtiön Internet-sivuilla. Näin ollen vastaaja oli saanut aikaan sen, että kantajan tavaramerkki ei enää täyttänyt sen alkuperäistä tarkoitustaan erottaa kantajan palvelut kilpailijoiden palveluista.

Verkkotunnus
Vastaaja tarjosi yrityksensä palveluja Internet-sivuillaan osoitteessa www.personel.fi. Kantajan ja vastaajan palvelujen käyttäjät eivät kyenneet erottamaan asianosaisten tunnusmerkkejä toisistaan.

Vahingonkorvaus
Tavaramerkkilain 38 § 2 momentin mukaisesti kantajalla oli oikeus saada vahingonkorvausta kärsimästään vahingosta. Vastaajan suorittama tavaramerkin loukkaus oli tehty tahallisesti tai vähintään
tuottamuksellisesti, sillä vastaaja ei ollut voinut olla vilpittömässä mielessä kantajan tavaramerkkien suhteen. Kantajan tavaramerkit oli asianmukaisesti rekisteröity ja kuulutettu, mutta ennen kaikkea kantajan tavaramerkit olivat erittäin hyvin tunnettuja ja vahvasti vakiintuneita ja näin ollen myös vastaajan oli täytynyt olla niistä tietoinen.

Kantajalle oli syntynyt vahinkoa menetettyinä asiakassuhteina sekä asian selvittelykuluina. Menetetyt asiakassuhteet perustuivat lukuisten sekaantumistapausten pohjalta tehtyyn arvioon, sillä oli ilmeistä, että osa kantajan asiakkaista oli erehdyksessä ottanut yhteyttä vastaajaan ja päätynyt tämän asiakkaaksi.

Tavaramerkkilain 38 § 3 momentin mukaisesti vastaaja oli velvoitettava suorittamaan kantajalle tavaramerkin loukkauksella saamansa voitto. Voiton määräksi kantaja on arvioinut 282.960 euroa.

Hävittäminen
Tavaramerkkilain 41 § 1 momentin mukaan kantajalla on oikeus vaatia, että sen tavaramerkkioikeutta loukkaava materiaali hävitetään. Sekaantumisvaara kantajan ja vastaajan tavaramerkeillä oli ilmeinen ja koska konkreettisia, kantajalle taloudellista vahinkoa aiheuttavia sekaantumisia tapahtui jatkuvasti, ei kantaja voinut hyväksyä, että nyt puheena olevaa materiaalia käytettäisiin edelleen vastaajan liiketoiminnassa. Siltä osin kuin materiaalin muuttaminen ei tullut kyseeseen, oli materiaali hävitettävä.

Patentti- ja rekisterihallitus oli 1.9.2004 antamissaan välipäätöksissä todennut, että vastaajan hakemat tavaramerkit

• T200400967 "Personel henkilöstöpalvelut + kuvio"
• T200400968 "Personel + kuvio"

olivat sekoitettavissa kantajan tavaramerkkeihin

• 214706 "PERSONNEL"
• 214707 "PERSONNEL PSYCHOLOGICAL - MANAGEMENT CONSULTING GROUP".

Vastaus

Personel Henkilöstöpalvelut Oy on vaatinut, että kanne hylätään ja että PIB Personnel Oy velvoitetaan korvaamaan Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 29.815 eurolla korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Vastauksen perusteet

Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen

Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminimi ei ollut toiminimilain 8 §:n tarkoittamalla tavalla yksilöimätön eikä vastaajayhtiön toiminimi myöskään ollut toiminimilain 10 §:n 4 kohdan tarkoittamalla tavalla sekoitettavissa kantajan tavaramerkkeihin PERSONNEL tai PERSONNEL PSYCHOLOGICAL AND MANAGEMENT CONSULTING GROUP.

Taustaa

Vastaajayhtiö, joka aikaisemmin oli toiminut rekisteröidyllä toiminimellä Rakennusapu Hiltunen Oy, oli muuttanut toiminimekseen 6.2.2004 kaupparekisteriin tehdyllä rekisteröinnillä Personel Henkilöstöpalvelut Oy. Alun perin yhtiö oli hakenut toiminimen muuttamista Personal Henkilöstöpalvelut Oy:ksi, mutta kaupparekisterin mukaan kyseisen toiminimen rekisteröinnille oli este. Alkuperäinen toive yhtiön toiminimeksi osoitti, ettei vastaaja ollut missään nimessä tarkoituksella hakenut kantajayhtiön toiminimeä muistuttavaa toiminimeä.

Yhtiön toimialaksi oli kaupparekisteriin merkitty "vuokrata työntekijöitään yrityksille eri tehtäviin. Yhtiö saa omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja asunto-osakkeita." Tämä oli myös vastaajan tosiasiallinen ja yksinomainen toimiala.

Väitetty yksilöimättömyys

Vastaajan toiminimi Personel Henkilöstöpalvelut Oy muodostui sanoista personel, henkilöstöpalvelut ja yhtiömuodon tunnuksesta Oy.

Termi "henkilöstöpalvelut" kuvasi yhtiön toiminnan laatua, eikä kyseisestä termiä yksinään ilmeisesti voinut pitää toiminimilain 8 §:n tarkoittamalla tavalla yksilöivänä. Termillä oli yksilöivyyttä lisäävä vaikutus yhdistettynä muuhun sanaan. Toiminimilaki ei sisältänyt sellaista säännöstä, eikä toiminimi- tai muu tunnusmerkkioikeudellinen lainsäädäntö sisältänyt sääntöä tai periaatetta, jonka mukaan toiminimen osa, joka ilmaisi toiminnan laatua, ei voisi lisätä toiminimen yksilöivyyttä.

Termi "personel" oli tunnusmerkkioikeudelliselta luonteeltaan niin sanottu suggestiivinen merkin osa, joka ei suoranaisesti ilmaissut yrityksen toiminnan laatua tai tarjottavan palvelun yleistä nimitystä, vaan antoi jonkinlaisen vihjeen tai viitteen yhtiön toiminnan laadusta. Vierasperäinen termi herätti lukijassa ja kuulijassa mielikuvan henkilöstä, henkilökunnasta tai henkilökohtaisuudesta, ja antoi vihjeen, jonka mukaan toiminimen haltija saattoi tarjota palveluita, jotka liittyivät asiakkaan henkilöön tai asiakasyrityksen henkilöstöön, taikka muulla tavalla henkilökohtaisia tai persoonallisia palveluita. Termi oli hyvin lähellä termiä "personnel", joka oli englanninkielinen henkilöstöä tai henkilökuntaa tarkoittava sana ja sen vuoksi mitä ilmeisimmin tunnusmerkkioikeudellisesti erottamiskyvytön myös Suomessa. Johtuen mainitusta läheisyydestä ja suggestiivisuudesta termiä "personel" oli pidettävä hyvin heikosti erottamiskykyisenä, eikä toiminimi "Personel Oy" todennäköisesti olisi rekisteröitävissä yhtiölle, jonka toimialana oli henkilöstökonsultointi tai muu vastaava.

Toiminimilain mukaan ja tunnusmerkkioikeudessa muuten noudatettavien periaatteiden mukaan kahdesta erottamiskyvyttömästä tai heikosti erottamiskykyisestä termistä koostuva toiminimi voi olla yksilöivä. Sekakielisiä toiminimiä pidettiin myös yksilöivinä. Siten kahdesta tällaisesta, vieläpä erikielisestä, termistä koostuva toiminimi Personel Henkilöstöpalvelut Oy oli toiminimilain 8 §:n tarkoittamalla tavalla yksilöivä. Yhdistelmä "Personel henkilöstöpalvelut" ei missään nimessä ollut "tarjottavan tavaran tai palvelun yleinen nimitys". Se ei myöskään ilmaissut vain toiminnan laatua.

Väitetty sekoitettavuus

Vastaajan toiminimi ei ollut toiminimilain tarkoittamalla tavalla sekoitettavissa kantajan tavaramerkkeihin ensinnäkin siitä syystä, että tunnusmerkkioikeudellisten periaatteiden mukaan sekoitettavuusarvioinnissa ei otettu huomioon merkin osaa, jolla ei ollut lainkaan erottamiskykyä. "Personnel" - osa kantajan tavaramerkeissä oli erottamiskyvytön, eivätkä kantajan tavaramerkit tuottaneet yksinoikeutta sanaan "Personnel". Kantajan tavaramerkkirekisteröinneissä oli tätä koskeva erottamislausuma.

Vastaaja on kiistänyt väitteet kantajan tavaramerkkien vakiintumisesta ja erottamiskyvyn saavuttamisesta ja toisaalta, vaikka merkit olisivat vakiintuneita, vakiintumisen tuottama yksinoikeus koskisi merkkiä vain siinä muodossa missä merkkiä oli käytetty. Vakiintuminen ei voisi tuottaa kantajalle yksinoikeutta sanaan "Personnel" sinänsä. Kantaja ei ollut edes väittänyt käyttäneensä sanamerkkiä "Personnel" tarjoamiensa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena. Kantajan esittämät kirjalliset todisteet osoittivat kantajan käyttäneen tarjoamiensa palveluiden tunnuksena juuri rekisteröityjä yhdistelmämerkkejä. Merkkien saavuttama mandollinen tunnettuus voi siten koskea ainoastaan erottamiskykyistä sanan ja kuvion yhdistelmää, ei sinänsä sanaa "Personnel", joka oli yleisnimitys tarjottavalle palvelulle ja jonka myös yleisö tiesi olevan muidenkin saman alan elinkeinonharjoittajien käytössä. Vaikka sana "Personnel" olisi vakiintunut kantajan tunnusmerkiksi kantaja ei voisi kieltää toiminimen Personel Henkilöstöpalvelut Oy käyttöä, koska toiminimi muutoin erosi kantajan tunnusmerkeistä.

Mikäli sana "Personnel" olisi todella saavuttanut erottamiskyvyn kantajan palvelujen tunnuksena, ja kantaja haluaisi käyttää yksinoikeuttaan sanaan, kantajan tulisi hakea sanamerkin rekisteröintiä ja hakemuksen yhteydessä pyrkiä käyttönäytöllä osoittamaan sanan "Personnel" saavuttaneen erottamiskyvyn. Vasta siinä tapauksessa kantaja mandollisesti voisi perustellusti kieltää muita elinkeinonharjoittajia käyttämästä sanan "Personnel" kanssa sekoitettavissa olevia toiminimiä tai tavaramerkkejä.

Vastaajan toiminimi ja kantajan tavaramerkit eivät voineet olla tunnusmerkkioikeudellisesti sekoitettavissa, koska kantaja ja vastaaja eivät harjoittaneet samaa tai samankaltaista toimintaa, eivätkä tunnusmerkit tarkoittaneet samoja tai samankaltaisia palveluja.

Vastaajayhtiön Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialaksi oli kaupparekisteriin merkitty "vuokrata työntekijöitään yrityksille eri tehtäviin." Kaupparekisterimerkintä kattoi tyhjentävästi yhtiön toimialan, eikä yhtiön toiminta ollut tätä laajempaa. Yhtiö vuokrasi työntekijöitään pääosin rakennusmiehen ja varastomiehen tehtäviin sekä kuljetusalan työtehtäviin. Käytännössä kaikki yhtiön toimintansa aikana vuokraamat työntekijät olivat kuuluneet työntekijäportaaseen. Poikkeuksen muodostivat yhtiön toimintansa aikana vuokraamat muutama rakennusmestari ja varastopäällikkö. Yhtiö ei ollut ikinä vuokrannut asiakkaalleen yhtäkään johtotason työtekijää tai toimihenkilöä, eikä tiettävästi mikään muukaan alalla toimiva yhtiö vuokranut johtoportaan henkilöstöä asiakasyrityksiin. Rekrytointi ei kuulunut yhtiön toimialaan. Yhtiön www-sivuilla oleva maininta rekrytoinnista liittyi siihen, että asiakasyrityksellä oli sovitun vuokra-ajan jälkeen lupa palkata vuokrattu työntekijä suoraan työsuhteeseen, eikä asiakasyritys tai työntekijä ollut kilpailukiellolla tai muulla tavalla sidottu.

Mikään esitetyistä kantajan tarjoamien palveluiden osa-alueista ei ollut sama tai samankaltainen vastaajan toimialan tai vastaajan tarjoamien palveluiden kanssa. Toisaalta kantaja ei harjoittanut työvoiman vuokrausta, joka oli vastaajan toimialana. Kantajan tarjoamat palvelut liittyivät yksinomaan johtajiin tai asiantuntijoihin. Suurimpaan osaan kantajan ilmoittamista työpaikoista vaadittiin korkeakoulututkinto ja pitkä työkokemus. PIB Personnel Oy:n www-sivujen avoimet työpaikat-kohdassa ilmoitettiin 2.9.2004 seuraavista PIB Personnel Oy:n asiakkaiden työpaikoista: area manager, oracle-asiantuntija, asiakasmarkkinointipäällikkö, tuotekehitysinsinööri, tehdaspäällikkö, toimitusjohtaja, Visual C++ tuotekehitystehtävät, järjestelmäarkkitehti. Kyse oli kaikissa tapauksissa niin sanotuista ylemmistä toimihenkilöistä. Samaan aikaan Personel Henkilöstöpalvelut Oyn www-sivujen etusivuilla ilmoittamissa avoimissa työpaikoissa haettiin kirvesmiehiä, varastotyöntekijöitä ja sähköasentajaa.

Personel Henkilöstöpalvelut Oy ilmoitti avoimista työpaikoistaan pääasiassa työvoimatoimiston kautta, erityisesti työvoimatoimiston wwwsivuilla. Esimerkinomainen näyte luettelosta avoimista varastotyöntekijän paikoista sisälsi viisi (5) Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n ilmoitusta sekä lukuisia ilmoituksia muista työntekijöiden vuokraamista harjoittavista yrityksistä, mutta ei yhtäkään PIB Personnel Oy:n ilmoitusta

Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n hakemien tavaramerkkien palvelulajiluettelot eivät osoittaneet mitään vastaajan toimialasta. Tavaramerkin rekisteröintiä haettaessa haettujen palvelulajien ei tarvinnut kuulua hakijan toimialaan hakemushetkellä tai tulevaisuudessa. Korkeintaan hakija voisi käyttämättömyyden perusteella viiden vuoden kuluttua menettää tavaramerkin niiden palvelujen osalta, joiden kohdalla merkkiä ei ollut käytetty.

Kaupparekisterin 6.2.2004 tekemä toiminimen rekisteröinti oli ollut toiminimilain mukainen sekä linjassa kaupparekisterin aikaisemman ratkaisukäytännön kanssa. Kaupparekisteriin oli rekisteröity muun muassa seuraavat "Personnel" -dominantin sisältämät toiminimet:

• Ant Personnel Avoin yhtiö (Y-tunnus: 1864534-1, päätoimiala: muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta)
• DF Personnel (yhtiön DF Unity Group Inc. Oy, Y-tunnus: 1450183-4, aputoiminimi, päätoimiala: liikkeenjohdon konsultointi)
• JHS Personnel Oy (Y-tunnus: 1483498-9, päätoimiala: työvoiman vuokraus)
• KR Personnel Development - Consulting Service (Y-tunnus: 1571702-0, päätoimiala: liikkeenjohdon konsultointi).

Kaupparekisterin ratkaisukäytäntö osoitti, ettei ollut katsottu toiminimilain mukaiseksi antaa yhdelle elinkeinonharjoittajalle yksinoikeutta toimialaa kuvailevaan sanaan "Personnel".

Kielto

Vastaajaa ei tullut kieltää käyttämästä tavaramerkkejä "Personel Henkilöstöpalvelut" (yhdistelmämerkki) tai "Personel" (yhdistelmämerkki), sillä vastaajan käyttämät tavaramerkit eivät olleet tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla sekoitettavissa kantajan tavaramerkkeihin "PERSONNEL" (yhdistelmämerkki) tai "PERSONNEL PSYCHOLOGICAL AND MANAGEMENT CONSULTING GROUP" (yhdistelmämerkki). Koska vastaaja ei ollut loukannut kantajan tavaramerkkioikeutta, ei tuomioistuimen tullut myöskään kieltää vastaajaa käyttämästä termejä "Personel" ja "Personel Henkilöstöpalvelu" missään muodossa.

Tavaramerkkien väitetty sekoitettavuus

Merkkien sekoitettavuusarvioinnissa tulisi keskittyä merkkien luomaan kokonaisvaikutelmaan, eikä ollenkaan sanoihin "personel" / "personnel".

Vastaaja on kiistänyt sen, että kantajan ja vastaajan tunnusmerkit olisivat visuaalisesti samaan tyyppisiä muodoltaan. Kantajan merkin "Personnel" -sanassa oli käytetty paksua kirjasintyyliä ja isoja kirjaimia. Lisäksi sana oli mielikuvituksellisella tavalla "varjostettu" käyttäen vaakasuoria raitoja. Vastaajan merkissä "Personel" oli kirjoitettu pienillä tekstauskirjaimilla. Kirjaimet olivat kapeita ja kirjasintyyli oli täysin erilainen kuin kantajan merkissä. "Henkilöstöpalvelut" näkyi merkissä selvästi ja suomen kielen käyttö merkin yhteydessä erotti merkin kantajan merkistä, jossa oli käytetty englannin kielistä "selitysosaa". Merkkien ääntämysosa ei ollut samanlainen, koska "personel" äännettiin eri tavalla kuin "personnel". Se, että merkeissä käytettiin samoja värejä, ei muuttanut perusasetelmaa. Kaiken lisäksi kantajan merkissä teksti oli punaista ja vastaajan merkissä tausta oli punaista ja teksti valkoista. Kantajan ja vastaajan merkeissä ei ollut mitään muuta vähimmässäkään määrin samankaltaista kuin sanat "personnel" ja "personel". Koska sana "personnel" oli erottamiskyvytön, sitä ei otettu huomioon sekoitettavuusarvioinnissa.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa ei voinut olla kyse erehdyksestä taloudellisesta alkuperästä, koska yritysten tarjoamat palvelut ja niiden kohderyhmät olivat niin erilaisia. PIB Personnel Oy:n potentiaalinen asiakas, esimerkiksi toimitusjohtajan tai järjestelmäasiantuntijan työtä hakeva henkilö ei voinut käytännössä erehtyä luulemaan Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n tarjoamien työvoiman vuokrauspalvelujen olevan peräisin PIB Personnel Oy:stä tai samasta anonyymistä kaupallisesta alkuperästä kuin miksi hän oli mieltänyt "Personnel" -tavaramerkin haltijan. Mikäli työnhakija sattuisi eksymään Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n www-sivuille, hän huomaisi välittömästi, että kyseessä oli työvoiman vuokrausta harjoittava yhtiö, eikä hän tarvinut kyseisen yhtiön palveluja. Mikäli hänellä kuitenkin olisi mielikuva "Personnel" -tavaramerkistä johtajien ja asiantuntijoiden rekrytoijana, hän ei jättäisi etsimistä tähän, vaan tulisi siihen johtopäätökseen, että Personel Henkilöstöpalvelut Oy oli eri yhtiö kuin minkä palveluja hän oli alun perin etsimässä. Työnhakijalle olisi luonnollista, että alalla saattoi toimia muitakin toimialaa kuvaavaa "Personnel" -termiä tai sitä muistuttavia termejä käyttäviä yrityksiä. Siten ennen pitkää työnhakija löytäisi hakemansa yrityksen ja sen tarjoamat palvelut. Yllä kuvatun kaltainen asiakkaan ajatuksenjuoksu oli todennäköinen, koska tarjottavat palvelut olivat sellaisia, joita hankkiessa keskivertokuluttaja oli tavanomaista tarkkaavaisempi ja harkitsevampi, eikä kyse ollut päivittäistavaroista, joita keskivertokuluttajan tavallisesti katsottiin ostavan nopeasti pelkän tavaramerkin ja mainonnan perusteella.

Mikäli tarkasteltavaksi otetaan työnhakijan sijasta työnantaja, oli selvää, että erehtyminen kaupallisesta alkuperästä oli vieläkin epätodennäköisempää. Yhtiö, joka harkitsi ostavansa henkilöhakuprosessin kokonaisvaltaista hoitamista, työnhakijoiden soveltuvuustutkimuksia, työyhteisön olemassa olevan henkilöstön ja johdon resurssikartoitusta, työyhteisön asenne- ja mielipidemittauksia ja/tai urasuunnittelu- ja uudelleensijoittumisohjausta ja jolla oli jonkinlainen mielikuva "Personnel" -tavaramerkin haltijasta tällaisten palvelujen tarjoajan, ei voinut erehtyä luulemaan työvoiman vuokrausta harjoittavaa Personel Henkilöstöpalvelut Oy:tä kyseiseksi palveluntarjoajaksi. Kuten edellisessä esimerkissä, sekaannus korjaantui viimeistään siinä vaiheessa kun asiakas sai ensimmäiset tiedot Personel Henkilöstöpalvelut Oy:stä ja sen tarjoamasta palvelusta. Vaikka yleisellä tasolla voitaisiin todeta kantajan ja vastaajan tarjoavan samankaltaisia palveluja, palvelujen samankaltaisuuden aste ja asiakkaan käyttäytyminen tilanteessa, jossa sekoitettavuus voisi tulla kyseeseen, tuli ottaa huomioon. Mikään asiakas ei mieltäisi kantaja- ja vastaajayhtiön tarjoamia palveluita toistensa vaihtoehdoiksi.

Ominaispiirteiltään kantajan tavaramerkit eivät olleet kovin erottamiskykyisiä. Sana "personnel" kantajan tavaramerkissä ei ollut lainkaan erottamiskykyinen, tai jos kantajan katsottaisiin markkinointitoimenpiteillään saavuttaneen sanalle jonkinlaista erottamiskykyä, sana oli erittäin heikosti erottamiskykyinen. Erottamiskykyinen osa kantajan tavaramerkissä oli sanan omaperäinen kirjoitusasu ja varjostus. Vastaajan tavaramerkit eivät kuitenkaan sisältäneet mitään, mikä olisi sekoitettavissa näihin kantajan tavaramerkin ominaisuuksiin. Siten kantajan ja vastaajan tavaramerkkien hallitsevat osat olivat keskenään hyvin erilaiset.

Vastaaja on kiistänyt, että kantajan tavaramerkit olisivat vakiintuneita tai erittäin hyvin tunnettuja yritysmaailman päättäjien keskuudessa taikka työnhakijoiden keskuudessa. Ottaen huomioon, että yksityishenkilöillä, varsinkaan johtajalla ja asiantuntijoilla, työpaikan hakeminen ei ollut jokapäiväistä toimintaa, eivät yksityshenkilöt olleet rekrytointiyhtiön markkinoinnin kohteena muulloin kun henkilöt hakevat työpaikkaa. Siten tavaramerkin vakiinnuttaminen suhteessa yksityishenkilöihin vaatii laajempaa markkinointia kuin mitä kantaja oli esittänyt. Samoin vastaaja on kiistänyt, että kantajan rekisteröityjen tavaramerkkien erottamislausuma olisi miltään osin menettänyt merkitystään.

Kantajan esittämillä esimerkeillä yhtiöiden ja niiden käyttämien tunnusmerkkien sekoitettavuudesta ei ollut tunnusmerkkioikeudellista merkitystä. Vastaaja on kiistänyt tapahtumat näyttämättömänä ja toisaalta vaikka tapahtumat pitäisivätkin paikkansa, ne eivät osoittaneet sekoitettavuutta tapahtuvan sellaisessa tilanteessa, jossa kantajayhtiön potentiaalinen asiakas teki ostopäätöstään. Vastaajalla ei ollut kokemusta sekaannuksista kantajayhtiöön, lukuunottamatta muutamaa mahdollisesti kantajalle tarkoitettua sähköpostia yhtiön osoitteeseen info@personel.fi. Sekaannusten jälkeen yhtiö oli muuttanut välittömästi yhteydenottoosoitteekseen palvelu@personel.fi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tunnusmerkin - varsinkin heikosti erottamiskykyisen merkin - haltijan tuli jossain määrin alistua kiusallisiin ja harmittaviin sekaannustilanteisiin erilaisissa arkipäivän tilanteissa, niin kauan kuin sekaannukset eivät aiheuttaneet olennaista haittaa tunnusmerkin haltijan liiketoiminnalle.

Verkkotunnus

Vaatimus verkkotunnuksen käyttämisen kieltämisestä oli kiellettyä kanteen laajentamista, minkä vuoksi vaatimus oli jätettävä tutkimatta. Lisäksi vaatimus olisi tehtävä viestintävirastolle. Verkkotunnuksen käyttäminen ei ollut tavaramerkkilain 4 §:n mukaista käyttöä. Kantajalla ei ollut sanamerkkiä Personnel tai Personel, jolloin ei voinut olla olemassa oikeutta kieltää verkkotunnuksen käyttöä. Vastaajan käyttämä verkkotunnus ei ollut sekoitettavissa kantajan tavaramerkkeihin.

Vahingonkorvaus

Tavaramerkit eivät olleet sekoitettavissa. Vaikka tunnusmerkkioikeudellinen sekoitettavuus todettaisiin, ei vastaaja ollut toiminut tapauksessa tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Vastaaja oli alun perin pyrkinyt rekisteröimään eri toiminimen, joka oli vielä vähemmän samankaltainen kantajan toiminimen kanssa kuin nykyinen toiminimi. Sen jälkeen vastaaja oli käyttänyt liiketoiminnassaan palveluidensa tunnuksena omasta laillisesti rekisteröiydystä toiminimestä johdettuja tunnuksia. Kantajalle ei ollut myöskään voinut aiheutua mitään taloudellista vahinkoa, vaikka tavaramerkkioikeudellinen sekoitettavuus ja vastaajan tuottamus pitäisivätkin paikkansa. Koska yhtiöiden tarjoamat palvelut olivat niin erilaisia, ei ollut mandollista, että kantaja olisi menettänyt yhtäkään asiakassuhdetta vastaajalle.

Mikäli molemmat vaatimuskohdat perustuivat kantajalta vastaajalle siirtyneeseen asiakassuhteeseen, olivat vaatimukset päällekkäisiä. Jo vastaajan tekemän vahingon korvaaminen kantajalle siirtäisi vastaajan kuvitellusti saaneen voiton kantajalle, jonne se olisi väitetysti alun perin kuulunut. Molempien vaatimusten hyväksymien merkitsisi kaksinkertaista vahingonkorvausta, mikä oli Suomen vahingonkorvausoikeuden rikastumiskiellon periaatteen vastaista.

Hävittäminen

Mitään tavaramerkkioikeuden loukkausta ei ollut tapahtunut.

Vastaaja on kiistänyt, että kantajan tavaramerkki muodostaisi vakiintuneen kokonaisuuden ja että tavaramerkkiin liitetty erottamislausuma olisi menettänyt merkityksensä.

Vastaaja on kiistänyt, että kantajan tunnusmerkki olisi Suomessa laajalti tunnettu ja että näin ollen vastaajan tunnusmerkkien käyttäminen merkitsisi kantajan merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ja olisi haitaksi merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Patentti- ja rekisterihallitus oli 15.2.2005 rekisteröinyt vastaajan tavaramerkin T200400967 "Personel henkilöstöpalvelut + kuvio" luokkaan 35 työvoiman vuokraus ja luokkiin 37 ja 41.

Patentti- ja rekisterihallitus oli 8.9.2004 hylännyt kantajan hakemuksen kantajan tavaramerkeistä ilman erottamislausumaa.

Todistelu

Kirjalliset todisteet

1. Kantajan tavaramerkki rek.nro 214706 (2 sivua)
2. Kantajan tavaramerkki rek.nro 214707 (2 sivua)
3. Selvitys kantajan ilmoittelusta Helsingin Sanomissa (31 sivua)
4. Ilmoittelu muussa painetussa mediassa (6 sivua)
5. Keltaiset sivut vuosilta 1989, 2003 ja 2004 (4 sivua)
6. Ilmoittelu sähköisessä mediassa (11 sivua)
7. TEP-yrityskuvatutkimus 2002 ja 2003 (4 sivua)
8. Vastaajan tavaramerkkihakemus T200400968 (2 sivua)
9. Vastaajan tavaramerkkihakemus T200400967 (2 sivua)
10. Ote vastaajan intemetsivuista (11 sivua)
11. Vastaajayhtiön kaupparekisteriote (3 sivua)
12. Vastaajayhtiön tarjous, otsikoitu "Tarjous työvoiman vuokrauksesta" (1 sivu)
13. Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätökset koskien vastaajan tavaramerkkejä (2 sivua)
14. Ote kantajan www-sivuilta 2.9.2004
15. Ote vastaajan www-sivuilta 2.9.2004
16. Otteet työvoimatoimiston www-sivuilta 6.9.2004 (7 sivua)
17. Asiakirjoja koskien sekoitettavuutta (12 sivua)
18. Pib Personnel Oy:n kirje Personel Henkilöstöpalvelut Oy:lle 23.3.2004 (2 sivua)
19. Personnel Henkilöstöpalvelut Oy:n palvelujen toimitusehdot
20. Vastaajan tilinpäätöstiedot vuosilta 2002, 2003 ja 2004 (salainen)
21. Artikkeli Taloussanomissa 1.4.2005
22. Kopioita kirjekuorista (3 kpl)
23. Asiakkaan sähköpostiviesti 9.3.2005 liittyen toiminimiin
24. Asiakkaan sähköpostiviesti 17.2.2005 sekaannuksista sähköpostissa
25. Muutosilmoitus kaupparekisterille 25.11.2003
26. Kaupparekisterin korjauskehotus 3.12.2003
27. Tilinpäätös 31.12.2003 + kirjanpitäjän todistus (todisteen 20 tilinpäätös)
28. Tuloslaskelmavertailu
29. Lehti-ilmoituksia (6 kpl)
30. Kantajayhtiön tasekirja (salainen)
31. Kantajayhtiön tilinpäätöstiedot vuosilta 2001 - 2002, 2002 - 2003 ja 2003 - 2004

Henkilötodistelu

Asiakirjojen salassapitäminen

Kirjalliset todisteet numerot 20 ja 30 ovat 5.4.2005 ja 5.7.2005 alkaen salaisia 25 vuotta eli 5.4.2030 (todiste 20) ja 5.7.2030 (todiste 30) asti.

Käräjäoikeuden tuomion perustelut

Asiassa on erityisesti kysymys siitä, onko kantajayhtiö PIB Personnel Oy saanut vakiinnuttamisen kautta yksinoikeuden tavaramerkkiin PERSONNEL siten, että yhtiölle rekisteröityjen kahden tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä hyväksytyillä erottamislausumilla ei ole enää merkitystä harkittaessa PIB Personnel Oy:n tavaramerkkioikeuden sisältöä ja laajuutta.

PIB Personnel Oy:n ja Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n tunnusmerkit ja niiden rekisteröinnit ja vastaajayhtiön toiminimen rekisteröinti PIB Personnel Oy:lle on patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin rekisteröity seuraavat kaksi tavaramerkkiä.

Rekisterinumerolla 214706 on rekisteröity tavaramerkki PERSONNEL tavara/palveluluokassa 35. Tavaramerkki on rekisteröity 15.7.1999 ja sen hakemispäivä on 19.5.1998 (kirjallinen todiste numero 1). Merkki on rekisteröity kanneperusteisiin jäljennetyssä muodossa.

Rekisterinumerolla 214707 on kantajalle rekisteröity tavaramerkki PERSONNEL ja teksti PSYCHOLOGICAL AND MANAGEMENT CONSULTING GROUP tavara/palveluluokassa 35. Merkki on rekisteröity 15.7.1999 ja sen hakemispäivä on 19.5.1998 (kirjallinen todiste numero 2). Merkki on rekisteröity kanneperusteisiin jäljennetyssä muodossa.

Personel Henkilöstöpalvelut Oy:lle on patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin rekisteröity rekisterinumerolla T200400967 tavaramerkki PERSONEL HENKILÖSTÖPALVELUT + kuvio tavara/palveluluokissa 35, 37 ja 4L Vastaajan tavaramerkki on rekisteröity 15.2.2005. Merkki on rekisteröity kanneperusteisiin jäljennetyssä muodossa.

Personel Henkilöstöpalvelut Oy:llä on rekisteröimätön tavaramerkki PERSONEL, joka on jäljennettynä kanneperusteissa.

PIB Personnel Oy on tavaramerkkiensä rekisteröintimenettelyn yhteydessä hyväksynyt tavaramerkkilain 15 §:n 2 momentin mukaisen erottamislausuman, jonka mukaan yksinoikeus ei käsitä yksinoikeutta sanaan PERSONNEL eikä yksinoikeutta merkin tekstiin (kirjalliset todisteet 1 ja 2).

Personel Henkilöstöpalvelut Oy on rekisteröity vastaajayhtiön toiminimeksi 6.2.2004 (kirjallinen todiste numero 11).

Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n kaupparekisteriin merkittynä toimialana on "vuokrata työntekijöitään yrityksille eri tehtäviin. Yhtiö saa omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja asunto-osakkeita" (kirjallinen todiste numero 11).

Sekoitettavuusarviointi

asiassa on riidanalaista se, ovatko tavaramerkki PERSONNEL ja vastaajayhtiön toiminimi Personel Henkilöstöpalvelut Oy ja tavaramerkki Personel Henkilöstöpalvelut sekoitettavissa.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

Kantajan palvelut ja vastaajan palvelut ovat kummatkin henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja, minkä vuoksi käräjäoikeus katsoo, että kysymyksessä ovat tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut samankaltaiset palvelut ja toiminimilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitut samankaltaiset toiminnat.

Käräjäoikeus katsoo, että kantajan rekisteröidyt tavaramerkit ja vastaajan toiminimi ja kanteen vireillepanon jälkeen rekisteröity tavaramerkki ovat sinänsä sekoitettavissa toisiinsa, koska kantajan rekisteröityjen tavaramerkkien ydinosa sisältyy lähes sellaisenaan vastaajan toiminimessään käyttämään nimiyhdistelmään ja kanteen vireillepanon jälkeen vastaajalle rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Aikaisempi oikeusperuste

Toiminimilain 6 §:n mukaan ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin, on etusija annettava sille, joka voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen.

Asiassa on riidatonta, että kantaja PIB Personnel Oy voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen sekä tavaramerkkien rekisteröinnin perusteella että tavaramerkkien käyttöönoton perusteella.

Tavaramerkin erottamiskyky

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan hakijan tavarat muista tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin taikka lisäyksin ilmaisevaamerkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korostavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi.

Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tunnusmerkkiin.

Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

Käräjäoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 13 §:n säännös tarkoittaa sitä erottamiskykyä, joka tavaramerkkirekisteröintiä koskevan hakemuksen tarkoittamalla tavaramerkillä on oltava, jotta merkki voitaisiin tavaramerkkihakemuksen perusteella merkitä tavaramerkkirekisteriin.

Käräjäoikeus viittaa Y. J. Hakulisen teoksen Tavaramerkkioikeus, Helsinki 1954 sivuilla 66-78 lausuttuun, Jukka Palmin teoksen Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä, Jyväskylä 2002 sivuilla 49-62 lausuttuun sekä teoksen Harri Salmi - Petteri Häkkänen - Rainer Oesch - Marja Tommila: Tavaramerkki, Jyväskylä 2001 sivuilla 52-62 lausuttuun.

Tavaramerkkilain 2 §..n mukainen vakiinnuttaminen tarkoittaa sitä vakiinnuttamisen kautta saavutettavaa erottamiskykyä, jonka perusteella tavaramerkkiin saadaan rekisteröinnistä riippumaton, itsenäinen yksinoikeus. Käräjäoikeus viittaa Lauri Drockilan kirjoitukseen Tavaramerkin vakiinnuttamisesta, LM 1977 sivut 141-169.

Kuten Drockila on esittänyt kirjoituksensa sivulla 142, tavaramerkin vakiinnuttamisella on tavaramerkkilain mukaan merkitystä muun muassa seuraavissa suhteisssa. Yksinoikeus merkkiin voi perustua pelkästään rekisteröimiseen tai vakiinnuttamiseen, tavaramerkin suoja sekoitettavissa olevia merkkejä vastaan riippuu siitä, miten hyvin merkki on vakiinnutettu ja eräiden merkkien rekisteröiminen edellyttää, että merkki on sitä ennen vakiinnutettu (tavaramerkkilain 13 § 2 momentti).

Erottamislausuma

Käräjäoikeus toteaa, että tavaramerkkirekisteriin on 15.7.1999 tehty seuraava erottamislausuma
"Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta sanaan PERSONNEL" (kirjallinen todiste 1).

Tavaramerkkilain 15 §:n mukaan rekisteröinnillä saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, jota ei sinänsä voida rekisteröidä.

Jos merkkiin sisältyy sellainen osa ja erityistä syytä on otaksua, että merkin rekisteröinti voi aiheuttaa epätietoisuutta yksinoikeuden laajuudesta, voidaan rekisteröitäessä tämä osa nimenomaan erottaa suojan piiristä.

Käräjäoikeus toteaa edellä kerrotuilla perusteilla, että sana PERSONNEL on mandollista vakiinnuttaa tavaramerkin haltijan tunnusmerkiksi tavaramerkkilain 2 §:n edellytysten täyttyessä. Mikäli esitetään riittävä selvitys tavaramerkin vakiinnuttamisesta, on merkinhaltijalla yksinoikeus sanottuun nimitykseen riippumatta siitä, mikä on kantajan voimassaolevien tavaramerkkirekisteröintien sisältö.

PERSONNEL-sanan erottamiskyky tavaramerkkinä

Sana PERSONNEL on vierasperäinen yleiskielen sana. Englannin kielen sana PERSONNEL tarkoittaa henkilökuntaa tai henkilöstöä. Käräjäoikeus toteaa, että yleiskielen sanoihin ei lähtökohtaisesti voi saada yksinoikeutta. Tämän niin sanotun mainosvapauden periaatteen osalta käräjäoikeus viittaa Y. J. Hakulisen teoksen Tavaramerkkioikeus, Helsinki 1954 sivulla 69 lausuttuun.

Sana personnel, joka tarkoittaa henkilöstöä tai henkilökuntaa, on vierasperäisyydestään huolimatta eri kirjoitusmuodoissaan yleisessä käytössä myös Suomessa. Personnel on yleisluonteinen ilmaisu. Pelkästään ottamalla käyttöön tai rekisteröimällä sanan personnel ei sen haltijalle ole voinut syntyä yksinoikeutta sanottuun palvelun lajia koskevaan yleisnimitykseen.

Kaikilla henkilöstöhallinnon palveluita markkinoivilla yrityksillä on oltava oikeus käyttää nimityksiä, joita tarvitaan yleisesti mainonnassa ja joiden käytön tulee olla vapaa jokaiselle elinkeinonharjoittajalle. Personnel on liiketoimintaa kuvaava yleiskielen sana, joka elinkeinotoiminnassa tietynlaisen liiketoiminnan tunnusmerkkinä käytettynä osoittaa ainoastaan sen, minkä laatuista toimintaa kyseisen alan yrittäjä harjoittaa.

Elinkeinonharjoittaja ei voi pelkän rekisteröinnin avulla kieltää toisia elinkeinonharjoittajia käyttämästä sanottua sanaa, jonka on eri muodoissaan oltava kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä.

Ottaen huomioon englanninkielen nykyisen keskeisen aseman kaupallisessa kielenkäytössä Suomessa, ei Suomessa toimiva yritys voi saada yksinoikeutta ja siihen liittyvää kielto-oikeutta tällaiseen yleisesti käytössä olevaan sanaan ilman erittäin vahvaa vakiinnuttamista.

Edellä olevan perusteella sanaa PERSONNEL voitaisiin pitää yksilöivänä ja PIB Personnel Oy olisi voinut saada sanaan PERSONNEL yksinoikeuden ainoastaan mikäli sana on erittäin laajasti vakiintunut.

PIB Personnel Oy:n tunnusmerkin PERSONNEL käytöstä ja tavaramerkin vakiinnuttamisesta ja tunnettuisuudesta esitetty selvitys

PIB Personnel Oy:n toimitusjohtajan kertomuksesta käräjäoikeudessa käy ilmi, että PIB Personnel Oy on käyttänyt PERSONNEL -tavaramerkkiä noin 20 vuoden ajan.

Asiassa on esitetty kirjallisena todisteena Taloustutkimus Oy:n TEP 2002 ja 2003 yrityskuvatutkimukset, joiden mukaan Personnel-Yhtiöt on Rekrytointi, suorahaku, outplacement -toimialalla vastaajamäärältään kolmen suurimman yhtiön joukossa (kirjallinen todiste numero 7).

Käräjäoikeus on ottanut vakiinnuttamista koskevassa harkinnassa huomioon todistajien olennaisilta osiltaan yhtäpitävät kertomukset. Todistajien D:n ja H:n mukaan PIB Personnel Oy tunnetaan alan piirissä Personnel -nimellä.

Käräjäoikeus viittaa teoksen Salmi - Häkkänen - Oesch - Tommila sivuilla 66-69 lausuttuun ja Drockilan kirjoituksen LM 1977 sivuilla 156-157 lausuttuun. Käräjäoikeus viittaa edelleen korkeimman oikeuden ratkaisuista KKO 1985 II 62 (SUOMEN SOKERI OY/SUOMEN NESTESOKERI OY) ja KKO 1985 II 145 (KEHÄTIEN AUTOVALINTA OY/KEHÄTIEN AUTOTALO OY) ilmenevään oikeusohjeeseen, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista 21.4.1999/1696 SEITSEMÄN UUTISET ja 10.5.1999/1248 MUSTA MULTA ilmenevään oikeusohjeeseen sekä Helsingin hovioikeuden tuomioista 17.2.1987 Nro 2758 (R 1985/1710A; LAKIASIAINTOIMISTO LAKIASEMA OY/PITÄJÄNMÄEN LAKIASEMA OY), 15.5.1991 Nro 794 (S 90/1146; EURO CENTER OY/NURMINEN EUROCENTER), 3.7.1991 Nro 1066 (S 90/1106; TAMPEREEN RADIO/RADIO TAMPERE) ja 13.1.1993 Nro 87 (S 92/1218; IKAALISTEN KYLPYLÄ/IKAALISTEN KYLPYLÄMARKKINOINTI OY) ilmenevään oikeusohjeeseen. Helsingin hovioikeuden sanotut ratkaisut on selostettu teoksen Keijo Heinonen (toim.): Tunnusmerkkioikeus, Helsinki 2000 sivuilla 77, 126-128, 131-132 ja 156.

Käräjäoikeus katsoo asiassa jääneen huolimatta esitetystä tunnusmerkkien käyttöä koskevasta selvityksestä näyttämättä, että PIB Personnel Oy:n tavaramerkin ydinosa PERSONNEL olisi saanut erittäin voimakkaan vakiintumisen kautta erottamiskyvyn PIB Personnel Oy:n erityisenä tunnuksena siten, että kantajayhtiöllä olisi oikeutta kieltää muita elinkeinonharjoittajia käyttämästä yhtiölle rekisteröityjen tavaramerkkien ydinosan PERSONNEL kanssa sekoitettavissa olevia tunnusmerkkejä. Tämän vuoksi PIB Personnel Oy:n kanne on hylättävä vastaajayhtiön toiminimen rekisteröinnin kumoamisen, tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen sekä vastaajan toiminimen ja tavaramerkkien käytön kieltämisen osalta. Käräjäoikeus on tässä harkinnassaan ottanut huomioon muut PERSONNEL-sanan sisältävien toiminimien rekisteröinnit sekä erityisesti nimen käytön yleiskielessä.

Vastaajan toiminimen erottamiskyky

Vastaajayhtiön Personel Henkilöstöpalvelu Oy:n toiminimen suomenkielinen osa henkilöstöpalvelu kuvaa vastaajayhtiön toimialaa. Koska vastaaja on yhdistänyt sanotun osan vieraskieliseen sanaan PERSONEL, joka sekään ei yksinään ole rekisteröitävissä esimerkiksi tavaramerkkinä, toiminimi on saanut käräjäoikeuden käsityksen mukaan riittävän yksilöivyyden, jotta se on voitu asianmukaisesti rekisteröidä toiminimeksi toiminimilain 8 §:n säännön huomioon ottaen Käräjäoikeus viittaa Pirkko-Liisa Haarmannin teoksen Immateriaalioikeuden oppikirja, Jyväskylä 2001 sivuilla 231-232 lausuttuun sekä sivulla 232 mainittuihin esimerkkeihin tällaisista yhdistelmätoiminimistä (Lohjan Kalkkitehdas Oy, Suomen Sokeri Oy ja Vaasan Höyrymylly Oy).

Verkkotunnus

Koska kantajan oikeudenkäynnin aikana esittämät vastaajan verkkotunnusta personel.fi koskevat vaatimukset johtuvat olennaisilta osiltaan samasta perusteesta, kantajayhtiölle rekisteröityjen tavaramerkkien väitetystä loukkaamisesta vastaajayhtiön toimesta, verkkotunnusta koskevien vaatimusten osalta ei ole kysymys oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta kielletystä kanteen muutoksesta.

Käräjäoikeudella on sinänsä toimivalta verkkotunnuksen käytön kieltämistä koskevien määräysten antamiseen. Koska kummallakaan asianosaisella, sen paremmin kantajalla kuin vastaajallakaan, ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole yksinoikeutta tunnusmerkkeihin PERSONNEL tai PERSONEL, kantajalla ei ole oikeutta kieltää vastaajaa käyttämästä verkkotunnusta personel.fi.

Vahingonkorvaus- ja hävittämisvaatimukset

Kantajayhtiön kanne on perusteeton myös korvausvaatimusten ja hävittämisvaatimusten osalta, minkä vuoksi sanotut kantajan vaatimukset on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

PIB Personel Oy häviää asian, minkä vuoksi PIB Personel Oy:n on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla korvattava Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut.

PIB Personnel Oy on paljoksunut Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulukorvausvaatimusta määrältään 18.300 euroa ylittäviltä osin. Oikeudenkäyntikuluina veloitetut kantajan asiamiehen ja kantajayhtiön käyttämän toimiston toisen juristin neuvottelut eivät olleet tarpeellisia toimenpiteitä. Myöskään oikeudellinen asiantuntijalausunto, jonka oli laatinut kantajayhtiön käyttämän toimiston juristi, ei ollut asiassa tarpeellinen.

Kantaja on myöntänyt vastaajan oikeudenkäyntikulut määrältään oikeaksi 122,5 tunnin osalta ja tuntiveloitusperusteeksi 150 euroa.

Käräjäoikeus ei hyväksy vastaajan oikeudenkäyntikulukorvausvaatimusta siltä osin kuin se perustuu saman lakiasiaintoimiston edustajan kanssa käytyihin neuvotteluihin ja sanotun lakimiehen antamaan oikeustieteelliseen asiantuntijalausuntoon ja siihen perehtymiseen, koska sanotut toimenpiteet ja lausunto eivät ole oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ssä ja 8 §:ssä tarkoitetuin tavoin olleet tarpeellisia Personel Henkilöstöpalvelut Oy:n oikeuden valvomiseksi asiassa.

Vastaajan asiamiehen käyttämä tuntiveloitusperuste 185 euroa tunnilta vastaa Helsingissä toimivissa lakiasiaintoimistoissa ja asianajotoimistoissa käytettyjä tuntiveloitusperusteita. Käräjäoikeus on ottanut huomioon tässä harkinnassaan sen, että kysymys on erityistä asiantuntemusta vaativasta asiasta.

Koska kantaja on myöntänyt vastaajan oikeudenkäyntikulut määrältään oikeaksi 122,5 tunnin osalta ja kun tuntiveloitusperusteena on 185 euroa, kantajan korvattavien vastaajan oikeudenkäyntikulujen määrä on 22.662,50 euroa, mihin määrään ei sisälly arvonlisäveroa.

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

PIB Personnel Oy:n kanne hylätään.

PIB Personnel Oy velvoitetaan suorittamaan Personel Henkilöstöpalvelut Oy:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 22.662,50 euroa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisine vuotuisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemisesta.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:
käräjätuomari Riitta Mutanen
käräjätuomari Ulla Tikkanen
käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO 21.3.2007

VALITUS

PIB Personnel Oy (PIB Personnel) on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja yhtiön käräjäoikeudessa esittämät kannevaatimukset hyväksytään. PIB Personnel on lisäksi vaatinut, että Personel Henkilöstöpalvelut Oy (Personel) velvoitetaan luovuttamaan tavaramerkin loukkauksesta saamansa voitto PIB Personnelille 31.12.2006 saakka ja korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 23.680 eurolla ja hovioikeudessa 3.025 eurolla korkoineen.

PIB Personnel voi sekä tavaramerkkien rekisteröinnin että niiden käyttöönoton perusteella vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen kuin Personel. Käräjäoikeuden tuomiossa ei ollut otettu kantaa PIB Personnelin tavaramerkkirekisteröintien tuottamaan yksinoikeuteen ja sen laajuuteen huomioiden tavaramerkit kokonaisuutena. PIB Personnel hyväksyi sen, että muut elinkeinonharjoittajat käyttivät sanaa PERSONNEL eikä yhtiö vaatinut tähän sanaan yksinoikeutta. PIB Personnelin ja Personelin tunnusmerkit olivat ulkoasultaan kokonaisuutena sekoitettavissa toisiinsa. Tavaramerkkiä ei saanut rekisteröidä, jos samoja palveluja tarkoittavien merkkien samankaltaisuuden vuoksi oli olemassa yleisön keskuudessa sekaannusvaara tavaramerkkien välisestä mielleyhtymästä. Sekaannusvaara oli olemassa, kun yleisö saattoi erehtyä tavaroiden ja palvelujen alkuperästä. Personelin tavaramerkit ja toiminimi olivat kiistatta sekoitettavissa PIB Personnelin rekisteröityyn tavaramerkkiin.

PIB Personnelin tavaramerkkeihin liittyvä erottamislausuma liittyi vuonna 1998 vallinneeseen tilanteeseen eikä erottamislausumaa voitu enää pitää kaikilta osin pätevänä, koska tavaramerkin vakiintumisesta oli selkeä näyttö. Vakiintumisen merkitys tuli esille sekoitettavuuden kokonaisarviossa siten, että laajalti tunnettu merkki nautti vahvempaa suojaa kuin vähemmän tunnettu merkki. PIB Personnelin toimintatapana oli ollut vuosikymmenten ajan se, että ilmoitus asiakasyritysten avoimesta työpaikasta julkaistaan sisältäen PERSONNEL- tavaramerkin. PERSONNEL- tavaramerkin vakiintuneisuutta osoittivat myös vuodesta 1989 alkaen julkaistut Keltaisten Sivujen ilmoitukset.

PIB Personnelille aiheutui haittaa siitä, että asiakkaat ja muutkin tahot sekoittivat yhtiöt toisiinsa. Personelin liikevaihdon räjähdysmäinen ja toimialalla poikkeuksellinen kasvu osoitti osaltaan PIB Personnelin tavaramerkkien vakiintuneisuutta alalla sekä vastaajayhtiön tästä saamaa hyötyä. Personel oli vuoden 2003 loppuun saakka harjoittanut ainoastaan rakennustyövoiman välitystä toiminimellä Rakennusapu Hiltunen Oy. Personel oli vuoden 2004 alkupuolelta lukien nimen- ja toimialamuutoksen jälkeen laajentanut työvoiman välitystoimintaa muille toimialoille, joilla PIB Personnel harjoitti työntekijöiden rekrytointia. Uusien palveluiden myynti oli tapahtunut suuryritysten johtotason henkilöille, jotka kohderyhmänä tunnistivat nimenomaan PIB Personnelin. Personel oli uusilla toimialoillaan hyötynyt PIB Personnelin vakiintuneesta tavaramerkistä. Tavaramerkkiin sisältyi muutakin kuin pelkkä nimi, toiminimilain nojalla tehtävässä arvioinnissa nimi oli ainoa seikka, joka tarvitsee ottaa huomioon.

PIB Personnelin vaatimus voitosta perustui laskelmaan, joka oli tehty Personelin vuoden 2004 virallisen tilinpäätöksen perusteella. Personel oli menettelyllään vienyt liikevaihtoa ja asiakkaita PIB Personnelilta, ja lisäksi yhtiöiden sekoitettavuudesta aiheutui haittaa myös muille, kuten asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työnhakijoille. Olennaista oli tavaramerkkien sekaannusvaara ja toteutuneet sekaannukset yleisön keskuudessa. PIB Personnelin edellytykset harjoittaa omaa liiketoimintaansa olivat merkittävästi vaikeutuneet.

VASTAUS

Personel Henkilöstöpalvelut Oy on kiistänyt muutosvaatimukset perusteettomina ja vaatinut, että PIB Personnel velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 9.099,68 eurolla korkoineen.

PIB Personnelin tavaramerkin ydinosa eli sana PERSONNEL oli sinänsä samankaltainen kuin Personelin tavaramerkkeihin ja toiminimeen sisältyvä sana PERSONEL. Tunnusmerkkioikeudellisen sekoitettavuuden edellytyksenä oleva palveluiden ja toimintojen samankaltaisuus ei kuitenkaan asiassa täyttynyt. PERSONNEL- sanan käytöstä tai laajasta vakiintumisesta ei ollut esitetty tavaramerkkilain edellyttämää näyttöä eikä kyseiseen yleiskieliseen sanaan voinut edes saada yksinoikeutta vakiinnuttamalla. Vakiintumisen tuottama yksinoikeus koskisi merkkiä vain käytetyssä muodossa. PIB Personnelin tavaramerkit eivät olleet erittäin hyvin tunnettuja yritysmaailman päättäjien tai työnhakijoiden keskuudessa ja tavaramerkkien mahdollinen tunnettuus voi koskea vain erottamiskykyistä sanan ja kuvion yhdistelmää.

PIB Personnelin tavaramerkit ja Personelin tavaramerkit ja toiminimi voisivat olla sekoitettavissa toisiinsa ainoastaan sanan PERSONNEL osalta, mikäli sana saisi suojaa. PERSONNEL- sanaa ei ollut sellaisenaan katsottava erottamiskykyiseksi eikä sitä otettu huomioon sekoitettavuusarvioinnissa. PIB Personnelin rekisteröityjen tavaramerkkien erottamislausuma ei ollut miltään osin menettänyt merkitystään. Yhtiöiden tunnusmerkit eivät olleet visuaalisesti eikä foneettisesti samantyyppisiä, vaan ne erosivat kokonaisuutena toisistaan selvästi. Tunnusmerkit erottivat yhtiöt ja niiden palvelut toisistaan nähtynä, kuultuna ja merkityssisältönsä osalta.

PIB Personnelin esittämät voiton luovuttamista koskevat vaatimukset olivat perusteettomia ja hovioikeudessa esitetty laajennettu vaatimus tuli vasta hovioikeudessa esitettynä hylätä.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisut

Uusi todiste
Personel on vedonnut uutena todisteena hovioikeudessa patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen 9.12.2005 koskien PIB Personnelin tekemää väitettä Personelin tavaramerkkirekisteröintiä vastaan. Hovioikeus on varannut PIB Personnelille tilaisuuden antaa lausuma uudesta todisteesta. PIB Personnel on 7.2.2007 toimittamassaan lausumassa katsonut, että asian käsittelyn ollessa patentti- ja rekisterihallituksessa kesken esitetyllä todisteella ei ollut merkitystä eikä kyseisessä päätöksessä ollut huomioitu kaikkea tuomioistuimessa esitettyä näyttöä.

Hovioikeus hyväksyy oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n 1 momentin nojalla Personelin vetoaman uuden todisteen esittämisen hovioikeudessa, koska yhtiö ei ole voinut vedota todisteeseen jo käräjäoikeudessa.

Pääkäsittelyn toimittaminen

PIB Personnel on valituksessaan pyytänyt pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa. Personel on vastauksessaan katsonut, ettei pääkäsittelyn toimittaminen ollut tarpeen. PIB Personnel ei ole esittänyt erityistä perustetta henkilötodistelun vastaanottamiselle hovioikeudessa. Hovioikeus katsoo, että asiassa ei ole pääkäsittelyssä saatavissa asian ratkaisemiseen vaikuttavaa selvitystä. Koska keskeisten riitakysymysten ratkaiseminen perustuu tuomiossa jäljempänä ilmenevällä tavalla asianosaisten kirjallisesti esittämän oikeudenkäyntiaineiston oikeudelliseen arviointiin, hovioikeus hylkää pyynnön pääkäsittelyn toimittamisesta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:n ja 26 luvun 14 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla selvästi tarpeettomana.

Pääasiaratkaisu

PIB Personnelin tavaramerkkien vakiintuminen

PIB Personnelin ja Personelin tavaramerkit ovat toimialaansa kuvailevia ja siten lähtökohtaisesti erottamiskyvyltään ja suojapiiriltään heikkoja tavaramerkkejä. PIB Personnelin tavaramerkit nro 214706 ja 214707 on 15.7.1999 rekisteröity luokkaan 35 (Henkilöstöhallinnollinen konsultointi). Tavaramerkin nro 214706 erottamislausuman mukaan rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta sanaan PERSONNEL. Tavaramerkin nro 214707 erottamislausuman mukaan rekisteröinti ei tuota oikeutta merkin tekstiin. Tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinnillä saatu yksioikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, jota ei sinänsä voida rekisteröidä. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2005:118 on todettu, että merkin osana ollut sana, joka ei itsenäisesti ollut tavaramerkkinä rekisteröitävissä, ei tullut tavaramerkkilaissa tarkoitetun suojan piiriin, vaikka tavaramerkki rekisteröitiin. PIB Personnelin tavaramerkkien suoja-alan piiristä on edellä mainittujen rekisteröintien erottamislausumilla poistettu merkkien tekstiosat ja suojaa saavat siten lähtökohtaisesti ainoastaan kyseiset kuviosta ja sanasta muodostuvat yhdistelmämerkit kokonaisuutena.

Tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin mukaan vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun elinkeinotoiminnassa käytettävään erityiseen tavaran tunnusmerkkiin. Sellainenkin tunnusmerkki, joka ei ole rekisteröitävissä, voi siten saada vakiintumisen perusteella tavaramerkkisuojaa. Lain 2 §:n 3 momentin mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Oikeuskirjallisuudessa Pirkko-Liisa Haarmann (Immateriaalioikeus, 2006, s.253-254) on katsonut, että asianomaisessa kohderyhmässä kaikkien ei tarvitse tuntea merkkiä. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan merkkiä pidetään yleisesti tunnettuna, kun niin huomattava osa ryhmästä tuntee merkin, että sille on muodostunut merkittävä goodwill-arvo. Haarmannin mukaan Ruotsin kauppakamarin tavaramerkkilautakunta pitää merkkiä vakiintuneena, jos yli 50 % kohderyhmästä tuntee sen.

PIB Personnel on esittänyt kirjallisena todisteena Taloustutkimus Oy:n vuonna 2003 suorittaman TEP- yrityskuvatutkimuksen, jossa yrityspäättäjät olivat arvioineet PIB Personnelin (Personnel-Yhtiöt) tunnettuutta rekrytointi-, suorahaku- ja outplacement- toimialoilla. Kyseisessä tutkimuksessa 1833 yrityspäättäjästä 583 oli arvioinut edellä mainittua toimialaa. Vastaajista 178 eli noin 30 % oli tuntenut Personnel-Yhtiöt. Kyseisen tutkimuksen ja muun asiassa esitetyn selvityksen perusteella PIB Personnelin kuviomerkit ovat tulleet noin 20 vuotta kestäneen käytön vuoksi asianomaisissa elinkeinopiireissä jossain määrin tunnetuiksi. PIB Personnel ei ole kuitenkaan osoittanut tavaramerkkiensä olevan tunnettuja laajemman yleisön keskuudessa.

Hovioikeus katsoo, ettei Personelin liikevaihdon kasvusta voida tehdä PIB Personnelin esittämiä johtopäätöksiä PIB Personnelin tunnettuudesta tai yhtiön tavaramerkkien vakiintumisesta. Asiassa ei ole näytetty PIB Personnelin tavaramerkkien olevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamia laajalti tunnettuja merkkejä tai että erottamislausumista huolimatta sana PERSONNEL nauttisi vakiinnuttamisen seurauksena tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua itsenäistä tavaramerkkisuojaa PIB Personnelin tarjoamien palveluiden tunnuksena.

Tavaramerkkien sekoitettavuus

Edellä esitetyillä perusteilla PIB Personnelin kyseessä olevat tavaramerkit saavat ainoastaan rekisteröintiin perustuvaa tavaramerkkisuojaa. Valituksessa esitettyjen tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista ja käytön kieltämistä koskevien vaatimusten ratkaisemiseksi on vielä arvioitava, ovatko Personelin tavaramerkit sekoitettavissa PIB Personnelin aikaisemmin rekisteröityihin ja käyttöönotettuihin tavaramerkkeihin.

Ennakkoratkaisussa KKO 2005:118 on todettu, että tavaramerkkilainsäädäntöä on osittain harmonisoitu ensimmäisellä neuvoston direktiivillä tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (tavaramerkkidirektiivi 89/104/ETY). Kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) on todennut, kansallisen tuomioistuimen soveltaessa kansallista lainsäädäntöä - riippumatta siitä, onko kysymyksessä ennen kyseessä olevan direktiivin antamista tai sen jälkeen annetut säännökset - se on velvollinen tulkitsemaan sitä mahdollisimman pitkälle kyseisen direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivissä tarkoitettu tulos saavutettaisiin. Tästä syystä tulkittaessa lain sisältämiä tavaramerkkidirektiivin alaan kuuluvia kansallisia säännöksiä on otettava huomioon, paitsi direktiivin määräykset, myös EYT:n oikeuskäytäntö niiden tulkinnasta.

EYT on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ottaen erityisesti huomioon merkkien erottavat ja hallitsevat osat. EYT on lisäksi ratkaisussaan ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-120/04 (Medion AG, 6.10.2005) lausunut, että direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kun palvelut ovat samat, yleisön keskuudessa voi olla sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu yhdistämällä yhtäältä kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisteröity tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei tosin yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa, mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä.

PIB Personnelin kuvailevilla tavaramerkeillä on katsottava olevan heikko erottamiskyky eikä PERSONNEL- sanalla ole PIB Personnelin tavaramerkeissä itsenäistä asemaa tunnusmerkkinä. Tämän vuoksi asiassa suoritettavassa sekoitettavuusharkinnassa ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa tavaramerkkien merkityssisällön ja ääntämisen kiistattomalle samankaltaisuudelle.

Haarmann (Immateriaalioikeus, s.283 ja 288) on todennut, että tavaramerkkioikeudellinen sekoitettavuus on kysymyksessä vain silloin, kun merkit antavat väärän kuvan tavaroiden kaupallisesta alkulähteestä. Samankaltaisuutta arvioitaessa ei ratkaisevaa ole se, onko merkit rekisteröity samoihin tavaraluokkiin, vaan pääpaino on sillä, otaksuuko kohderyhmä kollisiomerkeillä varustettujen tuotteiden olevan peräisin samasta lähteestä. Martti Castrén (Yritysoikeus, 2006, s. 885) on katsonut, että merkkitavaran luonne vaikuttaa tavaramerkkien väliseen sekoitettavuuteen enemmän kuin toiminimien arvioinnissa. Jos kysymys on asiantuntijoiden käyttöön tarkoitetusta tavarasta, jonka hankinnassa edellytetään huolellisuutta, jo melko vähäiset eroavuudet tavaramerkissä riittävät poistamaan sekoitettavuuden. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun KKO 1996:25 mukaan tavaramerkkien sekoitettavuudesta on kysymys silloin, kun kilpailevissa tavaroissa käytetään suojattuun merkkiin verrattuna samaa tai samankaltaista merkkiä, joka saattaa kyseisten tavaroiden kohderyhmässä synnyttää identiteettielämyksen.

Arvioitaessa PIB Personnelin ja Personelin tavaramerkkien sekoitettavuutta on otettava huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien tunnettuus sekä merkeistä syntyvä kokonaisvaikutelma. Yhtiöt toimivat osittain toistensa kilpailijoina ja niiden tavaramerkit tarkoittavat tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla samankaltaisia palveluita. Hovioikeus katsoo TEP- yrityskuvatutkimuksen ja muun asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että PIB Personnelin tavaramerkkien sekoitettavuuden arvioinnissa on käytettävä kohderyhmänä yhtiön toimialan palveluita käyttävissä yrityksissä työskenteleviä henkilöitä.

Asiassa on yhtiöiden tavaramerkkien välisen sekoitettavuuden kannalta ratkaisevaa, syntyykö kyseessä olevien palvelujen kohderyhmässä merkeistä se visuaalinen kokonaisvaikutelma, että ne ovat peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta tai että merkin haltijoilla olisi ainakin taloudellinen etuyhteys. PERSONNEL- sanan voimakkaalla vaakaviivoituksella toteutettuun korostamiseen perustuvat isot kirjaimet eroavat Personelin merkeissä käytetystä kirjasinlajista selvästi, koska teksti on graafisesti eri tavalla tyyliteltyä. Personelin merkeissä pienellä kirjoitetut kirjaimet ovat lisäksi pystyakseliinsa nähden oikealle kallellaan. Personelin toisessa väitetyn sekaantumisvaaran aiheuttavassa merkissä esiintyy suomenkielinen sana HENKILÖSTÖPALVELUT, kun vastaavasti PIB Personnelin toisessa rekisteröidyssä merkissä on kirjoitettu englannin kielellä PSYCHOLOGICAL - MANAGEMENT CONSULTING GROUP. Hovioikeus katsoo, että PIB Personnelin ja Personelin tavaramerkit synnyttävät kohdeyleisössään keskenään erilaisen kokonaisvaikutelman. Personelin kyseessä olevan tavaramerkkien ei siten ole katsottava kokonaisuutena arvostellen olevan sekoitettavissa PIB Personnelin rekisteröityihin tavaramerkkeihin nrot 214706 ja 214707.

Näillä ja käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei ole.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

PIB Personnel Oy velvoitetaan suorittamaan Personel Henkilöstöpalvelut Oy:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa kohtuulliseksi harkitut arvonlisäverottomat 5.000 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Matti Rintala
hovioikeudenneuvos Petri Leskinen
määräaikainen hovioikeudenneuvos Jaakko Ritvala

Esittelijä: Jaakko Ritvala

Lainvoimaisuustiedot: Korkeimman oikeuden ratkaisu 18.02.2008 : Ei valituslupaa